听证原则的把握

听证原则的把握
摘要：
审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施
细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请
人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

如何准确把握听证原则对专利
审查工作具有重要意义。

关键词：听证原则驳回决定
引言
驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。

但是，如果申请
人在第一次审查意见通知书指定的期限内未提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未对申请文件进行修改，则审查员可以直接做出驳回决定。

如果申请人对申请
文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证
据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述
意见和／或修改申请文件的机会。

但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修
改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，
则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原
则与程序节约原则。

1.
一通后驳回的判断
根据听证原则，当同时满足以下三个条件时，审查员可以在一通之后驳回该
申请：（1）未修改申请文件，或者虽然修改了申请文件，但是修改后的内容实
质上已在一通中评述过了，即这种修改未导致驳回所针对的事实发生实质性改变；（2）未提出有说服力的意见陈述和/或证据；（3）驳回所依据的理由和证据未变。

1.
二通后驳回的判断
（1）申请文件未修改或者修改未造成事实发生实质性变化；或者修改后的
缺陷与二通中指出过的缺陷相比，以及二通与一通中指出过的缺陷相比均属于同
类缺陷；其中“同类缺陷”是指：根据相同的理由和证据能够认定的涉及不同事
实的缺陷。

同类缺陷可能是针对原来的缺陷进行修改而没有克服的缺陷，或者是
修改后新出现的缺陷，但是不包括原来就存在而审查员一直都没有指出过的缺陷。

（2）驳回所依据的理由和证据未变。

1.
案例分析
案例一：
审查员在一通中认为权利要求1相对于对比文件1不具备创造性。

申请人
在答复一通时，将权利要求1和说明书中的部分特征合并为新的权利要求1，并论述了修改后的权利要求1相对于对比文件1具备创造性的理由。

审查员在二
通中指出修改后的权利要求1相对于对比文件1和2不具备创造性。

申请人在答
复二通时，修改了权利要求1，又将说明书中的另一部分特征补入了权利要求1中，并且这种修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。

至此，审查员作出
驳回决定，驳回理由是新的独立权利要求1相对于对比文件1和2不具备创造性。

问题：判断审查员的驳回决定是否符合听证原则？
要点分析：二通后驳回申请的条件之一是二通中指出的缺陷和一通中指出
过的缺陷相比属于同类缺陷，并且同类缺陷要满足的条件之一是理由和证据
相同。

对于本案而言，由于审查员在二通中评述权利要求1不具备创造性所引用
的证据（D1＋D2）与在一通中评述权利要求1不具备创造性所引用的证据（D1）
不同，因此二通指出的缺陷与一通指出的缺陷相比并不是同类缺陷，因此此时驳
回不符合上述二通后驳回申请的条件，即审查员此时驳回不符合听证原则。

案例二：
某申请有3项权利要求，包括独立权利要求1及其从属权利要求2和3。

审
查员在一通中指出权利要求1和2相对于对比文件1不具备创造性。

申请人在答
复一通时，未对权利要求1－2进行修改，也未对一通的审查意见提出反驳，仅
根据说明书中记载的技术内容，补充了新的独立权利要求4及其从属权利要求5
－7。

审查员据此驳回了该申请。

在驳回决定中，审查员除了指出权利要求1－2
不具备创造性外，还指出权利要求4和3之间不符合专利法第31条第1款有关
单一性的规定。

问题：审查员的驳回决定是否恰当？
要点分析：指南中规定：主动增加仅在说明书中记载的与原来保护的主题缺
乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题，这种修改不予接受（R51.3）。

审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在
指定期限内提交符合规定的修改文本。

从听证原则的角度来看(理由、证据)，审查员在驳回本申请之前没有给予申
请人针对该驳回决定中所采用的权利要求不具备单一性的驳回理由及认定的事实
进行至少一次陈述意见的机会，该驳回决定不符合听证原则，因此，审查员以权
利要求4与权利要求1不具备单一性为由发出驳回决定是不恰当的。

1.
总结
指南规定的驳回申请的条件,是如果发明申请满足一定条件，审查员可以作
出驳回决定，但并不是说，发明申请只要符合驳回时机就一定要作出驳回决定。

何时作出驳回决定以及是否驳回一件发明申请，还要考虑听证原则和程序节约原
则的立法本意、申请实质上是否有授权前景、行政效率以及申请人的情况。

审查
过程中需综合考量听证原则与程序节约原则最终做出合理的判断。

作者简介
孟琪，女，1989年2月出生，2014年毕业于西南交通大学电气工程学院。