港、澳、台同胞提出专利申请的程序要求(专利知识讲座19)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春19、港、澳、台同胞提出专利申请的程序要求港、澳、台同胞同是中国人，在主体资格上与内地自然人、法人一样，均享有向国家知识产权局提出专利申请的同等权利。

但毕竟由于历史原因，内地与港、澳、台由于处于不同的“法域”，还存在“境内”与“境外”的区别。

所以，在专利申请程序上亦有不同，或者说在程序上有特殊的要求。

基于港、澳、台属于独立的关税地区，根据TRIPS协议的规定，香港同胞向大陆提出专利申请，可以享受在香港提出的短期专利和外观设计的优先权（注1）。

同样，根据TRIPS协议的规定，台湾同胞向大陆申请专利也可以优受台湾申请的优先权，只是两岸就该具体问题在操作上达成协议晚一些（注2）。

基于港、澳、台与内地仍存在“境内”与“境外”的区别，而各国专利局接收和发送信件，通常只限于境内。

故港、澳、台申请人不能自己直接从港、澳、台地区寄交专利申请或相关材料，国家知识产权局也不直接向港、澳、台地区发送相关通知。

为了解决各国专利局与外国申请人之间信件的收、寄问题，巴黎公约第2条规定各缔约国可以自行规定“指定送达地址或委派代理人”的程序。

港、澳、台与大陆不适用巴黎公约的规定，但仍然存在境内与境外的区别。

为解决该问题，审查指南明确规定港、澳、台申请人如果委托代理人，必须委托在国家知识产权局注册的专利代理机构，不能委托其他代理人。

但有的国家对境外申请人的规定与我国并不一样，如日本专利法第8条规定境外申请人（包括外国人和在境外的日本人）可以委托境内“专利管理人”来接收和发送信件，而专利管理人可以不是专利代理人，但必须在日本有“住所或寄居地”，但不得以收取报酬为目的从事专利代理业务（注3）。

我国不允许境外申请人、包括港、澳、台申请人委托非专利代理机构和非专利代理人。

主要是考虑到通常情况下境外申请人不熟悉专利申请制度，通常需要委托专职的代理人，即在国家知识产权局注册的专利代理机构。

为了保证境外申请人专利代理的质量，我国没有开放其他在大陆有住所的人作为接收信件的代理人的制度。

在委托专利代理机构的问题上，我国经历了两个阶段，一是在1985年专利制度刚建立到第三次修改专利法，为了保证外国及港、澳、台专利代理的质量，规定外国人和港、澳、台法人申请专利必须委托指定的涉外专利代理机构。

即在这一时期我国存在两种代理机构，一种是有涉外代理权的代理机构，一种是没有涉外代理权的代理机构，这样作是基于特定历史时期的需要。

第三次修改专利法取消了这种“区别待遇”，所有专利代理机构均处在同一起跑线上竞争，这是正确的。

因为现在专利代理机构的人员素质较专利制度初期发生了巨大变化，应当给外国申请人和港、澳、台申请人以更多的选择。

除了在专利代理机构上不再有区别以外，港、澳、台同胞申请专利在程序上仍有下述特点：1、在内地没有经常居所的港、澳、台自然人申请专利，必须委托专利代理机构。

但在内地有经常居所的港、澳、台自然人，申请专利可以不委托专利代理机构。

即在此种情况下，港、澳、台同胞完全和大陆自然人一样，可以选择委托或者不委托专利代理机构。

但如何理解“有经常居所”？对此，审查指南在关于外国申请人一节中有规定，即外国申请人应当提交“公安部门出具的可以在中国居住一年以上的证明文件”，对港、澳、台同胞也应当采取该标准。

需要注意的是，专利法意义上的“经常居所”与民法意义上的“经常居住地”其含义是不同的。

民法意义上的“经常居住地”，根据最高法院对民法通则的司法解释，是指“公民离开住所地最后连续居住一年以上的地方”，两者的区别在于是否“连续”。

民法意义上的“经常居住地”主要是为了大陆居民适用诉讼法、民法、公司法等涉及管辖、登记事项的需要。

而专利法意义上的“经常居所”，是来源于巴黎公约的规定，主要是为了确定境外居民申请专利的权利。

因此，其标准并不相同。

另外，从“特别法”与“普通法”之间的法律适用关系来看，如果对某一概念特别法有规定，且该规定与普通法不一致时，应当优先适用特别法。

故从特别法优先适用的角度来讲，基于审查指南是对专利法的细化，属于专利法的一部分，相对于最高法院对民法通则的司法解释来讲，属于“特别法”应当优先适用。

当港、澳、台申请人为自然人时，如果在大陆有“经常居所”可以不委托专利代理机构，这一规定是2010年修改审查指南的新内容，以前的审查指南中并没有这样的规定。

但在以前的实践中，港、澳、台自然人在大陆有“经常居所”的情况下，国家知识产权局也是允许直接提出专利申请，即不必须委托专利代理机构。

因为根据巴黎公约的规定外国人在我国有经常居所均可以不委托专利代理机构，港、澳、台自然人就更应当可以了。

当然，港、澳、台自然人在大陆如果没有经常居所，申请专利必须委托专利代理机构。

2、在内地没有营业所的港、澳、台法人申请专利，必须委托专利代理机构。

但在内地有营业所的港、澳、台法人，申请专利可以不委托专利代理机构。

即在此种情况下，港、澳、台法人完全和大陆法人一样，可以选择委托或者不委托专利代理机构。

但如何理解“营业所”？对此，审查指南在关于外国申请人一节中有原则性规定，即外国申请人应当提交“当地工商行政管理部门出具的证明文件”，但并未明确“营业所”的标准。

对该问题，笔者认为应当参照巴黎公约的规定。

巴黎公约第3条规定如果外国申请人是法人的情况下，但在申请国有“真实和有效的工商业营业所的”，可以享有本国人的待遇，即不委托专利代理人。

巴黎公约意义上的真实有效的营业所主要的形式是外国公司在申请国设立的分公司，而不包括办事处。

因为分公司可以进行真实有效的经营活动，符合巴黎公约的定义。

而外国公司在申请国设立的办事处不能从事经营性活动，不符合巴黎公约的定义。

对港、澳、台法人在内地的营业所显然不能直接适用巴黎公约的规定，但可以参照巴黎公约的规定，即限于港、澳、台法人在大陆有分公司或类似的真实有效的经营场所，才可以不委托专利代理机构。

原因是既然港、澳、台法人在大陆有营业所，自然该营业所可以代表港、澳、台法人接收专利局的相关通知，不存在专利局向境外发送法律文书的问题了。

但是，港、澳、台法人在大陆如果仅设立有子公司，是否符合上述标准？笔者认为子公司属于大陆法人，是独立的经济主体，已经不属于港、澳、台法人的一部分了。

所以，如果港、澳、台法人仅在大陆有子公司，则仍然要委托专利代理机构。

从接收信件的角度讲，子公司收到给母公司的信件，不能认为送达到了母公司。

且子、母公司之间通常是建立在控股关系之上的，而控股关系是动态的，两个公司之间今天具有母、子公司关系，可能明天就不存在这种关系了。

当港、澳、台申请人为法人时，如果在大陆有“营业所”可以不委托专利代理机构，这一规定也是2010年修改审查指南的新内容，以前的审查指南中并没有这样的规定。

尽管实践中港、澳、台法人申请专利无论在大陆是否有营业所，通常是要委托专利代理机构的。

3、自然人与法人共同申请，按第一属名人来确定是否应当委托专利代理机构。

如果按2006年版审查指南的规定，港、澳、台法人和自然人共同提出专利申请的，按法人申请专利来对待，即看法人是否有营业所来确定是否应当委托专利代理机构，但2010年修改的审查指南取消了这一规定。

因此，应当理解为，在这种情况下，按第一属名人来处理。

如果第一属名人是自然人且在大陆有经常居所，属于境内送达，就不必须委托专利代理机构。

如果第一属名人虽然是法人，但在大陆有营业所，也属于境内送达，也不必须委托专利代理机构。

但如果相反，则要委托专利代理机构。

4、与内地共同申请。

港、澳、台自然人或法人与内地的自然人或法人共同提出专利申请，以第一属名人为准。

即如果第一属名人是大陆自然人或法人，则该申请不必须委托专利代理机构。

如果第一属名人是港、澳、台自然人或法人，则要具体分析，看第一属名人在大陆是否有经常居所或者营业所，如果结论是肯定的，则不必须委托专利代理机构。

如果没有经常居所或营业所，则必须委托专利代理机构。

另外，还有华侨申请专利的问题。

华侨是侨居国外、即生活在国外具有中国国籍的中国人。

基于是中国人，无论其居住在外国多长时间，无论居住国是否巴黎公约成员国，其在主体资格上均当然有权提出专利申请。

但基于其居住在外国，无法在国内接收专利局所发通知，故在程序上仍应当委托专利代理机构来申请专利和办理有关事务。

当然，如果华侨提交专利申请时，以中国亲属的地址为自己的地址，专利局并不知道其生活在国外，则以国内居民来对待。

但是，如果国内亲属未尽到收件人的责任，则由申请人自己承担后果。

华侨也可能在国内有“居所”，如华侨回国投资建厂、建立公司，亦可能在中国公司担任职务，且在国内有能够居住一年的住所。

在这种情况下，该华侨提出专利申请，当然可以不委托专利代理机构，而以其在国内的居所为通讯地址，原因是对外国人均适用的规定更可以适用于华侨。

还有一个概念，即“海外华人”。

“海外华人”通常理解是已经加入外国国籍，但是有中国血统的人。

对这样的人应当适用外国人的规定，即不能因为其具有中国血统而认为在主体资格上当然有权提出专利申请。

注1：参见国家知识产权局第10号局长令（1999年12月）《关于在香港特别行政区知识产权署提出的首次申请的优称权的规定》注2：参见国家知识产权局第58号局长令（2010年11月）《关于台湾同胞专利申请的若干规定》注3：参见《专利法概论》332页。

吉藤幸朔著，宋永林、魏启学译。

专利文献出版社1990年出版（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）。