曾平蔚与国家知识产权局专利复审委员会专利无效行政判决书二审行政判决书.doc

上诉人（原审原告）曾平蔚，男，汉族，52岁，住四川省江津县白沙镇安宁街8号。

委托代理人刘芳，北京同立钧成知识产权代理有限公司专利代理人。

委托代理人刘国伟，北京同立钧成知识产权代理有限公司专利代理人。

被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人王景川，主任。

委托代理人朱文广，该委员会审查员。

委托代理人徐洁玲，该委员会审查员。

原审第三人深圳市宇音电子有限公司，住所地深圳市南山区科智西路科技工业园23栋北三层。

法定代表人钟永津，董事长。

委托代理人崔军，广东敏于行律师事务所律师。

委托代理人陈达，广东敏于行律师事务所律师。

上诉人曾平蔚因专利无效行政纠纷一案不服北京市第一中级人民法院（2003）一中行初字第20号行政判决，向本院提起上诉。

本院2003年12月12日受理后，依法组成合议庭，于2004年2月10日公开开庭审理了本案。

上诉人曾平蔚及其委托代理
人刘芳、刘国伟，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）委托代理人朱文广、徐洁玲，原审第三人深圳宇音电子有限公司（简称宇音公司）的法定代表人钟永津，委托代理人崔军、陈达到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

经审理查明，曾平蔚于1997年6月21日向中国专利局申请“多功能节拍器”实用新型专利，于1998年12月2日被授权公告，专利号为97225282.7，专利权人曾平蔚。

本案专利授权公告的权利要求书为：
“1、一种多功能节拍器，包括一个机壳，其特征在于在机壳面板上设有纵向排列的由发光二极管组成的LED显示单元1、由液晶显示屏构成的LCD显示单元2，还包括设在机壳上的由多个按键组成的输入单元3及打击乐/汉语/英语选择开关6，设在机壳内的电路板10上包括微处理单片机101（U1）和LCD驱动单元104（U3），所述微处理单片机101（U1）的两个端口与所述LED显示单元1相连，所述微处理单片机101（U1）的另一个端口与所述按键输入单元3及6相连，所述微处理单片机101（U1）的T1口及读写线（RD、WD）与所述LCD显示单元2连接，该LCD显示单元2还通过LCD驱动单元104（U3）连
接到微处理单片机U1的串行端口（TXD、RXD）。

2.根据权利要求1所述的多功能节拍器，其特征在于，还包括喇叭9，所述微处理单片机101（U1）的T0口通过音频放大单元103（U7）连接到喇叭（9）。

3. 根据权利要求1所述的多功能节拍器，其特征在于，还包括三端稳压元件102（U4）及外接电源插座或电池。

4. 根据权利要求1所述的多功能节拍器，其特征在于，所述输入单元3中包括MODE键、UP键、DOWN键，START键，STOP键，SCREEN键、SA VE键、M1键、M2键、M3键和LINK 键等。

5. 根据权利要求1所述的多功能节拍器，其特征在于，所述LCD显示单元2包括四个可显示数目字及符号的显示区。

”
本案专利说明书中载明：“本实用新型的目的在于提供一种
多功能节拍器，……同时可兼有语音口令、或打击乐类音响示拍功能。

”
宇音公司针对本案专利，于2002年5月21日向专利复审委员会提出无效宣告请求，无效理由为权利要求1至5相对于其提交的证据1、2、3或4不具有新颖性和创造性。

在2002年10月9日专利复审委员会举行的口头审理中，宇音公司放弃以新颖性作为无效请求的理由，补充以专利法第二十六条第三款作为无效请求的理由。

在专利复审委员会的口头审理记录表中记载，宇音公司与曾平蔚对本案专利说明书中附图3所示的实施例不能实现“打击乐/汉语/英语选择开关”的语音选择功能没有分歧,只是曾平蔚认为：（1）权利要求1中的“打击乐/汉语/英语选择开关”是非必要技术特征；（2）本领域技术人员根据说明书公开的内容,只需增加一语音芯片或选择一块合适的微处理器即可。

2002年10月17日，专利复审委员会作出第4575号无效宣告请求审查决定，认为本案专利不符合专利法第二十六条第三款的规定，宣告97225282.7号实用新型专利权全部无效。

理由是：从说明书附图说明部分可以看出图3－5是本案专利唯一的一个实施例的电路原理图。

从说明书第1页倒数第3段有关本案
专利发明目的的描述中，可以看出本案专利的多功能节拍器兼有语音口令、或打击乐类音响示拍的功能。

从说明书第3页第6-12行中的描述可以看出附图3-5所示实施例中，由于打击乐/汉语/英语选择开关(SOUND)直接与单片机相连，不能实现语音选择功能。

口头审理中双方当事人均认定的事实――附图3所示的实施例不能实现“打击乐/汉语/英语选择开关”的语音选择功能，因此本领域技术人员按照说明书唯一一个实施例所公开的技术方案无法实现其所要实现的语音选择功能，同时说明书的其它部分也未对此作出清楚完整的说明，因此本案专利的说明书没有作出清楚、完整的说明，不符合专利法第二十六条第三款的规定。

对于曾平蔚陈述的理由（1），显然，是否为非必要技术特征与是否符合专利法第二十六条第三款无关。

对于其理由（2），无论增加语音芯片或者选择一块合适的微处理器，均需对附图3-5所示的技术方案进行变更，因此，其仍然无法改变附图3-5不能实现“打击乐/汉语/英语选择开关”的语音选择功能这一事实，因此，也无法改变本领域的技术人员按照说明书唯一一个实施例所公开的技术方案无法实现其所要实现的语音选择功能的事实，因此本案专利的说明书没有作出清楚、完整的说明，不符合专利法第二十六条第三款的规定。

基于上述理由，专利复审委员会作出了第4575号无效宣告请求审查决定，宣告97225282.7号实用新型专利权无效。

在一审诉讼程序中，曾平蔚提交在无效程序中未提交的如下19份新证据，即：
证据1：《最新电脑基础操作培训教程》第15页，该证据中出现“通用扩展键盘101/102/104键”，用于证明“/”一般表示“或者”的意思。

证据2：WSM-200小天使微电脑节拍器使用说明书。

证据3：小天使WSM-001微电脑节拍器使用说明书。

证据4：《’99中国国际乐器展览会》资料第2-3页。

证据5：The Music Trades.2001年2月号第300页节拍器产品广告。

证据2至5中，对打击乐示拍功能，英文用SOUND，对语音示拍功能，英文用VOICE，这说明本案专利说明书中的SOUND键是不同打击乐示拍的选择键。

证据6：专利复审委员会第154号无效宣告请求审查决定。

证据7：专利复审委员会第169号无效宣告请求审查决定。

证据8：专利复审委员会第208号无效宣告请求审查决定。

证据9：专利复审委员会第234号无效宣告请求审查决定。

证据10：专
利复审委员会第391号无效宣告请求审查决定。

证据6至10以专利复审委员会生效决定为例证明第4575号无效宣告请求审查决定对专利法第二十六条第三款的适用错误。

证据11：“T6668高级语音开发站”（摘自《无线电》1991第2期），用于证明在单片机上加语音芯片实现语音功能是公知技术。

证据12：深圳桑达电子总公司高级工程师李达全、白文进的《对“多功能节拍器”专利文件的几点意见》，用于证明对本案专利电路稍加修改或补充以实现语音示拍功能很容易。

证据13至17是李达全和白文进的资质和身份证明文件，用于证明李达全和白文进是本领域专家。

证据18：何立民教授的《对“多功能节拍器”专利文件的几点看法》，用于证明在本案专利电路基础上实现语音示拍功能很容易。

证据19是何立民教授的身份证明文件，用于证明何立民教授是本领域专家。

专利复审委员会和宇音公司对证据1至19的真实性无异议。

以上事实有本案专利文件、第4575号无效宣告请求审查决定、曾平蔚提供的证据1至19及当事人庭审陈述等证据在案证明。

北京市第一中级人民法院经审理认为，本案的焦点问题是本案专利说明书是否符合专利法第二十六条第三款的规定。

而判断的关键在于对“打击乐/汉语/英语选择开关”这一技术特征如何理解和解释。

曾平蔚认为“打击乐/汉语/英语选择开关”这一技术特征应解释为“在不同打击乐之间进行选择的开关”、或者“在不同汉语声音（主要是男女声）之间进行选择的开关”、或者“在不同英语声音（主要是男女声）之间进行选择的开关”。

专利复审委员会和宇音公司则认为应解释为“在打击乐、汉语和
英语三者之间进行选择的开关”。

对“打击乐/汉语/英语选择开关”这个技术特征的解释首先应考虑说明书中是否对该特征进行了明确的定义，如无明确的定义则应根据其字面含义进行解释，如根据字面含义的解释存在不清楚和歧义，则还可考虑用该技术特征在说明书中的具体和实际的含义来解释。

由于本案专利说明书并没有对该技术特征作出明确的定义，因此，将根据其字面含义进行解释。

在汉语中，符号“/”一般表示对相邻两个或更多个词进行选择加以区分，具体到“打击乐/汉语/英语选择开关”这个技术特征，就本领域技术人员而言，其中“打击乐/汉语/英语”应为“选择开关”的定语，而“打击乐/汉语/英语”一词是在打击乐、汉语、英语三者中进行选择的意思，因此，“打击乐/汉语/英语选择开关”应理解为在打击乐、汉语和英语三者之间进行选择的开关。

本案专利说明书第1页倒数第三段中，“同时可兼有语音口令、或打击乐类音响示拍的功能”中的“或”和“类”二字并不能说明“打击乐/汉语/英语选择开关”可解释成“不同打击乐选择开关”、或者“不同语言语音选择开关”，这里的“类”不一定是指“语音类”或“打击乐类”，也可以指“不同语音或打击乐这一类”。

至于曾平蔚声称的用SOUND一词表示非人声示拍声音，用VOICE表示人声示拍的声音，由于仅有其事后的解释，并无直接的证据明确清楚地加以证明，法院不予采信。

当事人一致认为本案专利说明书中附图3至5所示的实施例不能实现“打击乐/汉语/英语选择开关”的语音选择功能，而《审查指
南》在解释专利法第二十六条第三款说明书应当完整时，规定凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述，由此可知，本案专利说明书未说明能够完成语音选择功能的实施例不符合专利法第二十六条第三款要求说明书应当完整的规定。

但是否导致本案专利不符合专利法第二十六条第三款的规定还要看不完整是否导致所属技术领域的技术人员不能够实现本案专利的技术方案，即要看所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，是否需要创造性的劳动才能够再现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

本案专利说明书仅给出了一个实施例，而该实施例不能直接实现“打击乐/汉语/英语选择开关”的语音选择功能。

而要实现语音选择功能，尚需对附图3-5所示的技术方案进行变更，不仅要增加语音芯片或选择合适的微处理器，而且要对电路部分进行重新设计。

曾平蔚提供的证据11：“T6668高级语音开发站”（摘自《无线电》1991第2期），用于证明在单片机上加语音芯片实现语音功能是公知技术，然而该证据11仅是一般的语音开发站，其应用在本案专利的多功能节拍器时尚需根据节拍器功能和构造的设置，更改电路设计，付出创造性的劳动，将其结合到本案专利附图3-5中，才能获得适用于本案专利的实施方案。

曾平蔚提供的证据12至19用于通过专家证言来证明对本案专利电路稍加修改或补充以实现语音示拍功能很容易。

然而，判断一项技术是否是公知技术或是否容易
想到需要客观的证据，并应由具备相当技术水平和法律水平，受过专业训练，掌握法定的判断标准的专业人员来判断，因此，在无其它证据佐证的前提下，仅靠专家证言来证明一项技术是公知的或容易想到的并不充分。

综上，本领域技术人员根据说明书唯一的一个实施例所公开的技术方案无法实现其所要实现的语音选择功能，同时说明书的其它部分也未对此作出清楚完整的说明。

因此，本案专利的说明书没有作出清楚、完整的说明，不符合专利法第二十六条第三款的规定。

本案专利权利要求1至5的技术方案中均涉及说明书中的“打击乐/汉语/英语选择开关”这一技术特征。

专利法实施细则第六十八条和《审查指南》第四部分第三章5.4节规定，在无效宣告请求审查程序中，发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围；修改权利要求书的具体方式一般是指权利要求的删除、合并和技术方案的删除；权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。

由此可知，在本案专利无效宣告请求审查程序中，专利权人不能将“打击乐/汉语/英语选择开关”这个技术特征从权利要求中删除，否则将扩大专利的保护范围。

无论“打击乐/汉语/英语选择开关”这个技术特征是否是本案专利权利要求的必要技术特征，在其不能从权利要求技术方案中删除的前提下，既然说明书中关于该特征的描述不符合专利法第二十六条第三款的规定，那么涉及该特征的权利要求应当被无效。

曾平蔚认为“打击乐/汉语/英语选择开关”这一特征是非必要技术特征，因而不影响发明目的及专利技术方案的实现，其清楚、完整与否不会导致本案专利不符合专利法第二十六条第三款规定的主张，法院不予支持。

综上所述，专利复审委员会作出的第4575号无效宣告请求审查决定证据充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。

曾平蔚的诉讼请求不予支持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第4575号无效宣告请求审查决定。

曾平蔚不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决及第4575号无效宣告请求审查决定。

理由是：按照专利法实施细则第六十六条的规定，请求人一个月后提交的新理由或者证据，合议组可以不予考虑。

如果合议组考虑新提交的理由或者证据，根据权利对等原则，应当给权利人一定的针对新理由的答辩期，并且上诉人应当有机会对权利要求书进行修改。

本案中，请求人在口头审理时提出新的无效理由，即本案专利不符合专利法第二十六条第三款的规定，专利复审委员会要求专利权人当庭答辩，程序不合法。

另外，本案专利符合专利法第二十六条第三款的规定。

上诉人始终认为“打击乐/汉语/英语选择开关”，应解释成“打击乐选择开关”或“汉语选择开关”或“英语选择开关”，
即“在不同打击乐之间进行选择的开关”或“在不同汉语声音（主要是男女声）之间进行选择的开关”或“在不同英语声音（主要是男女声）之间选择的开关。

”对上述三个并列的技术方案分别进行“充分公开”的评价，只要有一个方案成立，就满足了充分公开的基本要求。

正如本案专利说明书中的发明目的表述的那样，同时可兼有语音口令或打击乐类音响示拍的功能，这里的“兼有”就是“或”的意思。

故本案专利应当维持有效。

专利复审委员会、宇音公司服从原审判决。

本院认为，曾平蔚上诉提出专利复审委员会程序违法的问题，在一审审理期间没有提出。

而第二审人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的裁判和被诉具体行政行为是否合法进行全面审查。

因此，本院首先对曾平蔚该项上诉理由进行审理。

专利法实施细则第六十六条规定，无效宣告请求人提出请求一个月后提交的新理由或者证据，合议组可以不予考虑。

《审查指南》进一步规定，对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后提出的需要新的证据支持的无效宣告理由和提交的用于证明在提出无效宣告请求之日起一个月内未举证主张的具体事实的新证据，合议组不予考虑。

也就是说，对于请求人一个月后提出的新的无
效理由不需要新的证据支持的，合议组可以考虑。

本案即属于这种情况，是否符合专利法第二十六条第三款，不需要新的证据支持，因此，合议组接受该项新的无效理由并无不当。

上诉人提出由于请求人口头审理时提出新的无效理由，其没有准备的时间，向专利复审委员会提出异议，未被接受。

此情况在专利复审委员会提交的口头审理记录表中没有相关记录。

曾平蔚认可在口头审理时对于宇音公司提出的新的无效理由当庭进行了答辩，证明专利复审委员会给予了上诉人答辩的机会，曾平蔚亦实际行使了专利权人的抗辩权，并且没有提出修改权利要求书的请求。

对此，曾平蔚起诉至原审法院时并未提出异议。

在一审审理期间，作为专利权人，曾平蔚仍有充分的机会对其主张进行举证和阐述，没有影响其实体权利的行使。

专利复审委员会在程序上并不存在违法之处，曾平蔚的该项上诉理由没有事实和法律依据。

我国专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对实用新型专利作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

说明书应当内容明确、内容准确，不应产生歧义。

说明书一旦公开，权利人不得进行修改。

无效请求人宇音公司认为本案专利不符合该款规定，主要是针对说明书没有对权利要求1中“打击乐/汉语/英语选择开关”这一技术特征作出清楚、完整的说明，使得所属领域的技术人员不能
实现整个技术方案。

上诉人曾平蔚认为“打击乐/汉语/英语选择开关”，应解释成“打击乐选择开关”或“汉语选择开关”或“英语选择开关”对上述三个并列的技术方案分别进行“充分公开”的评价，只要有一个方案成立，就满足了充分公开的基本要求。

而按照普通技术人员的一般理解，应当解释为三种示拍功能在同一技术方案中都能够实现，如果按照上诉人的解释，实际上扩大了本案专利的保护范围，是不被允许的。

曾平蔚亦承认根据说明书附图的原理图不能直接实现“打击乐/汉语/英语选择开关”中的语音示拍功能，也就不能实现语音示拍和打击乐示拍功能的转换。

本案专利说明书中载明：“本实用新型的目的在于提供一种多功能节拍器，……同时可兼有语音口令、或打击乐类音响示拍功能。

”其中“语音口令或打击乐类”一般也被理解为在同一技术方案中两种功能进行转换，而如何实现这种功能，说明书没有作出清楚、完整的说明，因此，权利要求1不符合专利法第二十六条第三款的规定。

由于本案专利权利要求2－5均引用了权利要求1，所以权利要求2－5也不符合专利法第二十六条第三款的规定。

本案专利权应属全部无效。

综上，曾平蔚关于原审判决认定事实不清，专利复审委员会程序上违法、适用法律错误的上诉理由没有事实和法律依据，本院不予支持。

原审判决和专利复审委员会作出的第4575号无
效宣告请求审查决定认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费各一千元，均由曾平蔚负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长程永顺
代理审判员刘辉
代理审判员岑宏宇
二ОО四年三月十九日
书记员毕怡。