OEM生产、代加工中的商标侵权

OEM 生产、代加工中的商标侵权
定牌加工中的商标侵权问题研究 OEM 生产,即代工生产,也称定点生产,俗称代工,基本含义为品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。

然后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标。

这种委托他人生产的合作方式简称 OEM,承接加工任务的制造商被称为 OEM 厂商,其生产的产品被称为 OEM 产品。

可见,定点生产属于加工贸易中的“代工生产” 方式,在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。

[1] 一、定牌加工在国内的现状 OEM 最早出现在欧洲国家,随着我国加入了WTO,也随着经济全球化的进程加快,很多世界级的企业开始在全世界设立工厂,然后把 A 国生产的东西拿到 B 国去卖。

由于我们是发展中国家,工人的工资相对于欧洲,美国等发达国家要低一些,而且我们也是一个勤劳勇敢,聪明的民族,所以很多的跨国企业到中国来开工厂,利用中国的劳动力优势,生产自己的产品,然后运到其他国家销售。

很多耳熟能详的企业,都在中国开了厂,比如说 NIKON、 NIKE、CANON、 LV、 HP、APPLE……如果继续写下去,可以写一个晚上都写不完。

这些企业到中国来开厂,中国是比较欢迎的,人家来投资了,能促进就业,带动中国广大阶层致富,促进经济的发展,让中国的各个工商部门都能有所发展。

更成就了一批 OEM 的大企业,比如富士康。

OEM 在一定程度上是个双赢的结果。

随着世界经济全球化的发展,中国良好的投资硬环境、软环境都将吸引越来越多的人来国内投资建厂。

二、定牌加工的优势定牌加工有他的优点,应该来说,如果控制得比较好的话,对于定作方和加工方都是很有好处的。

对于定作方的优势:
1.有利于利用全球范围内廉价的劳动力,降低制造成本,提升市场竞争力;
2.有利于避免资金不足,更快地扩大生产规模,提升品牌价值。

对于加工厂商:
1.凭借对方大额定单,快速达到生产的规模效应;
2.快速为企业带来研发,设计和管理方面的优势;
3.获得国外的营销网络,快速融入供应链。

三、 OEM 诉讼案例近十年来,我国的涉外 OEM 商标侵权案件层出不穷,法院
及行政执法机构的处理结果及理由都各有不同。

(一) 20xx 年 NIKE 案深圳中院一审判决三被告停止侵权,浙江进出口公司、嘉兴服装厂分别赔偿 4 万元和 6 万元,西班牙公司赔偿原告 20 万元,并且西班牙公司对其他两被告的赔偿承担连带责任。

[2]
(二) 20xx 年广州绿色盈康生物工程有限公司诉盈康公司、真和公司案广州
中院判令被告立即停止侵权,盈康公司赔偿原告经济损失 48 万元,真和公司赔偿 2 万元。

二审中广东省高院判定将赔偿项目变更为了原告为了制止侵权而支出的 15 万元的合理费用。

被控侵权商品并没有在中国销售而是全部出口,绿色盈康公司并没有因为盈康公司的委托加工的行为遭受到直接损失或间接损失。

[3]
(三) 20xx 年侵犯 HENKEL 商标专用权案 20xx 年 10 月 22 日,阿联酋客商史丹利公司委托佛山市泓信公司生产加工机动车使用的卤钨灯近14. 6 万只,该批货物标注“HENKEL” 商标。

商标为史丹利公司在阿联酋的注册商标“HENKEL” ,也是深圳市恩同公司在中国的注册商标,使用商品为第 11 类车辆灯、车灯、车辆照明设备灯等产品。

20xx 年 12 月 20 日,泓信公司报关时,应恩同公司的申请广州海关认定泓信公司的货品商标侵权,并于 20xx 年 3月 30 日对该批货物作出没收并处罚款人民币 2 万元的行政处罚。

泓信公司由于不服广州海关的处罚,于是泓信公司就向广州市中级人民法院提起了行政诉讼。

20xx 年 4 月 27 号,广东省高级人民法院作出了终审判决,认为泓信公司的侵权证据确凿,按照《中华人民共和国
知识产权海关保护条例》的规定,对于侵犯知识产权的货物进出口,国家有权禁止,海关可以依照有关法律或条例对涉嫌可能侵权的货物进行调查和扣留,一审判决被维持。

[4]
(四) 20xx 年无锡艾弗国际贸易有限公司诉鳄鱼恤有限公司案。

原告是受韩国公司委托代加工鳄鱼服装的,韩国公司有新加坡鳄鱼公司的商标许可。

被告向上海海关举报并查扣了原告生产后出口韩国的服装。

20xx 年 10 月 11 日,上海海关向被告发出了《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》,对原告申报出口的3433条标有“CROCODILE” 商标的棉制梭织女士牛仔裤不能认定是否侵犯被告的“CROCODILE” 商标专用权,请被告在 20xx 年 11 月8 日前向人民法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施,并将人民法院有关协助执行通知送达海关。

被告到期并没有向法院提出申请,上海海关已经将涉案牛仔裤放行。

后来,原告向法院提起确认不侵权诉讼。

最后法院判决原告不侵权。

[5] 四、定牌加工商标侵权案件所存在的分歧焦点上面四个案例,都集中体现了定牌加工生产中的关于商标侵权纠纷的情况。

这四个案例都有共性所在。

由于知识产权具有地域性,商标权也就具有了地域性,于是这样的情况发生了, A 公司在甲国持有某个注册商标,而 B
公司在乙国持有相同的这个注册商标, A 公司发现乙国的制造成本比较低廉,于是就到乙国找到乙国的 C 公司,让 C 公司生产带有 A 公司在甲国持有的商标的产品,并将商标贴在上面。

产品生产出来之后,并不在乙国销售,而是运出乙国,运回乙国之外的国家进行销售。

这类案件,在不同的地方受到的是不同的待遇。

有的法院判定的是 C 公司的生产行为构成侵权,有的法院判定的是 C 公司不构成侵权。

归根到底,就在于对于法条的理解的分歧上。

此类案件所涉及商标权保护的法规主要有《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)和《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称《商标法实施条例》),以及最高院的司法解释等。

由于对于商标侵权构成的规定过于笼统、解释余地较大,导致实践中认定结果的不统一。

五、对于此类案件的几类主要观点
(一)从商标的识别功能出发商标权所指代的对象不像其他的知识产权所指代的对象那样本身就具有很高的创造性智力劳动。

商标权所指代的对象---商标,是一个标记,创造出这么一个标记不需要有太多的脑力劳动,为什么商标成为了知识产权的一部分,很大的一个原因就是商标体现的是企业主和消费者之间的一种联系----乔布斯语。

一个企业的商标所蕴含的不仅仅是一个符号那么简单,它承载了一个企业费心费力在工商业活动中所积累起来的商誉、口碑、以及与消费者之间的一种联系,能让消费者在众多的商品中,仅仅凭借商标就能够快速地找到自己所需要的一种产品出来。

所以在这个意义上来讲,商标权也是一种知识产权。

因此,商标的基本功能就是一个识别功能,即将商标权人的商品或者服务与他人的商品或者服务加以区分,商标直接显示了商品和服务的来源。

同时商标又彰显了商品服务提供者或者生产者的商业信誉。

而有关的一系列的保护商标的法律制度的建立也是为了保护商标的识别功能。

商标侵权行为无论其表现形式如何,都是对商标的识别功能的一种破坏,让消费者对于产品的来源发生了误认或者混淆。

(二)从《商标法》(20xx 年修订)、《中华人民共和国商标法实施条例》(20xx 年施行)以及司法解释的相关规定出发还有一种观点认为商标侵权不以混淆和误认作为要件,而是引用了商标法的第五十二条第(1)款:
有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。

对于这个法条,没有说需要以相关的公众对于商品或者服务的来源可能产生混淆作为商标侵权的构成要件,这个法条的意思就是说只要实施了上述行为就构成侵权。

但是对于这个法条的理解,就产生
了很大的分歧。

一些法院对于这个条款中的“使用” 的理解就是说,只要你在你生产的产品上印上了这个商标,不管你有没有销售,就算作商标法意义上的使用。

笔者认为,关于这个法条需要注意几个方面。

1. 对于商标侵权的认定,需要结合法条系统地去理解它。

对于认为《商标法》第 52 条第(1)项并不包含相关公众对于产品或者服务的来源可能会产生混淆的观点,仅仅从字面理解了这么一个法条,是比较孤立和机械地理解了这么一个商标侵权的构成要件。

而笔者认为要更为系统地去理解这个法条。

那么,与之相关的,就是商标法的 52 条的全部条款:(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;(5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《商标法实施条例》第 50 条:有下列行为之一的,属于商标法第 52 条第(5)项所称侵犯注册商标专用权的行为:(1)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的;(2)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 1 条:下列行为属于商标法第 52 条第(5)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:(1)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;(2)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;(3)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

从上面引用的这些规定来看,大部分法条都有“容易使相关公众产生误认” “误导公众” 这样的字眼。

这样的规定就表明了认定商标侵权的时候,需要把相关的可能导致公众产生误认的情况结合起来看待,所以商标法的立法者这样的一种表述其实是可以引申出这么一个意思来的。

2. 从商标法第 52 条本身来看,这个法条有这么几款:(1)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(2)销售侵犯注册商标专用权的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(4)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将
该更换商标的商品又投入市场的;(5)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

在这个条款中,条
文本身并没有排除会让相关的公众产生误认或者混淆这么一个侵权的构成要件,而且我们也不能太过于机械刻板的看待第(1)款所说的那样只要是使用了,就构成侵权,因为从这个第 52 条法条整体来说,他还有一个兜底条款:“给他人的注册商标专用权造成其他损害的” 。

有了这么一个条款在就不能否定引起相关的公众产生混淆和误认不是商标侵权的构成要件。

[6]
(三)从商标侵权纠纷中的各方利益主体所获得的利益得失来看经济学中的很多原理都在被法院使用,从而成为了解决一些疑难法律问题的灵丹妙药。

特别是在知识产权的案件处理中间,往往都是涉及到了多方的利益,而引用法条又感到特别困惑。

所以经济学中的利益平衡原则就起到了一定的作用。

1. 加工方,也就是承担加工业务的企业在定牌加工中,承担加工业务的企业就是按照国外的订单,生产出带有国外注册商标的产品,然后送往国外。

这个其实就是很纯粹的加工行为,他通过加工得到一点加工费,主观上也没有侵权的恶意,法律施加于加工方的义务也不宜过重。

产品生产完之后就完事了,也不在国内销售,直接运往国外,之后的一系列的市场运作都在于委托加工方了。

本来对于一个加工企业来说,本身已经负担了一定的常规的法律风险,比如一般的合同风险,如果说再让他承担上知识产权法上的义务,那么,这个对于他的收入来说是比较不相称的,比如,为了防止侵权,他还需要一定的国外的途径,了解委托方在国外是不是具有合法的注册商标,如果委托方所在国家是一些特别小语种的国家,加工企业还要苦苦寻觅懂他们国家语言的翻译人员去查询相关的事宜。

而且还需要查询委托方在国内的商标的注册情况,这个法律义务太过于沉重了。

而且就算双方在合同中订有权利担保条款和责任免除条款,对外也是没有效力的,加工方仍然会先承担商标侵权责任,然后再对委托方进行追偿,而跨国追偿牵涉涉外诉讼及判决的承认与执行,难度可想而知。

而且加工方与国内的商标持有人和解的可能性也不是很高,因为作为一个以利益为追求的商人,让他放弃自己的利益是很难的,因为一旦放弃利益,对他来说是没有太多的
利益可图的,相反,反而会有一些潜在的威胁存在。

如果法律认定这种情况下是侵权,那么定牌加工将会举步维艰。

2.委托方,也就是国外的商标持有人对于委托方来说,之所以他会选择到国外
去加工,然后再拿回国内销售,原因之一就是为了减少成本,看中了加工地国的低廉的加工成本和稳定的政治环境。

委托方也没有想在加工地国进行销售所委托加工的产品,主观上也就没有了侵权的主观故意。

客观上,委托方没有在加工地所在国家进行销售,没有进入该国的销售领域,对于加工地所在国的商标持有人没有造成直接的一种市场竞争,对于相关
公众来说,都没有接触,更谈不上什么混淆的情况发生。

而且委托方所占用的
那点廉价劳动力不会导致加工地所在国的商标持有人找不到相类似的廉价劳动力。

3.加工地所在国的商标持有人对于加工地所在国的商标持有人,潜在的主要的威胁就是来自于涉外的 OEM 中生产的产品在加工地国进行了销售。

但是仔细想想,加工地所在国的商标持有人受到的潜在的威胁不仅仅是来自于这个,还有来自更多的没有任何委托的大量的山寨的纯粹仿冒的假货的真正威胁。

既然要面对很多山寨的纯粹的仿冒的假货的真正的威胁,那么对于面对涉外 OEM 这种潜在的威胁来说,其实就是小巫见大巫了。

因为对于涉外的 OEM 这种潜在的威胁一旦上市销售,被查出来,是可以更容易地找到生产厂家的,而山寨的纯粹的仿冒的假货,你要是在市面上查获了这些山寨假货,估计连生产厂家是谁都查不到。

4. 社会的公共利益由于涉外定牌加工所生产的商品所使用的商标并不存在假冒,而且由于没有在中国上市销售,对于中国国内销售市场的消费者而言并没有引起任何的混淆的作用,所以并没有扰乱交易秩序。

相反的却带来了一系列的好处,比如增加了就业,带动了消费、投资,增加了税收,而且对于我国的一些民营企业来说积累了一定的生产的经验,为以后的自主创新打下了一定的基础,也是为我国经济发展提供内在的源泉。

特别是在外向型经济中,定牌加工占据了很大的份额,如果把这种情况下的定牌加工定为侵权的话,国外的企业到中国来投资都会犹豫三分,最后受伤的还是中国的整体的经济和发展。

而且从我们国家的这种社会主义的意识形态来说,
强调的都是一种个人利益服从国家利益,国家的利益至高无上。

各种利益平衡中,兼顾个人利益的同时,要注重国家的利益。

[7] 六、结语和对于商标法修法的建议结合上面的几种不同的观点,笔者认为,对于涉外定牌加工中的侵权问题,也就是本文中所提到的这个问题,应该正确灵活理解《商标法》第 52 条的规定,不能只是字面机械的理解含义,而是要从商标法的立法本意和商标权的基本功能出发,以是否会引起相关的公众混淆为基本的出发点,并结合相关的国内的国情和一系列的发展政策,来看待这个问题。

所以笔者认为把这类案件认定为不侵权更好。

在目前OEM 所处的法律环境还比较复杂,相关的法律规定还不够细致,在这种情况下加工企业在做相关的加工业务的时候尽量要避免知识产权方面的法律风险,尽量对委托方的商标权的情况进行一定的了解,防范类似的事情发生,同时在加工的过程中吸取国外委托方的一些技术和经验,培养自已的名牌商品,降低制造成本,提升市场竞争力。

对于定牌加工商标侵权这类案例,由于法律规定的不够仔细,因此,笔者建议相关部门尽快从法律层面予以规定完善。

对于《商标法》修法的建议就是希望能对《商标法》的第 52 条进行解
释,特别是对于“使用” 一词的界定是有必要的,也就是对于“使用” 的界定,最好是能加入不会引起相关的消费者的混淆这么一个侵权认定的因素进去。