标准必要专利全球性许可的管辖权比较

标准必要专利全球性许可的管辖权比较
发布时间：2021-11-24T07:30:15.845Z 来源：《中国经济评论》2021年第10期作者：陈文斌
[导读] 标准必要专利是指标准实施人必然要使用的，且在技术层面或者商业层面没有其他可替代方案的专利技术。

[1]它的许可地域范围既是许可合同的必备条款之一，也是确定合理使用费的考量因素之一，还可能影响在竞争法层面关于专利权人是否因搭售或者捆绑销售而构成滥用市场支配地位的判定结果。

华东政法大学
标准必要专利是指标准实施人必然要使用的，且在技术层面或者商业层面没有其他可替代方案的专利技术。

[1]它的许可地域范围既是许可合同的必备条款之一，也是确定合理使用费的考量因素之一，还可能影响在竞争法层面关于专利权人是否因搭售或者捆绑销售而构成滥用市场支配地位的判定结果。

可以说，标准必要专利许可的地域范围是专利权人和实施人拟通过谈判解决的重要内容。

在双方无法协商一致的情况下，由法院裁定哪一种许可的地域范围符合“公平、合理且无歧视”（FRAND）原则。

所谓FRAND原则，也称FRAND声明，是指标准必要专利权人向标准制定组织披露标准必要专利相关信息时，不可撤销地承诺将给予标准实施人FRAND许可。

实践中，标准必要专利许可的地域范围大致分为区域性和全球性两种类型，特别是与全球性许可范围有关的内容陆续出现在各国或地区性法律文件及司法判决中。

作为许可合同的主要条款之一，许可的地域范围首先应当由标准必要专利权利人与实施人在平等自愿的基础上进行协商。

如果双方同意就专利权人持有的在多个国家获得注册的标准必要专利组合签订许可合同，那么全球性许可范围受到合同法保护则毋庸置疑。

问题在于有些国家的法院在双方当事人对于许可的地理范围有争议的情况下，径直超越其司法管辖权范围认定FRAND许可的地域范围为全球，并在此基础上裁决使用费等许可条款。

然而，专利权具有地域性特征，它仅在申请并批准注册的国家或地区范围内有效，特定国家或地区的法院原则上只能对在其境内有效的专利侵权或许可纠纷进行裁决。

由一国法院判决涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件，有扩张本国管辖权、挑战别国司对这类判决持否定态度的观点认为，如此判决没有考虑到不同国家授予专利权的条件和专利权保护期限等方面的差别，[2]使得标准必要专利实施人在受诉法院所在国之外的其他国家，对标准必要专利的有效性和必要性提出异议的动力和可行性受挫。

[3]另外，目前标准必要专利纠纷的双方当事人大部分为跨国公司。

比如通信领域的标准必要专利诉讼主要发生在高通、苹果、微软、三星、爱立信、华为和中兴等巨头公司之间，它们在不同的国家都持有专利或销售通信产品。

而不同国家的法院对FRAND原则的解释并未形成比较一致的意见，导致各自判定的许可条件，尤其是许可使用费条款差别较大。

如对全球范围内的标准必要专利许可条件进行商业谈判和司法裁判，争议双方可能根据利益需要分别挑选不同的法院起诉，引发法院选购的问题。

[4]甚至出现不同国家为了吸引诉讼当事人到本国法院起诉，调整其法律规则和诉讼程序的情况，即在不同司法管辖范围内的法院之间出现了“竞次”现象。

[5]相反，也有观点对这类判决表示赞同，认为遵从商业理念解决涉及许可的地域范围和使用费等争议，对于有真实许可意图的标准必要专利权利人和实施人而言都是有益的，却不利于打算从事不公平交易的市场主体。

[6]而且，一些国家或者地区的政策性文件中也提到，在一定条件下，标准必要专利权利人和实施人达成全球性专利组合许可合同更加便捷高效。

例如，2017年欧盟委员会发布的《欧盟委员会向欧洲议会、欧盟理事会和欧洲经济社会委员会的通报——制定关于标准必要专利的欧盟方法》指出，对于在全球范围内流通的产品采取标准必要专利组合许可的方式满足效率原则的要求。

日本特许厅发布的《标准必要专利许可谈判指南》中也把许可合同的地域范围放在效率原则部分，介绍了无线星球诉华为案相关的裁判要旨。

不仅如此，我国广东省高级人民法院在2018年颁布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》（以下简称《工作指引》）第16条规定，标准必要专利权人或实施者一方请求裁判的有关标准必要专利的许可地域范围超出裁决地法域范围，另一方在诉讼程序中未明确提出异议或其提出的异议经审查不合理的，可就该许可地域范围内的许可使用费做出裁判。

也就是允许受诉法院在经审查认为合理的情况下，超法域裁判许可使用费，但是《工作指引》中未明确具体的审查因素。

[6]
二、中国的实践
（一）OPPO诉夏普案
原告OPPO公司是一家全球性的智能终端制造商和移动互联网服务提供商，不仅在国内长期稳居行业领先地位，业务还在全球范围内遍及欧洲、美国、东南亚等域外市场。

2018年10月，本案被告向原告发送邮件，告知原告将代表夏普株式会社处理夏普出式会社拥有的标准必要专利许可事宜，并向原告发送了被告夏普株式会社计划许可的专利清单。

该专利清单显示，被告夏普株式会社计划许可的标准必要专利包括3G和4G无线通信标准必要专利、WiFi相关标准必要专利等大量标准必要专利。

[7]原告的诉讼请求包括：一、请求法院确认被告在许可谈判过程中违反公平、合理、无歧视和（FRAND）义务和诚实信用原则；二、请求法院对被告夏普株式会社拥有的标准必要专利在全球范围内的智能终端许可条件，包括阿但不限于许可使用费率作出判决；三、请求被告赔偿赔偿因违反FRAND义务给原告造成的经济损失。

针对原告的起诉，被告夏普株式会社提出了管辖权异议答辩，请求法院裁定驳回原告就违反FRAND义务提起的侵权纠纷起诉，或者移送至有管辖权的国内法院。

被告提出的管辖权异议理由包括：一、本案涉及了侵权和合同两个法律关系，不能同案审理；二、深圳市中级人民法院对本案侵权纠纷没有管辖权，根据《民事诉讼法》第28条规定，本案的侵权行为实施地、侵权结果发生地或者被告住所地均在域外（日本、德国、台湾地区等），因此原告提起的侵权纠纷诉讼不属于中国法院管辖的范围；三、深圳中院对标准必要专利许可纠纷没有管辖权，首先，本案中双方尚未签订履行专利许可合同，根据《民事诉讼法解释》第18条第3款规定，合同没有实际履行的，当事人双方住
所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖，因此本案应由被告住所地日本法院管辖。

其次，被告的相关标准必要专利在全球范围内的许可条件也超出深圳中院的管辖范围。

法院驳回了被告夏普株式会社的管辖权异议，认为深圳中院具有对该案的管辖权，其理由如下：根据《民事诉讼法》第265条，因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，在对中国领域内没有住所的被告提起的诉讼，如果合同在中国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在中国领域内，或者被告在中国领域内有可供扣押的财产，或者被告在中国领域内设有代表机构，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。

由于标准必要专利许可纠纷自身的特殊性质，不能简单归类为合同纠纷或者侵权纠纷，在确定其管辖权时需要考虑的因素是复杂的，包含标的所在地、专利实施地、合同签订地、合同履行地等是否在中国境内，也就是说标准必要专利许可纠纷是否与中国存在适当联系。

只要上述连结点之一位于中国境内，中国法院与本案就具有适当联系，应当具有对本案的管辖权。

至于被告提出的将中国大陆境内的专利许可条件和全球许可条件分开处理的主张，法院认为，首先在原被告双方此前签订的合同和谈判过程中，都明确了合同的标的是被告拥有的先关通信技术标准必要专利在全球范围的许可条件，区分中国境内和全球范围的标准必要专利从根本上看，与原被告双方谈判所追求订立的合同目的相违背。

并且，该案涉及的主要标的物智能手机在中国境内的销量远远大于被告在全球范围内其他国家和地区，因此中国是与本案系争的标准必要专利有最密切联系的国家。

不仅如此，由一国法院决定标准必要专利的全球许可费率优点在于提高诉讼效率，从根本上解决原告和被告之间就相关标准必要专利的纠纷，杜绝了双方在不同国家都提起有关诉讼，避免了无意义的法律成本，更符合FRAND原则的本质属性。

（二）华为诉康文森案
康文森公司是一家非专利实施实体（NPE），2011年购买了诺基亚公司约2000项专利及专利申请，其中包括部分移动通信标准必要专利。

自2012年以来，康文森公司曾在英国高等法院、德国杜塞尔多夫地区法院和我国多地起诉包括中兴通讯、华为等多家公司，并就管辖权异议起诉到最高人民法院。

康文森公司提出的抗辩理由主要为：一、一审裁定禁止康文森公司向中国法院申请执行德国法院作出的判令华为公司停止侵害康文森公司专利权的判决，违反了中国法律关于司法裁决效力应限于本国的司法原则，也对德国法律造成了损害。

原裁定违反了国际法，造成了司法不确定性，任何一国判决在中国的承认与执行都无法得到保障。

二，原审裁定缺乏对本案系争标准必要专利的管辖权，对向德国法院申请执行判决也无管辖权。

德国法院已经确定华为技术公司及其德国关联公司的行为构成侵权并判决其停止侵权，康文森公司申请执行德国判决的请求基于德国诉讼及欧洲专利德国部分，德国法院具有排他管辖权，中国法院没有管辖权。

执行德国判决也是德国诉讼的一个重要部分，中国法院也没有管辖权。

因此，行为保全不应限制康文森公司合法权益。

[8]
法院驳回了康文森公司的管辖异议，维持了原裁定。

法院认为原裁定对德国诉讼审理和判决的影响并未超出适度范围，中国法院对本案有管辖权。

首先，原裁定系依据中国法作出，本三案并不受德国法的约束，更不可能违反德国法。

本三案审理中，华为技术公司向本院提起行为保全申请，应当适用我国民事诉讼法第一百条之规定予以审查，德国法律对于本三案没有约束力。

一国法院依据本国法律行使审判权是司法主权的应有之义。

康文森公司主张原裁定构成对德国法律的违反，明显缺乏事实和法律依据。

第二，原裁定亦不存在对德国诉讼行使管辖权的情形。

对于在我国领域内发生的民事纠纷案件，我国法院具有司法管辖权。

原裁定系在本三案审理中基于当事人申请及我国法律相关规定作出，是本院行使中国司法管辖权的结果。

原裁定限制康文森公司在本院就本三案作出终审判决前申请临时执行德国法院一审判决，既未涉及德国诉讼所涉欧洲专利的侵权认定，又未对德国判决或者执行作出任何评价，更未干涉德国诉讼实体审理及裁判效力。

康文森公司将原裁定理解为中国法院对德国诉讼及判决的申请执行行使管辖权，系对管辖权以及原裁定内容的曲解。

因此，康文森公司的该项主张不能成立。

第三，原裁定遵循国际礼让原则，符合国际司法惯例。

原裁定作出时充分考虑了国际礼让因素，符合国际司法惯例。

特别是，原裁定考虑了其可能对德国诉讼产生的影响。

本三案受理时间较德国法院在先，原裁定仅仅是暂缓康文森公司申请执行德国法院一审判决，既不影响德国诉讼的后续推进，也不会减损德国判决的法律效力。

康文森公司的相应主张，实质上是将暂缓申请执行德国法院一审判决等同于否定德国判决的效力，将原裁定对其个体权益的限制等同于对德国判决及其效力的限制，是错误的。

第四，康文森公司的主张与其既往行为存在一定矛盾。

本院注意到，康文森公司在全球开展的诉讼活动中，曾经主动向域外法院提出申请，要求域外法院颁发禁诉令，禁止特定当事人在中国法院提起关联诉讼。

康文森公司的上述既往行为似乎没有认为该禁诉令对中国法院司法管辖权及国际诉讼秩序有不利影响。

康文森公司关于原裁定作出对德国法院裁判影响超出了适度范围的主张以及其陈述的具体理由，与其既往行为难以自洽。

三、美国的实践
域外禁诉令制度起源于英美法系国家，其是指一国法院在案件受理后作出裁判前，根据案件一方当事人的申请，针对案件另一方当事人颁发命令，禁止该当事人在他国法院就相同或类似纠纷提起诉讼或继续诉讼。

[9]在Gallo v. Adina一案中，美国法院确立了Gallo测试标准，作为法院是否有权颁发禁诉令的判断标准，此后在Microsoft v. Motorola[10]一案中，进一步确立了在标准必要专利许可诉讼中如何判断法院是否有权颁发禁诉令的标准。

首先，前后两个诉讼的主体和系争事项是相同的。

此处的相同不是技术性或形式上的相同，指的是在国外提起的诉讼中涉及到的所有争议问题，都能在国内诉讼中得到解决。

因为各国法律不可避免存在差异，系争事项不必须是文字上的完全一致。

本案中当事人显而易见是相同的，至于系争事项是否相同，摩托罗拉主张专利法是地域性的，专利不具有域外效力，因此本案中向美国法院提起诉讼无法解决德
国诉讼中问题，两者不是相同诉讼。

法院认为，在美国提起诉讼解决双方在德国的专利争议，不是由于美国法院对对德国诉讼具有管辖权，而是由于通过判决解决双方在合同上存在的争议，进而间接解决专利上的争议。

因此，可以认为前后两个诉讼是相同诉讼。

第二，外国诉讼是否存在至少一项如下因素（Unterweser Factors）：（1）阻碍美国政策；（2）外国诉讼是否恶意；（3）威胁到司法管辖；（4）其他衡平法的考虑。

法院认为摩托罗拉在德国提起的诉讼是恶意，理由在于比较法院获得公正判决的可能，这是一种程序上的操纵，目的在于威胁微软公司，使其产品被迫退出欧洲的重要市场。

第三，对于国际礼让的影响是否在容忍范围内。

四、结论
标准必要专利的有关纠纷，日益成为国家竞争和经济利益争夺的重要战场，对此我国法院采取了扩张性的管辖操作，形成了具有中国特色的“进取型管辖”。

这种管辖制度具有两方面的功能。

首先体现在进攻性上，具体表现是：本国所确立的管辖权体系，应该与本国的国家利益和国民利益“如影随形”。

国家利益扩展到哪里，本国国民利益在他国遭受到侵犯、用尽当地救济也无法得到有效救济时，本国的管辖权，即应延伸到哪里，从而为保护本国国家利益和国民利益提供“无缝衔接”的管辖保障。

而为了满足管辖权的此种“进取”功能，就既需要在属地管辖权、属人管辖权方面确立与本国尽可能广泛的管辖联系要素，对“领土”“国籍”的考虑要能适应更多的相关情形，也需要考虑更多的基于效果等的非传统管辖基点。

同时，为便于对国际事务进行适度介入，还需要在普遍管辖权的范围上确立尽可能广泛的范围，在普遍管辖权的行使上适当降低行使“门槛”的要求。

一旦本国没有针对相应情形确立自身的管辖权，即使存在着相关国家利益和国民利益的保护需求，以及介入国际事务的需求，本国也将无法实际行使相应的管辖权，从而提供相应的保护和国际介入。

在此情形下，国家即使勉强介入进行相应管辖，也将不具有合法性。

所以，广泛覆盖的进取型管辖权，其本质，在于为本国的进取型行动提供国内合法依据。

标准必要专利诉讼中，法院通过尽可能多的连结点，为中国法院是具有最密切联系的法院辩护，正是体现了积极进攻的管辖制度。

[11]其次，进取型管辖权也具有防卫功能。

此种功能的含义是指，对于他国通过其本国管辖权所发起的“合法”挑战行为，本国应该同样有权通过对等地行使管辖权来予以反制和报复。

很显然，进取型管辖权的防卫功能，本质上是建立在管辖权的反制、报复功能基础之上的。

但与管辖权单纯的反制、报复功能不同在于：进取型管辖权的此种功能，能够充分地体现出其“进可攻、退可守”的特性。

惟有同时具有此种可进可退的功能，进取型管辖权的“进取”功能才能得以充分实现。

法院通过向外国当事人颁布禁诉令，事实上就是对国外法院做出裁判的报复，阻止其损害本国公民的利益。

但这种进取型管辖权并非全无弊端，过于扩张性的管辖权制度显然有违国际礼让原则。

倘若各国法院均采取同样的操作，在可预见的未来或将出现全球各个法院针对相同诉讼当事人所裁决的标准必要专利全球许可费率之间的冲突和协调问题。

对全球费率的强行裁决必然引发僭越他国司法主权的争议，违背国际礼让原则，不利于维护良好稳定的国际司法秩序。

[12]
参考文献：
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[8]（2019）最高法知民终732、733、734号之二
[9]祝建军.我国应建立处理标准必要专利争议的禁诉令制度[J].知识产权，2020（06）：25-33.
[10]Microsoft Corp. v. Motorola，Inc.，696 F.3d 872（C.A.9（Wash.），2012）
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