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迪士尼商标侵权案解析

案情

2015年6月中旬，迪士尼商标注册人委托某代理公司向上海市工商局检查总队投诉，举报维也纳酒店（迪士尼店）在招牌、官网等媒介上加入“迪士尼”字样作为名称开展经营活动。迪士尼商标注册人认为，维也纳酒店使用“迪士尼”字样的行为会对消费者造成混淆，损害迪士尼商标的商誉，侵犯迪士尼注册商标专用权。

接到举报后，办案人员随即展开调查，发现在浦东新区范围内有5家维也纳酒店在名称中使用“迪士尼”字样。为明确上述酒店的具体位置和违法情况，办案人员实地排查，发现有使用“迪士尼”“迪士尼乐园”“迪士尼大道”字样等多种情况，同时发现上述酒店在招牌、酒店官方网站、第三方网站、电子显示屏等媒介上以“迪士尼”字样发布信息。

经查，维也纳酒店系连锁加盟酒店，由物业的业主方委托维也纳国际酒店管理有限公司经营管理（下称维也纳公司）。维也纳公司接受委托后授权业主方使用维也纳品牌并派驻管理团队负责酒店的经营管理，向业主方承诺一定的客房入住率。维也纳公司则向业主方收取加盟费、品牌使用费、管理团队薪金等费用。

自2015年起，上述酒店的店长为提高入住率，分别向维也纳公司提出申请并获得批准，在酒店名称中加入“迪士尼”字样，以维也纳酒店迪士尼店、维也纳酒店周浦迪士尼乐园店等名称开展经营。

经调查取证，执法机关依据《商标法》第五十七条第（二）项于11月下旬对维也纳公司作出罚款10万元的行政处罚，对上述酒店的业主方作出责令整改的行政处罚。目前此案罚款已缴纳到位。

争议

（一）法律适用

在案件办理过程中，办案人员对此案应适用《商标法》还是《反不正当竞争法》产生不同意见。

认为应适用《反不正当竞争法》的主要理由是：维也纳公司在宣传时使用“迪士尼”字样是对自己旗下酒店位置的虚假表示，消费者在选择酒店时会产生维也纳酒店在迪士尼乐园附近的错误理解，酒店可以吸引更多消费者入住，在竞争中获得优势，属于《反不正当竞争法》第九条规定的不正当竞争行为。

认为应适用《商标法》的理由是：1.选择适用《商标法》还是《反不正当竞争法》应考虑当事人的主观故意及危害后果。维也纳公司将与他人注册商标相同的商标使用在同类服务上，这是《商标法》明确禁止的行为。2.维也纳公司的行为暗示其酒店与迪士尼乐园在地理位置上存在联系，容易造成混淆误认，使消费者以为维也纳公司的酒店在迪士尼乐园附近。3.维也纳公司的行为暗示其与迪士尼乐园的投资主体存在关联。商标的作用是区分商品或服务的来源，维也纳公司使用迪士尼注册商标作为酒店名称的一部分，存在使消费者对服务来源产生混淆的可能性。从主观来看，维也纳公司是为了攀附迪士尼商标的声誉以提高自身知名度，从主观故意到危害后果都符合《商标法》规定的侵权行为。

（二）是否合理使用

在案件办理过程中，有人提出，迪士尼乐园作为这一区域内知名度最高的项目，已成为该区域的通用地名。根据《商标法》第五十九条第一款“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的规定，维也纳公司在酒店名称中使用“迪士尼”字样是表示地理位置，可视为商标的指示性合理使用。

办案机构认为上述行为不构成商标的合理使用。结合《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，办案机构认为，商标的合理使用应当遵循以下原则：

1.善意原则。在使用他人注册商标时不能作为自己的商标使用，不能带有搭便车、诋毁竞争对手的目的和行为。在本案中，维也纳公司将“迪士尼”字样加入酒店名称中的行为，已构成商标意义上的使用。

2.必要原则。使用他人注册商标应有充分正当理由，应用于说明或描述自己的产品，例如表明产品特点或其他特征。在本案中，维也纳公司的酒店实际位于康桥、惠南等地，且在名称中已表明地名，并无使用“迪士尼”字样的必要性。

3.合理原则。使用他人注册商标应具备合理性，不能使消费者对商品或服务来源产生混淆，误认为购买的是商标注册人生产的商品或提供的服务。对酒店等服务企业来说，在对外宣传、开展经营时，酒店名称发挥的作用就是表明主体身份，是区别不同服务提供者的关键因素。对消费者来说，酒店名称也是选择相关服务时首要的参考因素。在本案中，办案人员通过走访地名办公室等机构得知，“迪士尼”“迪士尼乐园”并非经法律确认的地名，涉案酒店在名称中使用上述文字实质是暗示自己与迪士尼公司存在某种特定的商业联系，会使消费者误认为维也纳酒店是经过迪士尼公司认证或授权的。维也纳公司与迪士尼公司不存在投

资关系，也未经迪士尼公司认证授权，其在酒店名称中加入“迪士尼”等字样，不构成商标的合理使用。

（三）违法行为定性

在本案中，维也纳公司的行为是构成《商标法》第五十七条第（一）项规定的“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”情形，还是构成第五十七条第（二）项规定的“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”情形？办案人员对此问题展开讨论。

《商标法》第五十七条第（一）项规定的是“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”，维也纳公司旗下酒店提供的服务，与迪士尼公司的迪士尼和迪士尼乐园商标获得核准注册的“供膳寄宿处、饭店”等服务类别相同（第43类）。维也纳公司将“迪士尼”“迪士尼乐园”字样添加到酒店名称中，以“维也纳酒店迪士尼店”“维也纳酒店周浦迪士尼乐园店”作为酒店名称，虽然“迪士尼”“迪士尼乐园”字样的字体外观与迪士尼公司的注册商标完全一致，但酒店名称中主要部分仍然是“维也纳酒店”，与迪士尼商标存在差异，不属于相同商标。

因此，办案机构认为维也纳公司的行为属于《商标法》第五十七条第（二）项规定的在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的情形。根据前文所述，维也纳公司的行为容易对消费者造成地理位置和投资主体间关系的混淆误认，但维也纳公司无法提供与迪士尼公司同等的服务，客观上会损害迪士尼商誉，侵犯迪士尼商标专用权。

（四）违法主体认定