解读美国专利法_不正当行为_理论的适用

美国专利法中有关不正当行为的规定，要求专利申请人在专利申请的过程中履行诚信义务，否则将承担专利无效或不可执行的法律后果。

因此，不正当行为在专利侵权之诉中，常被专利侵权人作为重要的抗辩理由。

一、背景对不正当行为的法律规制，经历了半个多世纪的发展。

在美国早期的专利法中，就已经确立了对通过不正当手段获得的专利可以实行私力救济的制度。

但即使有此规定，法院对以不正当行为作为抗辩理由一直持谨慎甚至反对的态度。

直到1945年，美国最高法院才以衡平法上著名的“不干净的手”原则1为基础发展了“不正当行为”理论，并明确指出，专利申请中的不正当行为可以作为专利侵权之诉的抗辩理由。

法院认为，专利权是一项与公共利益密切相关的权利，而不正当行为是对权利的滥用，它对公共利益形成了潜在的损害。

基于“不正当行为”理论，所有负责专利申请和审查的人都必须履行诚信与善意义务。

也就是说，该义务的承担者不仅包括专利申请人，还包解读美国专利法“不正当行为”理论的适用刘文琦/文【摘要】美国专利法中“不正当行为”理论要求专利申请人在专利申请的过程中履行诚信披露义务，否则将承担专利无效或不可执行的严重后果。

该理论的适用旨在提高专利申请质量和保障公共利益。

由于目前尚无对“不正当行为”成立要件的统一标准，法院在适用该理论时形成了多元化解释。

多年来，“不正当行为”理论对鼓励申请人履行诚信义务起到了积极的作用。

但随着该理论的扩张适用，其弊端也逐渐显现出来。

【关键词】不正当行为专利披露在先技术重要信息1.“不干净的手”是衡平法上一项著名的原则。

它是指一方的欺骗行为或不诚信行为破坏了可供另一方信任的基础，因此也意味着被滥用的权利不受法律保护。

括专利申请人的代表人，如专利律师或专利代理人。

此项规定至少具有两个目的：第一，提高专利申请质量。

由于专利申请中的实质性失实陈述或欺骗性疏漏，可能导致专利无效或不可执行的严重后果，专利申请人必须确保呈交给专利与商标局的专利申请材料详尽且真实，从而保证了专利申请与审查的质量。

第二，保障公共利益。

专利权是一种私权，但对这种私权的保护必须建立在它和一般公众利益达成平衡的基础之上。

专利法中的等同原则、禁止反悔原则和自由公知技术抗辩原则都体现了这种法益平衡的思想。

倘若专利申请材料中的信息不真实详尽，就有可能为一项或多项本应处于公共领域的信息授予合法的垄断权，因而损害了社会公众的利益。

对不正当行为的规制，恰恰体现了对公共利益的保护[1]。

二、不正当行为的构成要件构成不正当行为必须具备两个构成要件，即重要性要件和欺诈故意要件。

法院在审查不正当行为构成与否时，首先考虑的是，专利申请材料中的错误与疏漏是否构成决定授予专利权的重要性信息。

如若构成，法院才将进一步考虑行为人是否具备失实性陈述的故意。

在司法判例中，不难发现，法院往往会平衡对此二要件的要求。

也就是说，法院会根据存在错误或疏漏的信息对专利审批的重要程度，相应地适当提高或降低对行为人欺诈故意要件的要求。

即当不正确信息对专利获批的影响较大时，法院会降低在该案中达到欺诈故意要件的门槛；反之，法院将提高对行为人故意要件的要求。

（一）重要性专利法要求专利申请人履行诚信披露义务。

无论是呈交或撤回的专利申请材料都必须满足诚信义务的要求。

违反诚信义务通常是指没有向美国专利与商标局披露重要信息[2]。

由于美国最高法院未对何为重要信息作出详尽且具有判例意义的解释，因此在司法界和实务界并没有统一的有关重要性要件的标准。

在早期的判例中，法院曾经适用过三种判断重要性的标准。

第一，客观“要是没有”检验法。

即当法院认为若非该申请信息中的错误陈述，申请将不具可专利性时，该错误陈述即具备了重要性要件。

第二，主观“要是没有”检验法。

这种判断方法较客观检验法更为宽松，错误陈述更容易符合重要性的要求。

即只要专利审查员基于对错误信息的信赖作出了授予专利权的决定，就可以认定该信息具备重要性。

第三，“要是没有，则可能”检验法。

此判断标准是三种判断方法中门槛最低的一种。

只要失实性陈述或疏漏可能影响专利审查的过程，则该陈述或疏漏构成诚信披露义务中的重要信息。

目前，最为通行的判断重要性的标准源于美国专利与商标局第56号规章。

该规章规定，若某信息构成专利申请无效的初步证据，即构成了专利披露义务中的重要信息。

2虽然该规章的规定也并非法院适用的唯一标准，但由于联邦巡回上诉法院倾向于适用第56号规章的规定，因此该规定成为目前最具指导意义的判断重要性要件的标准。

此外，法院还认为，披露义务还应包括在判断申请是否具有可专利性时任何理性审查员认为的重要信息。

（二）欺诈故意不正当行为的成立须行为人具有欺骗专利评审部门的故意[3]。

在以不正当行为作为抗辩理由时，被诉侵权人往往很难找到直接的证据证明专利申请人或其代理人具备欺诈故意。

所幸的2.Rule56of the Code of Federal Regulation,1992.是，法院并不要求必须出具直接证据来证明。

法院往往根据环境规则（surrounding circumstance）来确定是否存在欺诈故意。

即法院将考虑申请材料、过程、失实性陈述与真实情况的偏差等因素作出判断。

但在通常情况下，若行为人明知申请信息有错误或疏漏，还仍然将此材料呈交给专利与商标局，就将被认定为具有欺诈故意。

值得指出的是，联邦巡回上诉法院认为，仅因粗心引起的疏漏陈述不足以认定欺诈的故意。

三、适用“不正当行为”理论的常见情形“不正当行为”理论已在美国近年来的司法判例中被广泛运用，而且它更是被诉专利侵权人提出的主要抗辩理由之一。

越来越多的判例表明，法院对“不正当行为”理论的适用显示出扩张的趋势。

以下是几种适用该理论的典型情形：（一）未披露与专利申请有关的在先技术专利法要求申请人在履行披露义务时，必须做到详尽披露。

无论是对专利申请有利或者不利的信息，只要可能影响专利审查员的决定就必须披露。

特别是在2007年的Mckesson Information Solution v.Bridge Medical3一案中，法院的判决令实务界倍感披露义务的严格及其扩张趋势。

该案中涉及了三项相关的专利申请，专利人Mckesson 向专利与商标局递交了三项相关的专利申请，其中两项由审查员Trafton评审，而另一项由审查员Lev评审。

审查员Lev经过审查，最终拒绝了他所审查的一项申请。

当Mckesson收到申请失败的消息时，另外两项相关的专利申请还处于审查程序中。

虽然Mckesson向审查员Trafton披露了评审员Lev正在评审一项相关专利申请，但并未披露Lev项下申请失败的信息。

法院认为Mckesson负有披露此信息的义务，但其并未履行。

此外，Mckesson先后提交的另外两项专利申请尽管由同一个审查员Trafton负责评审，但Mckesson并未明确告知Trafton该两项申请具有相关性和类似性。

Mckesson辩称，同一评审员应该知道两项申请的详细情况而无须披露。

但法院认为，Mckesson有义务明确披露此信息，而不能依赖评审员对某项在先申请的记忆去决定后继申请中信息披露的范围。

最终，法院认定了Mckesson的不正当行为。

（二）未披露最佳模式美国《专利法》第112条第1款规定，发明人在专利申请时应披露实施其发明的最佳模式。

若该专利申请人所披露的信息，足以使一般熟悉该技术的人员知晓如何实施其发明的最佳模式，即认为专利申请人已尽到了诚信披露的义务。

披露最佳模式的要求旨在避免发明人取得专利时隐瞒其已知的最佳实施方案。

在Consolidated Aluminum Corp.v.Foseco Interna-tional Ltd.4一案中，法院认为Consolidated Alu-minum公司未披露某项专利的最佳实施模式而判决该专利不可执行，同时判决Consolidated Aluminum所拥有的另外三项基于未披露信息而获得的专利无效。

（三）未披露与为专利申请出具的重要意见相关的信息披露义务还延伸至为专利申请出具的重要3.Mckesson Information Solution v.Bridge Medical，487F.3d897(Fed.Cir.2007).4.Consolidated Aluminum Corp.v.Foseco International Ltd.,910F.2d804,809(Fed.Cir.1990).5.Ferring B.V.v.Barr Labs.Inc.,437F.3d 1181(Fed.Cir.Feb.15,2006).6.Hoffman-La Roche v.Promega,323F.3d 1354(Fed.Cir.2003).7.Purdue Pharam v.Endo Pharmaceuticals,410F.3d 690(Fed.Cir.2005).意见。

该意见往往是由该领域的专家或者技术人员作出的，作为申请材料的一部分呈交给专利评审部门，对评审结果也会产生重要影响。

因此，这些重要意见以及与此相关的信息也是披露义务所及的范围。

特别的是，如若重要意见的出具人与专利申请人之间存在某种利益上的关系，无论是当前存在的还是过去发生的，都必须披露[4]。

这些利益上的关系将会使审查人员审慎地考虑该意见的客观性。

在Ferring B.V.v.Barr Labs.Inc.5一案中就出现了关联信息的欺诈。

专利申请人Ferring 公司先后向专利复审委员会递交了八份专家意见，用以解释其申请与某项在先技术的关系。

其中五份意见的出具人分别是：一位发明者、一位Ferring 公司的顾问、一名曾受雇于该公司的顾问，一位Ferring 公司的研发主任和一名接受该公司科研资助的个人。

这五位出具专业性意见的个人都曾经受雇于Ferring 公司或接受过公司的资助。

在他们呈交的专家意见中只有一人附上了简历，其他四人都没有说明自己与该公司之间的关系。

法院认为专家意见在申请专利中至关重要，它们将直接影响审查员对申请的判断。

但是，申请人刻意隐瞒了其与出具意见专家之间的利益关系，而这种关系也将直接影响审查员对专家意见的认可，因此法院认定该行为是不正当行为。

（四）以过去时态叙述并未发生的事实在呈交专利申请材料时，必须严格履行真实披露的义务。

专利申请人常常以过去时态的陈述方式描述其发明的研发过程及结果。

专利与商标局将以此作为决定其是否具有可专利性的考虑因素之一。

因此，以过去时态的陈述，必须是在呈交申请材料时确已发生的事实，否则法院将会认为行为人具有不正当行为。

在Hoffman -LaRoche v.Promega 6一案中，联邦巡回法院发现专利人以过去时态描述了某一实验，但该实验在专利申请时并未完成，因此认定该行为是不正当行为。