1.创造性判断“三步法”的反思及“整体比较法”的提出

一、 创造性标准的设置作为可专利性判断的两大标准，新颖性的概念是专利法中的基本概念与专利要件之一，其与创造性的关系密不可分，二者具体的适用也有助于我们理解创造性设置的初衷及“三步法”的由来。

1.新颖性专利法基本宗旨之一是鼓励和保护创新1。

因此，专利法有“喜新厌旧”“推陈出新”的特质。

早期的专利制度中，只要专利申请体现出“新”的一面，就能授予其专利权，并美其名曰“新颖性”。

用新颖性来评价专利申请，有其客观、高效的优点，有其天然的合理性，专利申请不能是已经存在的现有技术，只要客观上与现有技术拉开一定距离，就认为申请具有新颖性2。

因此，新颖性一直是专利制度中基本概念与专利要件之一。

依此标准，是否具有新颖性也很好检验。

通常,比对方式采用“一对一”的方式，即只能用现有技术中的一篇文献（或者现实中存在的一个技术方案）与专利申请相比，且很容易看出来两者是否相同，因此，新颖性判断的结论具有客观性，较少产生争议。

新颖性判断应该从以下四个方面来考察：技术领域、技术问题、技术方案、技术效果。

本文称之为新颖性“四要素”。

举例来说，两个“同性”的双胞胎，出生时间有前后，两人从各方面来比都“一模一样”，我们就说在后出生的孩子，相比在先出生的孩子，没有新颖性。

但是，如果是“龙凤胎”，就算两人长相、身高、体重一样，甚至性格或行为举止也一样，但由于性别不同，就不能不具有新颖性的认定。

2.创造性新颖性要件在相当长一段时间内，一直是主要的专利要件创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，早期的专利要件没有创造性的要求。

后来，随着现有技术的文献不断增加，发现即便是专利申请符合新颖性要件，但如果其“新的程度”不高，与现有技创造性判断“三步法”的反思及“整体比较法”的提出□ 马云鹏摘 要：作为《专利审查指南》明文规定的审查基准，“三步法”已成为专利审查及司法实践中评价创造性的重要标准，在理论和实务上似乎也成为大家公认的“法宝”，如果不能通过“三步法”的检测，一项发明基本上就丧失了其可专利性。

不过，从创造性标准设置的初衷来看，“三步法”也有着其不可克服的弊端及缺陷，本文试图从源头说起，对上述问题进行客观的分析，同时对创造性判断中另一方法“整体比较法”进行简要的梳理。

关键词：三步法最接近的现有技术整体比较法1 专利法基本宗旨有两个方面，鼓励和保护创新是其中一个方面，另一方面是保障公众有自由利用已有社会科技成果的自由。

可以说，专利法基本宗旨是这两方面的和谐相处。

2 《中华人民共和国专利法》第二条第二款规定：“发明，实质对产品的形状、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

”其中，“新的技术方案”也表明，发明必须要与现有技术拉开一段距离，其不能属于现有技术。

术的距离拉不开的话，一旦授予其专利权，便起不到鼓励创新的作用，反而可能会妨碍公众自由利用现有技术。

也就是说，不能简单地以“新”作为要件，还需要同时具备一定的“高度”，即与现有技术能够产生一段明显的距离，这段距离，欧洲用“inventive step”表述，我国台湾地区用“进步性”，都是比较贴切的。

创造性的概念，是围绕着什么是“新的”技术方案的判断而从判例法中脱胎的。

美国专利法明文规定，发明要想取得专利保护，该发明就必须满足“实用性、新颖性、非显而易见性”三大专利要件，其中“非显而易见性”在明确写入美国1952年的专利法典前，但其被美国的专利判例所接受的时点，至少可以上溯到1850年。

美国最高法院在著名的“门锁”案——Hotchkiss v. Greenwood3中明确表示，一项要求保护的发明不仅应具有新颖性和实用性，而且必需具备比新颖性更高的条件[1]4才能取得专利权。

争议专利为一种制造门把的方法，其以制作陶器的成型方法来制造门把，而当时的现有技术采用常见的金属或木制材料来制造门把。

然而，制陶方法在当时也早已是现有技术，故美国联邦最高法院认为该争议专利缺乏技术及巧思(skill and ingenuity)，判决该专利无效。

1952年，美国利用又一次修改《专利法》的机会，首次在成文法中规定授予发明专利权的要求不仅是新颖性和实用性，还包括非显而易见性5（unobviousness），从此奠定了现代专利体制的基本构架。

可见，将“创造性”要件法典化(codify)，编为美国专利法第一百零三条(即35 U.S.C.§103)，美国用了大约一个世纪的时间。

这也说明，对专利法意义上的创造性的理解与适用，还是存在一定的难度的。

由此可见，授予专利除了满足新颖性要件之外，还必须满足创造性要件。

我们由此可以得出，不满足新颖性要件，必然不满足创造性要件。

但即便满足新颖性要件，也不一定就必然满足创造性要件。

或者说，创造性要件是在满足新颖性要件之后更高的“价值判断”要件。

接下来要指出的是，“创造性判断”不同于新颖性判断方式。

轮到创造性判断的时候，表明已经不能单纯用一篇对比文件（一个技术方案）来否定专利申请的新颖性了，但是否能授予专利权，还必须经过“创造性判断”。

因此，既然一篇对比文件（或一个技术方案）“不好使”，应允许再找一篇对比文件（或一个技术方案）来帮忙。

“创造性判断”的方式由此就变成可以用两篇（或以上）对比文件结合一起来评价创造性了。

这样一来，如果对两篇（或以上）对比文件结合在一起来评价创造性的做法毫无限制，则在当前信息时代环境下，总能找到这些对比文件进行结合，便可得出不具有创造性的结论。

这样对“结合”不加以限制的的做法当然不妥，因此，现代专利制度中，对创造性的评价之难点，就在于如何理解“结合”及其限制上面了。

对于新颖性判断，堪比为“一对一”的“战斗”，即只能用一篇对比文件（或一个技术方案）与专利申请做比对，这在程序上是公平的；但是如果允许用两篇（或以上）对比文件结合一起来评价创造性，就好比是“多个人”跟你一个人打架，如果你输了，你会服气吗？所以说，对于“多人打一人”的情形必须加以限制。

这是因为，如果不加以限制，“一比多”的“战争”中，赢家通常是“多方”。

比赛还没有开始，就知道比赛结果了，就知道赢家是谁，这样的结果显然不会令人心悦诚服。

这也就是当前申请人在遇到由于创造性问题被驳回时的“苦恼与不服”之处。

如何解决“一比多”的上述“不公平”问题，专利先贤们能想到的就是：需要对“多方”的“出场人员”作出适当的限制，包括谁可以作为主力队员（最接近的现有技术），辅助队员（其他对比文件）出场的时机和动机问题。

创造性的专利法原理就是这样考虑的。

首先，“多方”可以“选”出一名“主力队员”，其他的队员，并3 参见：52 U.S. 248（1851）.4 参见：贾尼丝•M•米勒[美].专利法概述，that patentability requires "something more" than novelty.5显而易见性），日本和我国台湾地区用“进步性”。

对于创造性概念,各国(地区)专利法表述不同,例如欧洲用“inventive step”(发明高度),美国用“unobviousness”(非不是主力队员，只是“辅助人员”，起到“拾遗补缺呐喊助威”的作用，其杀伤力还是出自于“主力队员”，即“最接近的对比文件”本身。

这样一来，如何选出“最接近的对比文件”，便于创造性分析判断的关键所在，也就是本文下面要讨论的问题。

二、“三步法”及其内在逻辑《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性的方法，具体为如下三个步骤：（i）确定最接近的现有技术；（ii）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（iii）从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

这三个步骤，被业内俗称为“三步法”6。

“三步法”可以用通俗的语言表达：一是，确定能够跟“发明”抗衡的“最接近的现有技术”——“主力队员”；二是，确定“发明”与“主力队员”之间的技术差距（通常用“区别技术特征”来表示）；三是，判断两者之间的“技术差距”是否“显而易见”。

实务中，业内人士，无论是法官、审查员或者专利代理人，几乎没有人怀疑过“三步法”的逻辑正当性。

“三步法”中的第一步是“确定最接近的现有技术”，即限制在以“最接近”为准，而不是随意找一份对比文件都能称之为“最接近”。

既然创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，那其就应含有“新颖性标准”的“基因”，这个“基因”就是“最接近的对比文件”的概念。

即最接近的对比文件”，仍要从“技术领域、技术问题、技术方案、技术（有益）效果”这“技术四要素”去“确定”。

这四个方面的衡量，是创造性审查中的“核心”，体现出两者“基因相同”的问题。

要“确定最接近的现有技术”，需要明确回答两个问题：其一，“最接近的现有技术”如何定义？其二，为什么要“确定最接近的现有技术”？1.“最接近的现有技术”的定义《专利审查指南》第二部分第四章四3.2.1.1是这样定义“最接近的现有技术”的：“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

”上述定义似有不清楚之嫌疑7，笔者试图分解为“技术领域相同或不同”两种情况。

第一种情况是在技术领域相同时：所要解决的技术问题最接近；技术效果或者用途最接近；和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术。

第二种情况是在技术领域不同时：能够实现发明的功能；公开发明的技术特征最多的现有技术。

有上述分解可见，在上述第一种情况下的“最接近的现有技术”，其在本文所称的“技术四要素”方面是最接近的。

由此可见，新颖性与创造性之间具有共同的“基因”或血缘关系；但如果“技术四要素”方面完全一样，则属于新颖性判断的问题了。

特别需要注意的是，《专利审查指南》明确表示6 《欧洲专利审查指南》中，关于“三步法”的规定被称之为“问题.—解决方案范式（the problem-and-solutionapproach）”。

In the problem-and-solution approach, there are three main stages:(i) determining the "closest prior art",(ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.7 这段定义中文字表达上，给人以“混乱”的感觉，这也是导致业内对什么是“最接近的对比文件”认识不清的原因之一。