哲力律师解读美国专利法

哲力律师解读美国专利法

2011年9月16日，美国总统奥巴马正式签署《美国发明法案》（《America Invents Act》，以下简称AIA），这是近60年来美国专利制度最全面、幅度最大的一次修改。截至2013

年3月16日，AIA法案的实质性修订条款已经全部生效实施。那么，对于中国企业，此次美国专利法修改，哪些内容需要特别关注的？在新的专利法律框架下，中国企业将会有哪些机遇和挑战？中国企业应如何“随机应变”，调整在美国的知识产权策略……

本文将针对新法案中修改的部分主要条款进行分析、解读。

一、从“先发明制”到“先申请制”

从2013年3月16日起，美国专利申请将正式采用“先申请制（First-to-Invent）”，结束了长期以来，美国专利制度一直采用的“先发明制（First-to-File）”，即专利申请将被授予最先申请的发明人，而非最先做出发明创造的发明人。这一修改堪称是美国历次专利改革法案中变动最大、影响最深远的部分。

按照“先申请制”原则，新颖性的判断以专利申请日为基准，而不再是专利技术的发明日。值得特别注意的是，美国的先申请制不同于其他国家，它给予发明人一年的宽限期（G race P eriod），允许发明人在申请专利之前一年之内公开披露其发明。但是，如果该专利在申请日前被他人申请了专利或者以发表、使用出售等方式公开，那么该申请将丧失新颖性。借助这一变化，中国企业在进入美国市场之前，一方面应当积极地尽早准备专利申请，另一方面可以利用相关披露政策破坏竞争对手的专利布局。

二、现有技术范围的扩大

修改后的AIA法案进一步扩大了现有技术的范围，实行绝对新颖性。此前的美国专利法规定，世界范围内的以专利、公开出版物形式公开，以及美国境内以公开使用、销售形式而公开的技术构成现有技术。修改之后取消了地域限制，在世界范围内以专利、公开出版物、公开使用、销售或其他方式为公众所知的技术均构成现有技术。这一变化，对于获得专利权无疑增加了难度，也促使发明人尽快应当尽快地提出专利申请。

三、最佳模式的披露要求

2011年9月16日之前，美国专利法第112条要求专利申请文件应该披露实施发明的最佳模式（最佳技术方案）。如果发明人未披露最佳模式，那么即使该专利已经获得授权，也

可能会根据美国专利法第282条被宣告为无效。修改后的AIA法案推翻了专利因未披露最佳模式而被宣告无效的规定，专利侵权的被告也不能以专利权人没有披露最佳模式作为抗辩理由。尽管如此，美国专利法第112条仍然要求发明人必须披露发明的最佳模式，但是对于诉讼中的专利，可以不用担心因为没有披露最佳模式而被宣告无效。

四、受让人可以申请专利和代替发明人宣言

根据美国专利旧法，专利申请只能由发明人提出申请。但从2012年9月16日起，专利受让人可以代表发明人签署专利申请文件。前提是受让人必须提供有关事实的证明显示他们的行为是适当的，用以维护当事人的权利。

另外，美国专利旧法规定，发明人在提出专利申请时，还需要提交一个复杂的宣言，包括国籍、申请人是最初的和第一发明人等。2012年9月16日起，发明人如果死亡、无行为能力或者不合作，申请人（或受让人）可以递交一个“受让人替补声明”替代发明人宣言。

五、微实体

根据美国专利法规定，专利申请人如果是规模少于500人的企业，可以申请“小实体”资格，享受减免50%的专利费用。新的AIA法案引入了“微实体”资格，即如果申请人符合“微实体”的资格，那么专利费用可以享受75％的减免。根据相关规定，作为一个“微实体”，申请人必须满足以下条件：

（1）满足作为“小实体”的资格；

（2）不得之前以发明人身份提交超过四项美国非临时专利申请；

（3）在递交专利申请前一年的总收入不得超过三倍的中等家庭收入；

（4）不得将专利申请转让给在递交专利申请前一年的总收入超过三倍中等家庭收入的实体。

尽管“微实体”的资格条件已经确立，但是具体的认定方式仍需在实践中确定。对于中国申请人而言，将有利于进一步降低专利申请成本，但是也必须遵守诚实原则。

六、新增授权专利的异议程序

新的AIA法案在对授权专利的异议机制方面也作出了重大变化，增加了授权后重审（P ost-G rant R eview）、双方重审（I nter P arte R eview），保留了以前的单方复审，废除了原来的双方复审程序。对于授权后重审及双方重审程序，美国专利商标局规定必须在一年内完

成异议程序(有特殊理由可以延长至一年半)，这对于中国公司进入美国市场和消除专利壁垒具有非常重要的意义。

根据以往案例，当事人遭遇专利侵权威胁或诉讼时，可以选择向法院提出对方专利无效的诉求，也可以向美国专利商标局提出无效请求。但是，由于美国专利商标局的无效程序耗时长，费用高，同时又有“禁止反言”原则的禁锢，在这种情况下，一般当事人都会选择法院或者美国际贸易委员会（ITC）。相比之下，法院诉讼周期长而且费用高；ITC虽然周期较短，但花费依然不菲。这些现实情况都在无形之中给当事人，特别是中国企业进行专利维权增加了极大的压力和负担。不少中国公司在繁冗的程序、高昂的诉讼费和律师费面前，不得不选择放弃美国市场，或者被迫选择交纳高昂的专利授权使用费。

虽然AIA法案新增加的专利异议程序有上述优点，但其缺点也显而易见。这个程序里面的证据程序比较简单，要求权利人提供的材料也很少。根据美国法律的“禁止反言”原则：当事人败诉后，在后面的法院或ITC程序里，不能再把已经提过的或应当提出的专利无效理由作为抗辩。所以对于中国企业而言，在提起相关异议程序时必须非常小心地选择维权手段。

综上所述，面对新的AIA法案，中国企业应该积极调整策略，借助新法案的有利变化，优化海外知识产权战略部署，提高企业竞争力。