软件发明专利思路

软件发明专利思路 Prepared on 22 November 2020

针对软件类的专利:以发明为主.

软件类的发明专利目前在我国还没有足够的重视,也许和我国的文化有关,包容融合是我们历来的尊崇.

下文主要说明在编写软件发明专利时的注意问题,让大家有的放矢,少一些弯路.

由于距离和时间等原因，技术人员通常将其要申请的技术内容通过技术交底书以书面形式给代理人，代理人在根据技术交底书公开的内容，理解技术，并在此基础上进一步进行技术挖掘，以便能撰写出有效且保护范围更大的专利申请文件。技术交底书中至少包括该技术的详细介绍、该技术解决的问题以及该技术以前的现有技术。在技术交底书的基础上进一步进行技术挖掘是非常重要的，它是一份好的申请文件的基础，而申请文件是审查员进行审查判断能否获得专利权的法律文件，更是后续判断是否侵权的依据。

随着计算机技术的发展，利用计算机解决某一领域存在的某一问题，像这一类的发明创造日益增多。我在接收到这一类关于计算机软件的技术交底书时，发现对其的技术挖掘与其它类型技术交底书的技术挖掘有着相同之处及不同之处。为此，以计算机软件类专利申请为例初略谈谈如何进行技术挖掘工作。

(一)从专利的角度判断技术交底书中公开的内容是否符合专利保护的客体，若不是，则尽量在与技术人员充分沟通的基础上，提供能落入专利保护的建议。

由于软件申请的特殊性以及技术人员对此了解有限，因此代理人接收到的技术交底书很可能是一些表象内容，如该技术一些功能介绍，而并未涉及实质的内容，如一些应用类软件的流程类似于智力活动的规则和方法等。

对于技术人员来说，每一件申请都是倾注其心血，对于一个公司提出一件专利都是有其市场或战略等考虑因素，因此绝不能很粗暴地说这个专利不能申请。

比如，我曾经接到一个技术交底书，技术交底书的内容大致是：在一个测试过程中，第一种现有技术是采用A算法进行测量，第二种现有技术是采用B算法进行测量，本发明的发明点在于在测量过程中，加上一个判断条件C，当C成立时采用A算法进行测量，否则采用B算法进行测量。我在技术人员沟通时，了解到该测试过程中公知的，并且该判断条件C也是显然易见的，也就是，本领域的技术人员通过现有技术的A和B无需创造性劳动即可得到本发明的发明点。后来，我以该专利申请存在创造性不够为原因，建议该技术人员重新考虑此案的申请。技术人员为此专门叙述此技术申请的发明背景以及此技术的市场前景，并强烈表示希望能获得专利保护。在这次沟通过程中，技术

人员无意间透露算法B是未公开的一项专利申请的内容。为此，我对本技术的撰写是否具有创造性重新做出的考虑，并且在沟通过程中，也获知此技术的两个非常重要的应用过程。后来，我又向技术人员要求提供这两个应用过程的具体步骤。在撰写该申请文件时，我先保护该测量过程，并且将该测量过程作为一个具体步骤又保护了两个具体的应用过程。

对于应用类软件的技术交底书，需要启发技术人员提供完整的技术方案。但是，很多时候技术人员提供的技术方案虽然包括问题、解决该问题的技术过程等内容，但按照其技术交底书提供的内容是无法获得专利保护的，通常代理人需要找到能获得专利保护的发明点，然后关于此发明点进行技术挖掘。

比如：曾有一家软件公司提供的一份技术交底书，大致内容如下：银行需要进行风险控制，现有的风险控制是先在计算机中设置各个风险点，然后计算机将从各个银行网点采集到的数据进行该些风险点的筛选，并将筛选后的数据进行保存，以便人为判断是否存在不安全交易。但是，每天筛选后得到的数据是非常巨大的，人为判断准确性不高，在技术交底书中公开的发明点是通过在计算机建立风险模型来实现风险点的筛选。初略看，该专利申请的内容即是将人为完成的工作通过计算机来完成。这种技术方案属于智力活动的规则，是不受专利保护的。但是，我仔细阅读其技术方案后发现，若从银行网点过来的数据作为考虑客体，原有的数据处理流程和现有的数据处理流程是非常不同的，并且，新的数据处理流程能够达到提高CPU的处理效率、大大减少存储空间等技术效果。为此，我就以该数据处理流程为发明点，并将其银行风险控制过程作为应用例来向发明人进行技术挖掘。

(二)以撰写的申请文件具有有效性为原则进一步挖掘技术

以日本的日立公司为例，它对于专利申请一直推行着“5FP(5fighting patents)”活动。所述5FP活动是指针对公司的每种主要产品的技术，以获取至少5件战略专利特别是至少5种能够经得起法院判决的专利为目标。也就是说，撰写的申请文件是否有效，不仅仅是考虑让其能够获得专利权，而且至少还要考虑到无效过程。也就是，所撰写的专利申请文件应具有强有力打击竞争对手的法律文书。

在无效理由中，关于所请求专利技术不具备专利性的条件，一般难以取证，举证成本也较高。然而，针对专利申请文件本身缺陷提出宣告专利无效请求，无需另行取证。“以彼之矛，攻彼之盾”，是专利侵权抗辩人最经济、最有效的反击手段，也是专利权人最痛悔的专利保护失败。

为此，代理人在技术挖掘时，至少要考虑到：专利说明书清楚、完整和能够实现。

对于大多数涉及计算机程序的发明专利申请，由于计算机硬件和软件之间的相互关系和相互依存，不但要在软件方面充分公开而且要在硬件方面充分公开，因此，在说明书中，还要对涉及计算机程序的发明所赖难以完成实现的硬件环境进行详细描述。

比如，曾有一份技术交底书是有关自动控制领域的本体法PVC生产工艺一种改良方法。技术人员在该技术交底书中将其生产工艺过程详细公开，但在与技术人员沟通过程发明该生产工艺是离不开一特定的控制设备。为此，我说服技术人员提供与该工艺有关的控制设备信息。

对于大多数涉及计算机程序的发明专利申请，还需要避免技术方案公开不充分的问题。比如，将计算机程序分解成不同的代码段、功能块或进行块等，然后将它们作为硬件组件来描述。即进行软件模块化地处理时，很难判断该技术方案是否公开充分，为此，需要将其特征细化到下一层次。最常见的是技术交底书中对处理器的描述“处理器用于控制其他器件的工作”。在技术挖掘时，需要将处理器完成的工作具体化。比如，以我撰写的一个“倒车雷达”为例，在技术交底书中，技术人员对倒车雷达的控制中心的描述是非常简单“用于控制其他器件的工作”，为了能将该控制中心公开充分，需要了解在倒车雷达装置侦测障碍物的控制方法中，控制中心完成哪些工作，以便在撰写过程中能将该些工作分类后进行模块化。为此，至少需要技术人员能详细提供该控制中心在该控制过程中的所完成的工作。

(三) 以撰写的申请文件具有较大保护范围为原则进一步挖掘技术

对于技术人员来说，他(们)面对的更多是市场，也就是用户的需求。他(们)在考虑这项技术时，会针对一个特定的领域并且技术方案相对比较完善。代理人不仅仅在基于技术人员提供的技术交底书中，而且应以更大的保护范围为原则挖掘技术，使撰写的专利申请的保护应大于技术交底书公开的范围。

比如：软件提供的方案通常是局限于某一领域，代理人需要考虑技术方案是否只能局限于此领域，若否，则需要将其扩展成一个更广泛的领域。再比如：技术人员通常提供一种能够实施的较佳的实施方案，首先需考虑解决预先提及的技术问题是否还需要其他的实施方式，然后再考虑组成该技术方案的每个技术特征是否可以有其他可替换的技术特征，这样既能扩大保护范围又能使得权利要求得到说明书的支持。在与技术人员沟通时，多问几个还有其他方式实现吗，这种特征还能有其他特征来替换吗，这两个特征可以将其上位吗