公司并购中的知识产权法律风险

公司并购收购中的知识产权法律风险

中伦律师事务所顾萍

随着知识产权的相关交易在公司并购中的比重越来越大，甚至成为一些企业收购的核心目标，有关知识产权法律风险的意识和评估愈发重要，其对于商业目标实现的战略意义也愈发凸显。

涉及知识产权的公司并购在法律上必然导致知识产权权属的转移。知识产权作为无形资产，其转移涉及到的法律问题相较于传统实物资产的转移更为复杂。比如，在先权利的审核，转移的程序性管理，权利价值的确认等，在交易前后均存在着诸多的不确定性和纠纷隐患。

在公司并购收购中可能存在的知识产权法律风险主要有以下四种：

一、知识产权所有权权属瑕疵风险

公司并购如果涉及到知识产权的权属转移，首先要审查的是该知识产权

的权属问题。如果权属存在瑕疵将直接导致收购失败。

一般来说，目标企业使用的知识产权可能存在三种所有权形式：企业所

有的知识产权、与他人共有的知识产权、以及第三方（雇员、独立合同

方或其他第三方）所有的知识产权。在后两种情况下，知识产权的权属

瑕疵风险较大，应予以注意：

1.共同所有的知识产权

一般而言，知识产权的共有人之间的权利和义务采取约定优先的原

则。在公司并购中，如果目标企业存在共同所有的知识产权，需要

审查该知识产权按约定或规定是否需要共同所有人全部同意方可转

移。因此，需要仔细审查共同所有权的内容，例如，各方的许可权

限、知识产权转移的条件、对知识产权有效性的维持以及侵权发生

时的救济方式等约定。

如果被收购或者被并购的目标企业的知识产权在美国，交易时要特

别注意。因为美国的专利权共有人不需要通知其他共有人就可以单

独处分共有专利，并且收益无需与其他共有人分享。

2.雇员所有的知识产权

如果目标企业的雇佣合同明确规定，专利发明归雇员所有，该企业

就不是该项专利的所有权人。因此，应当仔细审查目标企业相关劳

动合同中对于发明创造的专利权的约定条款，以确定专利权的权属

状况，查明是否需要补偿以及如何补偿相关的雇员发明人。

3.独立合同方所有的知识产权

如果目标企业所使用的专利技术或其他知识产权是由独立合同方在

帮助企业设计和研发产品过程中做出的，在确定该等知识产权的权

属时，应仔细审查相关的独立合同（如委托开发合同）中对研发过

程中的知识产权权属的规定。

4.其他第三方所有的知识产权

如果目标企业所使用的知识产权来自于第三方，在并购时必须认真

审查相关的使用许可合同，查明许可种类，以及合同中是否存在被

许可人可以对许可技术进行修改的约定，是否存在对二次开发的权

利归属的约定，是否存在控制权变更条款。

因此，公司并购中的知识产权权属瑕疵风险主要来自于相关的合同风险以及相关国家的知识产权法律冲突（如果存在）。在并购过程中，应仔细审查和评估所涉知识产权的性质，区别所有权与使用权。

二、知识产权地域性风险

知识产权具有严格的地域性，是公司并购中的一个重要风险源。知识产权的地域性意味着，按照一个国家或地区的法律产生的知识产权，只在该国家或地区范围内有效。同一项技术可以在很多国家或地区取得专利，同一个商标也可以在很多国家或地区注册。因此，大型跨国公司一般都会在很多国家或地区申请专利，其产品也会销售到很多国家或地区，并在其产品销售地注册商标。

并购目标企业在某一个国家或地区获得了技术专利或产品（服务）商标，并不意味着当然获得该企业在其他国家或地区就同一技术或产品的专

利权或商标权。如果公司的战略目标是多地区甚至全球范围内的专利或商标，就必须审查该专利或商标在哪些国家或地区已获得权属。是否在企业的目标市场，比如说美国、欧洲，申请了专利、商标对于交易价格乃至交易是否成功有重大影响。

三、知识产权时间性风险

知识产权具有严格的权利保护期限。超出这一界限，法律对于相应的知识产权不再给予法定的“垄断性”保护。

在公司并购过程中，应当确定所要收购的知识产权是否在法律保护的有限期限内以及其有效期限至何时为止，是否可以续展以及如何续展，是否存在障碍和续展的费用等。并购目标企业是否按时缴付了专利年费，

专利是否仍然有效。以上直接决定了该项知识产权保护的范围和强度，

并且会对收购价格的产生影响。

四、知识产权诉讼或无效争议风险

在并购前，应评估目标公司近五年内作为原告或被告参与的、已结案的

或正在审理的诉讼案件情况、无效情况，包括调查案件性质、诉讼法律

关系和结案情况，以了解目标公司知识产权经营管理的状况和基础。

如果目标公司知识产权的所有权或/和有效性被第三方提出法律质疑，

收购方应当分析其中的争议焦点和可能的结果，尤其是目标公司可能要

承担的责任的大小、其对目标公司知识产权的影响、以及对收购方购买、

运营所涉知识产权会造成何种影响。

对于目标公司涉及的国际专利诉讼，应当对原告的具体诉讼目的进行分

析，是为了确定权属，或是迫使目标公司与之商谈许可事宜，或是通过

诉讼或的高额赔偿等等，从而进一步评估并购中的知识产权法律风险的

强弱。

此外，收购方还应当调查和评估目标公司正在申请、审查过程中的知识

产权状况。例如，驰名商标的申请与认定情况，发明专利的申请与审查

情况等。通过调查官方的审查意见、目标公司的答辩意见和利益相关人

的质疑意见，查明可能存在的知识产权争议风险。

对于上述四种法律风险的评估主要通过知识产权尽职调查完成。公司应首先确定目标企业的目标知识产权，然后选择交易方式（资产收购或者股权收购）。第三步应确定交易中具有实质意义的知识产权，审查该知识产权的相关材料，注重评测上述四种可能的法律风险，最后方能确定并购价格，基于尽职调查的结果制定最终的并购方案。