发明专利申请实质审查的主要内容(专利知识讲座142)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

142、发明专利申请实质审查的主要内容

我国对发明专利申请实行的是早期公开、迟延审查制度。因此，专利局对专利申请的实质审查，是依据申请人的请求而启动的，但最迟亦要在申请日（含优先权日）起三年内决定是否对发明专利申请进行实质审查。根据专利法第53条的规定，经实质审查驳回的情形、也就是实质审查的内容是：

1、发明专利申请是否违反法律和公德

即发明专利申请是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益，以及依赖遗传资源完成的发明创造其遗传资源的获得是否违法。概括讲，是依据专利法第5条的审查。

2、发明专利申请虽然不违法、但不属于保护的范围

即是否属于科学发现、是否属于智力活动的规则和方法、是否属于疾病的诊断和治疗方法、是否属于动物和植物品种、是否属于用原子核变换方法获得的物质、以及是否属于对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计的审查。概括讲，是依据专利法第25条所进行的审查。

3、发明专利申请是否属于重复授权

专利法第9条第1款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权”，虽然禁止重复授权原则最初的立法本意在于弥补先申请原则只调整不同申请人、而不调整相同申请人的情况。即同一申请人同一日，或不同日提出的相同主题的发明创造，是最早禁止重复授权原则调整的范围。但基于禁止重复授权原则从字面上涵盖了所有重复授权的情况，故后来其调整的范围涵盖到所有重复授权的现象。第三次修改专利法更明确了这一点，即禁止重复授权原则调整的范围不限于同一申请人，而且包括所有申请人，即不允许有两个以上相同主题的专利申请存在，也不允许两个以上相同主题的专利权存在。故在发明专利实审程序中，对重复授权的审查是一项重要内容。概括讲，是根据专利法第9条第1款（第1句）的审查。

4、在相同主题情况下，谁先提出的专利申请

专利法第9条第2款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。该条就是先申请原则，尽管重复授权现象在审查实践中，根据审查指南的规定均引述禁止重复授权原则来处理，而不再使用先申请原则来处理。但并不意味着先申请原则不包括禁止重复授权逻辑，或者说亦不味着就不能使用先申请原则对不同申请人先后提出的相同主题的专利申请进行处理。审查指南规定优先适用禁止重复授权原则，是基于出现法律竞合现象时，统一适用法律的需要。另外，先申请原则还有禁止重复授权原则所不能替代的部分，即对应于先发明原则。如果不规定先申请原则，自然

会有申请人以自己是先发明的人来要求获得专利权，正因为写入了先申请原则，先发明的人就不会再提出自己的主张了。在该问题上，先申请原则就象一把“尚方宝剑”，有了它好象感觉不出好处，但没有它就乱套了。如果真有先发明人主张应当获得专利权，哪么，专利局当然要引述先申请原则进行驳回了。因此，不能认为先申请原则在审查员的实审中使用的几率极低，而否认其存在的必要性。之所以先申请原则仍是实质审查的范围，原因亦在如此。这部分概括讲，是根据专利法第9条第2款的审查。

5、发明专利申请和实用新型专利权“衔接性放弃”是否符合规定

专利法第9条第1款第2句规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。这是第三次修改专利法的一项重要内容，可以概括为“衔接性放弃”，即就相同的技术方案，实用新型先授权先保护，发明专利申请授权时，实用新型专利权放弃，实现“无缝连接”的继续保护。但要作到这一点，在手续上必须符合规定，该手续是否符合规定，是“衔接性放弃”审查的主要内容。应当说，“衔接性放弃”的审查是一项新增加的内容，可能在实践中会发生许多新情况，如两项专利权利要求部分相同时怎么办？两项专利权保护范围完全不相同时怎么办？因为发明专利申请基于进行了实质审查，通常要对权利要求的内容进行较大的修改，而实用新型不进行实质审查，其要求的保护范围往往就是申请日提交的范围。这些可能出现的新问题，需要经过实践总结经验，再制订更为细化的规则。从“衔接性放弃”审查内容来看，亦应当理解为实质审查的范围并不限于实体问题，必要时亦包括程序上的手续问题。这部分内容的审查，可以概括为根据专利法第9条第1款第2句的审查。

6、发明专利申请是否符合发明专利客体的定义

专利法第2条第2款对发明专利客体的定义是“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。即首先要看申请专利的发明创造是否采用了技术方案、解决了技术问题。且产生了技术效果，如果一项发明没有技术内容，则应当可以引用专利法第2条第2款进行驳回。

7、向外申请专利是否通过了保密审查

根据专利法第20条第1款的规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”。尽管发明专利申请初审中也有这一问题的审查，但初审和实审中对该问题的审查内容并不完全重复。初审中是审查其手续是否符合规定，而实审中则是侧重如果发现未经保密审查就向外申请了专利，则本发明专利申请就要驳回。这部分内容的审查，可以概括为依据专利法第20条第1款的审查。

8、发明专利申请是否符合“三性”

专利法第22条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、

创造性和实用性”。这也是实质审查中花费时间和精力最为多的内容，亦是“专利性”最为主要的部分，专利法、细则和审查指南对该部分内容的规定也最为详细和全面。这部分内容可以概括为专利法第22条规定的“三性”的审查。

9、权利要求是否获得说明书的支持

根据专利法第26条第4款的规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。所谓“以说明书为依据”，就是获得说明书的支持。如说明书中记载了A方案而未记载B方案，如果权利要求保护B方案，且权利要求未充分公开B方案时（从逻辑上讲，权利要求公开的内容如果没有写入说明书，仍然可以补入说明书），则属于未以说明书为依据，或者说未获得说明书的支持，申请人应当删除权利要求中的B方案，否则该专利申请将被驳回，这部分内容可以概括为依据专利法第26条第4款的审查。

10、申请文件中是否披露了遗传资源来源

专利法第26条第5款规定：“依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由”。对该款内容不仅细则第53规定的实审范围有，细则第44条规定的初审范围也有。但不能认为初审和实审进行的是重复审查，而是各有自己的侧重点。初审中对遗传资源来源的审查主要是请求书和登记表填写的审查，并不要求审查员阅读说明书。而根据审查指南第2部分第10章第9.5.3节的规定，审查员“应当首先仔细阅读说明书和权利要求书，准确理解发明，在此基础上确定发明创造的完成是否依赖于遗传资源以及所依赖的是何种遗传资源”。即初审和实审对遗传资源问题审查的区别在于，实审中的审查主要是侧重实体而初审侧重于手续。这部分内容可以概括为依据专利法第26条第5款的审查。

11、专利申请是否符合单一性

根据专利法第31条第1款的规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。初审虽然也审查单一性，但初审进行的是明显是否具有单一性的审查。而实审对单一性的审查，既包括检索前的审查，也包括检索后的审查，是全面的单一性的审查。如果发明专利申请具有单一性问题，审查员将要求申请人克服该缺陷，如果不克服该缺陷，将是驳回的理由。但如果审查员没有发现单一性问题，而是授权后被第三人发现，在无效程序中，单一性问题将不是无效的理由。原因是单一性问题不属于是否具有专利性问题，而属于是否应当分案申请、即分开来保护还是合起来保护的问题。这部分内容可以概括为依据专利法第31条第1款的审查。

12、独立权利要求是否记载了解决技术问题的必要技术特征

细则第20条第2款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。细则第44条规定