IPO中职务发明问题解决思路

IPO中职务发明问题解决思路

一、职务发明法律法规解读

1、职务发明的界定

涉及职务发明界定的法律法规主要包括《专利法》、《专利法实施细则》、《职务发明条例草案（送审稿）》。

《专利法》第六条

执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

《专利法实施细则》第十二条

专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

《职务发明条例草案（送审稿）》第七条

下列发明属于职务发明：

（1）在本职工作中完成的发明；

（2）履行单位在本职工作之外分配的任务所完成的发明；

（3）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内完成的，与其在原单位

承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明，但是国家对植物新品种另

有规定的，适用其规定；

（4）主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料、繁殖材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件完成的发明，但是约定返还资金或者支付使用费，或

者仅在完成后利用单位的物质技术条件验证或者测试的除外。

2、IPO中对职务发明的关注

《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章第三十条

发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：

（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

从已上市企业来看，对于企业职务发明的关注主要有三种情形：一是公司从股东或员工处无偿受让的专利技术是否属于职务发明；二是公司正在申请专利的技术是否属于职务发明；三是公司股东用于增资的专利是否属于职务发明。

对于第一种情形，如果公司从股东受让或其他人员处受让的专利属于职务发明，则为公司受让自己的东西，实践中多为无偿受让。证监会关注这种情形的目的是想审核是否存在产权纠纷，甚至是否有损害公司的利益的情形。对公司正在申请的专利是否属于职务发明的关注，是为了确定以后是否会给公司造成产权纠纷，公司需要在招股书中予以确定。对这两类情形处理的主要思路是：确定属于职务发明，所有权归公司所有，相关自然人承诺不会对此主张权利。

而第三种情形有别于前两种，它主要涉及公司股东出资的真实性及合理性问题，因此给予的关注程度会明显高于前面两种情形。因此在处理第三种职务发明的情形时，应该更加审慎严格。这一类情形解决思路跟前面的刚好相反，它旨在解释这不是职务说明而就是股东自己创造的，并非股东利用公司的资产进行个人出资。这期间还必须从股东的专业背景、专利研发过程、研发周期等多个角度来解释股东的确没有利用公司有关资源来进行技术研发工作。

二、案例研究

案例一：戴维医疗（300314，2012年上市）

公司基本信息：宁波戴维医疗器械有限公司是专业从事医疗器械研制、生产、销售为一体的民营企业、国家高新技术企业。

发审反馈问题：原本属于职务发明的专利登记在陈再宏和陈云勤名下，是否构成实际控制人侵占发行人财产，发行人的公司治理和内控制度是否健全有效并运行良好。

解决思路：

具体论证说明：

根据发行人说明与确认及对实际控制人陈云勤、陈再宏的访谈，由于上述专利为原陈再宏和陈云勤在戴维有限从事研发工作过程中形成，发明人或设计人为陈再宏和/或陈云勤，由于其对专利等知识产权保护相关法律规定了解的局限性，在申请专利时直接登记在其名下，但上述专利一直由发行人占有和使用，并为发行人生产经营创造价值，实际控制人陈云勤和陈再宏自己并未实际使用上述专利，也未许可他人使用上述专利谋取利益，后为纠正该等专利权人与实际使用人不一致情形，陈再宏、陈云勤于2008年10月8日将上述专利无偿转让给发行人。

案例分析：

发行人主要从两个方面对该问题进行解释：

1.专利属于职务发明，但申请时登记在陈再宏和陈云勤名下，由发行人生产经营使用； 戴维医疗职务发明解决思路 目标：发明专利为职务发明，未对公司造成损失 1、确认登记时发生错误，发明为职务发明 2、强调未使用专利谋取利益，对公司造成损失

3、专利已无偿转让到公司名下

2.陈再宏和陈云勤自己并未使用上述专利，也未许可他人使用上述专利谋取利益，后为纠正专利权人与实际使用人不一致情形，无偿转让给发行人。

案例二：宝德股份（300023，2009年上市）

公司基本情况：西安宝德自动化股份有限公司专业从事石油、煤炭、冶金、专用设备、新能源等自动化设备的研发、制造及系统成套。2004年12月15日，有限公司在创业广场A604召开股东会，同意赵敏新增货币出资33.3万元人民币、以无形资产“石油钻机电传动控制系统”出资941.7万元人民币。

发审反馈问题：“石油钻机电传动控制系统”是否为职务发明，以其出资是否合理。 解决思路：

具体论证说明：

1、赵敏具有独立完成发明的能力

赵敏具有独立完成“石油钻机电传动控制系统”的能力。赵敏毕业于重庆大学自动化专业，硕士研究生学历，曾先后在研究所、企业中长期从事工业自动化研究、设计工作，主持过多项国家重点科学技术项目，获得过国家科学技术进步奖，发表过十余篇专业论文，具有很强的研发实力，熟悉电气和机械行业，具有个人完成“石油钻机电传动控制系统”的研发能力。作为工业自动化行业的专家，赵敏完成了多项技术研究，“石油钻机电传动控制系统”相关技术正是其中之一。

2、公司创立初期不具相应研发条件

在发行人创立初期，公司主要从事冶金及造纸行业的自动化设备的研发、设计、生产工宝德股份职务发明解决思路 目标：发明专利非职务发明，为赵敏个人所有 1、赵敏具有独立完成发明的能力 2、公司创立初期不具相应研发条件

3、强调发明早于公司成立，非职务期间发明