“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案
贝林格尔英格海姆法玛两合公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案
贝林格尔英格海姆法玛两合公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案文章属性•【案由】专利•【案号】（2018）最高法行申3961号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】再审•【裁判时间】2019.12.31裁判规则发明具有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。
发明具有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。
判断发明相对于现有技术是否显而易见，通常会从对现有技术作出贡献的角度出发，采取相对客观的“三步法”判断方式。
但是，当采取“三步法”难以判断发明是否显而易见，或者初步得出发明是显而易见的结论时，如果发明与现有技术相比取得了预料不到的技术效果，或者发明由于其技术特征导致商业上获得成功，则一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，此时就不应轻易作出发明不具备创造性的结论。
正文贝林格尔英格海姆法玛两合公司与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案中华人民共和国最高人民法院行政裁定书（2018）最高法行申3961号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：贝林格尔英格海姆法玛两合公司。
住所地：德意志联邦共和国莱茵河畔英格海姆，宾吉尔街173号。
授权代表人：于尔根·塞茨（JürgenSeitz），该公司专利顾问。
授权代表人：马库斯·威曼（MarkusWeymann），该公司专利部总监。
委托诉讼代理人：封新琴，北京坤瑞律师事务所律师。
委托诉讼代理人：艾宏，北京市正见永申律师事务所律师。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。
住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：刘新蕾，该局审查员。
委托诉讼代理人：杜国顺，该局审查员。
再审申请人贝林格尔英格海姆法玛两合公司（以下简称贝林格尔公司）因与被申请人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2017）京行终第2470号行政判决，向本院申请再审。
“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案
“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案马库什权利要求专利无效行政纠纷案是一个涉及专利权纠纷的案件。
本文将探讨该案件的背景、争议焦点、法律分析以及最后的解决方案。
背景马库什公司是一家专注于生产和销售消费电子产品的公司。
近年来，该公司在研发和生产其中一种新型电子设备方面取得了一系列突破，并申请了相关的专利。
然而，与马库什公司从事竞争的一家新兴企业却对该专利提出了质疑，并向知识产权局提起了专利无效行政诉讼。
争议焦点在该案中，存在以下争议焦点：1.马库什公司申请的专利是否具有技术创新性？2.专利文件是否达到了专利申请的要求？3.专利是否涉及到现有技术的广泛应用？法律分析针对以上争议焦点，需要进行以下法律分析：1.技术创新性的要求：按照专利法的规定，专利的授予要求申请的发明必须具有技术创新性。
在这种情况下，马库什公司需要提供充分的证据证明他们的专利具有创新性。
2.专利文件的合法性：专利文件必须符合专利法规定的要求，包括明确且具体地描述发明的技术特征、提供支持性的实施方式等。
如果专利文件在这方面存在缺陷，可能会被认为不符合专利申请要求。
3.专利的广泛应用：专利申请必须涉及到现有技术的广泛应用，不能只是对现有技术的简单改进。
马库什公司需要证明他们的专利具有广泛应用，具有较高的发明水平。
解决方案在这种情况下，可以考虑以下解决方案：1.提供证据：马库什公司可以提供更多的证据，证明他们的专利具有技术创新性。
这包括技术实验数据、先前的研究成果等。
2.修改专利文件：如果专利文件存在缺陷，马库什公司可以考虑修改专利文件，以符合专利申请的要求，并确保其具有合法性。
3.辩护：马库什公司可以通过法律途径，向专利无效申诉指导意见和帮助的知识产权诉讼中寻求辩护，保护他们的专利权利。
总结马库什权利要求专利无效行政纠纷案是一个涉及专利权纠纷的案件。
在处理这种案件时，需要对专利的技术创新性、专利文件的合法性以及专利的广泛应用进行法律分析。
北京知识产权法院专利授权确权十大典型案例
北京知识产权法院专利授权确权十大典型案例文章属性•【公布机关】北京知识产权法院,北京知识产权法院,北京知识产权法院•【公布日期】2023.05.30•【分类】其他正文北京知识产权法院专利授权确权十大典型案例案例一：泰拉科斯萨伯补充实验数据案案号：(2018)京73行初2626号典型意义：医药领域技术方案的技术效果往往无法直观确认，需要依赖实验数据进行验证，故补交实验数据一直是此类案件审理过程中一个备受关注的问题。
关于如何确定可以接受的补充实验数据范围，本案判决认为，补交的实验数据是否可以被采信，或者说判断说明书文字记载的技术效果是否仅为断言，取决于该技术效果是否属于申请人在诉争发明“申请日”之前的技术贡献，以及公众在获知诉争发明之时是否可以确认该效果。
本案最终接受了专利权人补充的实验数据，对充分保护原研药企的合法权益、充分激发医药行业的创新热情具有指引意义。
案例二：全国首例GUI外观设计权无效案案号：(2017)京73行初9397号典型意义：图形用户界面(GUI)是指采用图形方式显示的计算机操作环境的用户接口，用户可以借助GUI实现与计算机软件的信息交互和操作控制。
在底层技术已较为成熟的情况下，如何改进用户交互方式，提升用户操作体验，已然成为新的创新增长点。
本案为全国首例在GUI外观设计中适用《专利法》第二十三条第二款这一实体条款进行判决的案件，具有开创性。
判决对现有外观设计确权规则在GUI 这一新型外观设计保护对象上的具体适用进行了积极探索，为今后法院审理类似案件提供了参照标准。
案例三：孟山都生物序列专利驳回复审案一审案号：(2017)京73行初2601号二审案号：(2020)最高法知行终172号典型意义：生物技术是近年来发展最为迅猛的高新技术之一。
对于生物技术企业而言，新的基因或蛋白质序列是其核心产品，生物序列类专利的支持性更是业界广为关注的问题。
涉案专利权利要求1同时涉及“同源性限定”和“序列组成部分+功能”的限定方式。
无效程序中马库什权利要求的修改
第16卷 第2期2019年 2月中国发明与专利China Invention & PatentV ol.16 No.2Feb. 2019无效程序中马库什权利要求的修改陈文平毛琎张占江（金杜律师事务所，北京100020）摘 要：无效程序中能否进行马库什要素的删除式修改在实务界和理论界存在争议。
对马库什权利要求持整体技术方案论的一方认为删除式方式不属于《专利审查指南》规定的修改方式，不能被接受，而持并列技术方案论的一方认为删除式修改符合《专利法实施细则》的规定，应当被允许。
最高人民法院在(2016)最高法行再第41号判决中首先论述了马库什权利要求的性质，并在充分考虑化学领域发明创造的特殊性及个案因素的基础上，对马库什要素的删除式修改采取了附条件接受的态度。
本文研究了最高院裁判结果的价值指引，分析了判决中指出的“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”审查标准。
关键词：马库什权利要求专利无效宣告修改方式中图分类号：G306 文献标识码：A0前言马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素的权利要求[1]。
马库什权利要求具有高度概括的特点，一旦获得授权，专利权人权益即得到最大化的实现，而宽泛的保护范围也使马库什权利要求在无效程序中面临较大的挑战。
在无效程序中专利权人能否对马库什权利要求中的可选择要素进行删除式修改在理论界及实务界一直存在争议。
在审查实践中，对马库什要素的删除式修改能否被接受，北京市高级人民法院与专利复审委员会（以下简称复审委）之间存在不一致的做法。
复审委在第16266号无效决定中不接受对马库什要素的删除式修改，北京市高级法院在第(2012)高行终字第833号判决中认为可以对马库什权利要求中的任一变量的任一选项进行删除。
复审委倾向于认为马库什权利要求属于一个概括的整体技术方案，将马库什通式权利要求中某个或某些取代基定义中的某个或某些选择项删除不属于《专利审查指南》（以下简称审查指南）所述的并列技术方案的删除，这种修改方式不能被接受[2]。
2013年度全国法院知识产权典型案例展示
2013年度全国法院知识产权典型案例展示作者：聂士海陈静来源：《中国知识产权》2014年第05期[专利行政案件]案例1：“化学混合物或组合物创造性判断”专利行政纠纷案一审案号：北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第180号行政判决书二审案号：北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号行政判决书【裁判要旨】当技术主题涉及到化学混合物或组合物时，简单适用三步法判断创造性也是不合适的。
二审法院根据此类案件的特点确定了适用“突出实质性特点”作为创造性判断的方法，纠正了专利复审委员会及原审法院的错误。
【案情简介】在新日铁住金不锈钢株式会社（简称新日铁住金会社）与国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、李建新发明专利权无效行政纠纷案中，新日铁住金会社系名称为“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”、专利号为200780016464.X的发明专利（简称本专利）的权利人。
专利复审委员会认为，本专利权利要求7要求保护的技术方案相对于附件4不具备突出的实质性特点，从而不符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。
法院认为，本专利权利要求7与附件4比对，权利要求7各组分除Mn和Ti外，其含量数值范围均与附件4相应组分含量数值范围有共同的一个端点，另一端点也落入附件4所述范围之内，其中，权利要求7中Mn和Ti的含量范围完全落入附件4所述范围之内。
由此可见，权利要求7的技术方案均落入附件4的技术方案之中。
在此情况下，权利要求7具备创造性的前提是权利要求7属于附件4技术方案的选择发明。
在进行选择发明创造性判断时，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。
根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。
张文、国家知识产权局专利行政管理(专利)二审行政判决书
张文、国家知识产权局专利行政管理(专利)二审行政判决书【案由】行政行政管理范围行政作为专利行政行政行为种类行政批准【审理法院】最高人民法院【审理法院】最高人民法院【审结日期】2020.12.01【案件字号】(2020)最高法知行终651号【审理程序】二审【审理法官】徐燕如马军刘晓梅【审理法官】徐燕如马军刘晓梅【文书类型】判决书【当事人】张文;国家知识产权局【当事人】张文国家知识产权局【当事人-个人】张文【当事人-公司】国家知识产权局【法院级别】最高人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】张文【被告】国家知识产权局【本院观点】根据各方当事人的上诉请求、理由及答辩意见，本案的争议焦点为本申请是否具有创造性和新颖性。
【权责关键词】合法新证据证据确凿维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】原审法院查明的事实属实，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，根据各方当事人的上诉请求、理由及答辩意见，本案的争议焦点为本申请是否具有创造性和新颖性。
新颖性，是指该发明不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
其中所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
本案中，权利要求1要求保护一种粮食储存伴侣，对比文件1公开了一种用于防治仓储粮食害虫的药物熏蒸扩散器具，它包括熏蒸管和埋管枪两部分，纺锤形的熏蒸管是用埋管枪的枪管套住扩散管插到粮堆所需深度中去的，气体从承药舱通过扩散管众多的壁孔扩散到粮食的缝隙中，承药舱和扩散管是两节可以通过接口拆装的。
由此可见，对比文件1公开了一种用于防治仓储粮食害虫的药物熏蒸扩散器具，该熏蒸管包含带有众多壁孔的扩散管，其相当于权利要求1的“多孔导气管”，并且该熏蒸管也是用于粮食存贮时使用。
缺少拟制侵权成建立药品专利链接制度最大障碍
缺少拟制侵权成建立药品专利链接制度最大障碍作者：汤溪贺来源：《中国知识产权》2018年第06期2018年4月，最高人民法院发布“2017年中国法院10大知识产权案件”，备受医药行业关注的“马库什权利要求专利无效行政纠纷案”便在其中。
近年来，各地知识产权法院新收案件中，医药领域的案件呈现上升趋势。
为进一步缓解医药领域出现的相关专利问题，2018年4 月3 日，国务院发布了《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》。
意见指出，以需求为导向，鼓励仿制临床必需、疗效确切、供应短缺的药品，鼓励仿制重大传染病防治和罕见病治疗所需药品、处置突发公共卫生事件所需药品、儿童使用药品以及专利到期前一年尚没有提出注册申请的药品。
新批准上市或通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品，载入中国上市药品目录集。
通过国家相关科技计划，促进仿制药技术攻关。
加强知识产权领域反垄断执法，在充分保护药品创新的同时，防止知识产权滥用，促进仿制药上市。
而早在2017年10月8日，中共中央办公厅和国务院办公厅就已经印发了一份《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，旨在促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，提高产业竞争力，满足公众临床需要。
对于《意见》发布的重大意义，北京市高级人民法院知识产权庭焦彦副庭长在“2018中国知识产权司法保护年度论坛”上向记者表示，这不仅有利于保护专利权人的合法权益，降低仿制药专利侵权风险，鼓励仿制药发展，探索建立药品审评审批与药品专利链接制度，而且专利链接制度本身的价值就是双重的，既保护了原研药的权利人，也保护了仿制药的权利人。
缺少拟制侵权成专利链接制度最大障碍药品专利链接制度起源于美国。
1984年，美国通过了著名的“Hatch-Wa xman”法案，该法案包括ANDA（简略新药申请）、药品专利链接制度、药品专利保护期补偿、Bolar例外、数据保护等几个方面。
所谓药品专利链接制度，是指药品注册申请人提交注册申请时，创新药进行规定范围内的专利登记，改良型新药和仿制药申请人则应当声明涉及的原研药专利及其权属状态，并在规定期限内告知相关药品的上市许可持有人和专利权人。
专利审查指南-第二部分-6章节单一性和分案申请
第六章单一性和分案申请1.引言专利申请应当符合专利法及其实施细则有关单一性的规定。
专利法第三十一条第一款及其实施细则第三十四条对发明或者实用新型专利申请的单一性作了规定。
专利法实施细则第四十二条、第四十三条对不符合单一性的专利申请的分案及其修改作了规定。
本章的单一性规定主要涉及发明专利申请，其中基本概念和原则也适用于实用新型专利申请。
关于外观设计专利申请单一性的审查，适用本指南第一部分第三章第9节的规定。
关于化学领域发明专利申请单一性审查的特殊问题，适用本部分第十章第8节的规定。
2.单一性2.1单一性的基本概念2.1.1单一性要求单一性，是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申法31.1请提出。
也就是说，如果一件申请包括几项发明或者实用新型，则只有在所有这几项发明或者实用新型之间有一个总的发明构思使之相互关联的情况下才被允许。
这是专利申请的单一性要求。
专利申请应当符合单一性要求的主要原因是：(1)经济上的原因：为了防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明或者实用新型专利的保护。
(2)技术上的原因：为了便于专利申请的分类、检索和审查。
缺乏单一性不影响专利的有效性，因此缺乏单一性不应当作为专利无效的理由。
2.1.2总的发明构思专利法实施细则第三十四条规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。
上述条款定义了一种判断一件申请中要求保护两项以上的发明是否属于一个总的发明构思的方法。
也就是说，属于一个总的发明构思的两项以上的发明在技术上必须相互关联，这种相互关联是以相同或者相应的特定技术特征表示在它们的权利要求中的。
上述条款还对特定技术特征作了定义。
某股某公司、中华人民共和国国家知识产权局专利行政管理(专利)行政案
某股某公司、中华人民共和国国家知识产权局专利行政管理(专利)行政案文章属性•【案由】发明专利申请驳回复审行政纠纷•【案号】（2022）最高法知行终15号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】二审•【裁判时间】2023.12.27正文某股某公司、中华人民共和国国家知识产权局专利行政管理(专利)行政案中华人民共和国最高人民法院行政判决书（2022）最高法知行终15号上诉人（一审原告、专利申请人）：某股份有限公司。
住所地：荷兰王国奈梅亨。
代表人：玛某，该公司知识产权副总裁。
委托诉讼代理人：侯婧，北京北翔知识产权代理有限公司专利代理师。
委托诉讼代理人：王媛，北京北翔知识产权代理有限公司专利代理师。
被上诉人（一审被告）：中华人民共和国国家知识产权局。
住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：杨永明，该局审查员。
委托诉讼代理人：史晶，该局审查员。
上诉人某股份有限公司（以下简称某公司）与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，涉及专利申请人为某公司、名称为“新型CC-1065类似物及其缀合物”的发明专利申请（以下简称本申请）。
国家知识产权局作出第239462号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），维持其作出的驳回本申请的决定；某公司不服，向中华人民共和国北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。
一审法院于2021年9月18日作出（2021）京73行初11247号行政判决，判决驳回某公司的诉讼请求；某公司不服，向本院提起上诉。
本院于2022年1月10日立案后，依法组成合议庭，并于2023年4月10日询问当事人，上诉人某公司的委托诉讼代理人侯婧、王媛和被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人杨永明、史晶到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
本案基本事实如下：本申请系名称为“新型CC-1065类似物及其缀合物”的发明专利申请，申请人为某公司，申请号为201611028228.7，申请日为2009年11月3日，优先权日为2008年11月3日。
马库什权利要求的优先权判断规则
•98 •库什通式整体对比法”判断马库什权利要求的优先权，而在并列技术方案论视角下，通常采用“单个化合物对比法”判断马库什权利要求的优先权。
文章讨论了前述两种优先权判断方法的合理性，在此基础上，探究了采用“先拆分后对比法”判断马库什权利要求优先权的可行性。
关键词：马库什权利要求 优先权 专利中图分类号：G306文献标识码：A0 引言优先权制度源自《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)，创设优先权制度的初衷是为了解决先申请制原则下，缔约国国民由于客观条件的限制，难以在同一时间就其发明创造或商标标志向其他成员国同时提出专利申请或商标注册申请的问题。
在优先权制度下，缔约国国民就其发明创造或者商标标志在本国或其他成员国首次提出专利申请或者商标注册申请后，在符合相关条件的前提下，可以在其他成员国或本国就相同主题的发明创造或商标标志提出专利申请或商标注册申请，并享受首次申请的申请日。
优先权制度为申请人在其他成员国就其发明创造获得专利保护提供了保障。
然而，实践中关于优先权的运用，尤其是在优先权是否成立的判断标准上仍存在诸多争议。
关于优先权是否成立的判断方法，审查指南规定享受优先权的最小技术单位是在后申请的权利要求中所限定的技术方案[1]。
核实优先权时，在满足其他条件的前提下，只要能够从在先申请文件的说明书或权利要求书中直接地、毫无疑义地得出在后申请的权利要求中的技术方案，即认定优先权成立。
上述判断方作者简介：张占江（1983—）,男，河南驻马店人，博士，律师，主要从事专利侵权诉讼、专利无效及行政诉讼工作。
法能够很好地解决通用技术领域中的优先权核实问题。
但是，当把上述判断方法应用于马库什权利要求的优先权判断时，仍存在许多问题，值得探讨。
1 马库什权利要求优先权判断中存在的问题马库什权利要求是在一项权利要求中限定多个并列的可选择要素的权利要求，马库什权利要求常见于化学医药领域，通常以马库什通式的形式表达，马库什通式具有高度概括性，在一些情况下，一个马库什通式能够概括成千上万种化合物[2]。
关于化学成分的马库什权利要求在专利法中的规定
关于化学成分的马库什权利要求在专利法中的规定马库什权利要求主要用于化学领域，是一种在一个或多个部分的化合物中具有多种“功能等同”的化学成分的权利要求。
该要求根据尤金·马库什得名，他是于1920年第一个在
在化学领域中，同系物、同族原子、同分异构体等通常可以归为一个“类属”，同一个“类属”中的化合物通常具有相同或相似的化学性质。
例如，将某个化合物甲(R-CH3)中的甲基替换成乙基，从而得到化合物乙(R-C2H5)，在大多数情况下可以认为化合物甲和化合物乙具有近似的结构和相似的性质，即化合物甲等同于化物乙，这对于本领域技术人员而言是显而易见的。
权利要求保护范围之内。
因此，在化学领域专利中，允许申请人使用化学通式的形式来概括大量具有相似结构和性质的具体化合物，这类权利要求被称为马库什权利要求。
马库什权利要求在中国专利法中的相关规定：
要求。
典型的马库什权利要求表述为：“通式为图1所示的化合物，式中R1为乙基;R2-R4为苯基、环烷基或芳香基，……”
品特定的形状或构造能够解决相应的技术问题;实用新型专利对于创造性的要求相对较低，在审查程序上，只进行初步审查而不进行实质审查。
从上述对比中可以看到，实用新型专利中的技术方案是针对产品的形状或构造而言的，是宏观层面上的，而合成化合物的技术方案则是微观层面上的，因此涉及化合物的发明创造。
马库什权利要求的优先权判定
马库什权利要求优先权判断专利权利要求在特定场景延伸出了特殊的权利要求类型，本文分享其中一种特殊的权利要求类型：马库什权利要求。
1920年尤金·马库什成为美国第一个在专利中成功使用这种类型的权利要求的发明人，这种类型的权利要求以尤金马库什而得名。
马库什权利要求：如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成马库什权利要求。
如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质，则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，该权利要求可被认为符合单一性的要求。
这种可选择要素称为马库什要素。
实务中，马库什权利要求的优先权判断是难点。
马库什权利要求的优先权判断方法受马库什权利要求性质的影响，实践中关于马库什权利要求的定性有“整体技术方案论”和“并列技术方案论”两类主要观点。
在整体技术方案论的视角下，倾向于采用马库什通式“整体对比法”判断优先权。
整体技术方案论认为：马库什权利要求是一个整体的技术方案，如果在先文本记载只有“A可以是a、b或者c”，在后文本的而权利要求是“A可以是a、b、c或者d”，由于在后文本权利要求整体超出在先文本的范围，而不能享受优先权。
而在并列技术方案论的视角下，倾向于采用“单个化合物对比法”判断优先权。
并列技术方案论认为：马库什权利要求是并列的技术方案，如果在先文本记载只有“A可以是a、b或者c”，在后文本的而权利要求是“A可以是a、b、c或者d”，虽然在后文本权利要求整体超出在先文本的范围，但是，由于在后文本的马库什权利要求并列的包含了“A可以是a、b或者c”和“A可以是d”两种方案，因此对于方案“A可以是a、b或者c”，应当承认其优先权。
然而上述两种方法均不能完美地解决现实中马库什权利要求优先权判断中存在的问题，因此结论无法统一，也无法律依据可以支撑，两种观点的支持者均无法说服对方。
国家知识产权局、宝时得科技（中国）有限公司专利行政管理(专利)二审行政判决书
国家知识产权局、宝时得科技（中国）有限公司专利行政管理(专利)二审行政判决书【案由】行政行政管理范围行政作为专利行政行政行为种类行政裁决【审理法院】最高人民法院【审理法院】最高人民法院【审结日期】2020.11.05【案件字号】(2020)最高法知行终340号【审理程序】二审【审理法官】罗霞周平岳利浩【审理法官】罗霞周平岳利浩【文书类型】判决书【当事人】国家知识产权局;宝时得科技(中国)有限公司;江苏苏美达五金工具有限公司【当事人】国家知识产权局宝时得科技(中国)有限公司江苏苏美达五金工具有限公司【当事人-公司】国家知识产权局宝时得科技(中国)有限公司江苏苏美达五金工具有限公司【代理律师/律所】王卫东北京大成律师事务所;张馨予北京大成律师事务所;周泉北京恒都律师事务所;金旭鹏北京恒都律师事务所【代理律师/律所】王卫东北京大成律师事务所张馨予北京大成律师事务所周泉北京恒都律师事务所金旭鹏北京恒都律师事务所【代理律师】王卫东张馨予周泉金旭鹏【代理律所】北京大成律师事务所北京恒都律师事务所【法院级别】最高人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】国家知识产权局;宝时得科技(中国)有限公司【被告】江苏苏美达五金工具有限公司【本院观点】本案的争议焦点问题是：本专利是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
【权责关键词】合法第三人证人证言新证据维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，本案的争议焦点问题是：本专利是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。
”发明是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，需要判断对所属技术领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。
通常按照以下三个步骤进行：第一，确定最接近的现有技术；第二，确定发明与最接近的现有技术之间的区别技术特征，根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；第三，从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
马库什权利要求的性质、在无效程序中的修改方式和创造性判断方法
马库什权利要求的性质、在无效程序中的修改方式和创造性判断方法马库什权利要求的性质：马库什权利要求是指在专利申请中所列明的所要求的发明或实用新型，它要求独立、新颖、有创造性以及工业上的实用性。
具体来说，马库什权利要求的特点如下：1.独立性马库什权利要求的第一项特点是独立性，即所要求的发明或实用新型必须以自己独立的特点和构造为基础，不与其他发明或实用新型相重复或相依。
如果一个专利申请包含了多个发明或实用新型，那么每个要求都应该是独立的。
2.新颖性马库什权利要求的第二项特点是新颖性，即它不应该被先前已知的技术所包含，也不应该是公众所了解的。
专利申请人应该证明其发明或实用新型是全球都不存在、前所未有和无可比拟的。
3.创造性马库什权利要求的第三项特点是创造性，即所要求的发明或实用新型应该是对技术的突破，它不仅要有新的构造和新的途径，还要对技术做出重大的贡献。
这种贡献应该标志着引发更进一步的发展和进步的开端。
4.工业实用性马库什权利要求的第四项特点是工业实用性，即所要求的发明或实用新型不能是一种理论就被拒绝或者不能在现有技术水平上实现的想法。
相反、它必须是工业上有用的，也就是说、它可以在现有的文化、技术和市场环境中得到使用和实现。
在无效程序中的修改方式：在专利审判处理无效程序中，由于处于无效程序的基础上，使得专利申请人或权利人需要通过一系列严格的程序去提交证据和辩解，那么在这个基础上，对于专利的权利条件和限制范围等方面的修改方式，可以通过以下几种方式：1.缩窄专利权利范围如果专利权不能满足新颖性或显而易见的测试，或者其权利要求不够独立，那么可以通过缩小专利权利范围来避免对应权利被撤销。
缩小范围的方式通常是删除权利要求中的依赖权利亦或合并权利要求，以满足新颖性、创造性，实现与其他现有专利权利的差异。
2.添加宽度限制如果专利权的权利要求的宽度不符合专利要求或者显而易见，那么可以通过加入限制，来减少权利要求的宽度。
马库什权利要求创造性判断中对技术效果的考量
马库什权利要求创造性判断中对技术效果的考量
陈文平;毛琎;张占江
【期刊名称】《中国发明与专利》
【年(卷),期】2018(015)005
【摘要】马库什权利要求创造性的评价仍应以"三步法"作为审查基准,"预料不到的技术效果"只是马库什权利要求创造性判断的辅助因素而非审查基准.马库什权利要求与采用其他方式撰写的权利要求相比有其特殊性,预料不到的技术效果的评价角度以及判断标准也有其自身特点.本文结合最高人民法院案例,从比较对象、比较方法以及"预料不到"的衡量尺度等角度研究了马库什权利要求预料不到的技术效果的评价标准,以期为马库什权利要求的创造性评价提供借鉴.
【总页数】6页(P106-111)
【作者】陈文平;毛琎;张占江
【作者单位】金杜律师事务所,北京 100020;金杜律师事务所,北京 100020;金杜律师事务所,北京 100020
【正文语种】中文
【中图分类】G305;D923.42
【相关文献】
1.预期技术效果在创造性审查中的考量 [J], 曹扣
2.医药化学领域预期技术效果在创造性审查中的考量 [J], 曹扣
3.“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量 [J], 马文霞;何炜;李新芝
4.创造性中"预料不到的技术效果"的考量——从技术视角评析"铁素体不锈钢"无效案 [J], 王良猷; 周珑
5.创造性中“预料不到的技术效果”的考量——从技术视角评析“铁素体不锈钢”无效案 [J], 王良猷; 周珑
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“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案
“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案文章属性•【案由】专利,行政裁决•【案号】（2016）最高法行再41号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】再审裁判规则马库什权利要求的性质为概括性而非化合物集合性质的技术方案，马库什权利要求的修改应当以不产生具有新性能和作用的一类或单个化合物为基本条件，马库什方式撰写的化合物权利要求的创造性判断仍应遵循“三步法”。
正文“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案【案情摘要】第一三共株式会社系名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”的发明专利（即涉案专利）的权利人。
涉案专利权利要求以马库什方式撰写。
北京万生药业有限责任公司（以下简称万生公司）以涉案专利不具备创造性等为由向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。
2010年8月30日，第一三共株式会社对权利要求进行了修改，其中包括：删除了权利要求l中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”两字；删除权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；删除了权利要求l 中R5定义下除羧基和式COOR5a外的其他技术方案。
专利复审委员会在口头审理过程中告知第一三共株式会社，对于删除权利要求l中“或酯”的修改予以认可，但其余修改不符合专利法实施细则第六十八条的相关规定，该修改文本不予接受。
第一三共株式会社和万生公司对此无异议。
2011年1月14日，第一三共株式会社提交了修改后的权利要求书替换页，其中删除权利要求1中的“或酯”。
专利复审委员会作出第16266号无效宣告请求审查决定（简称第16266号决定），认为涉案专利权利要求l相比于证据1是非显而易见的，具有创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。
遂在第一三共株式会社于2011年1月14日提交的修改文本的基础上，维持涉案专利权有效。
万生公司不服，提起行政诉讼。
一审法院认为，专利复审委员会以不符合专利法实施细则第六十八条的规定对第一三共株式会社于2010年8月30日提交的修改文本不予接受并无不当。
北京万生药业有限责任公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案
北京万生药业有限责任公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案文章属性•【案由】专利,行政裁决•【案号】（2011）一中知行初字第2403号；（2012）高行终字第833号；（2014）知行字第56号；（2016）最高法行再41号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】再审•【裁判时间】2017.12.20裁判规则1.马库什方式撰写的化合物权利要求一直被视为结构式的表达方式，而非功能性的表达方式。
马库什权利要求限定的是并列的可选要素而非权利要求，应当符合专利法和专利法实施细则关于单一性的规定。
马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。
2.在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。
3.马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。
意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。
正文北京万生药业有限责任公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2016)最高法行再41号再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会。
住所地：中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10－12层。
法定代表人：葛树，该委员会副主任。
委托诉讼代理人：刘洪尊，该委员会审查员。
委托诉讼代理人：刘新蕾，该委员会审查员。
被申请人（一审原告、二审上诉人）：北京万生药业有限责任公司。
住所地：中华人民共和国北京市通州区通州工业开发区广源东街8号。
法定代表人：黄河，该公司总经理。
委托诉讼代理人：黄泽雄，北京邦信阳专利商标代理有限公司专利代理人。
探讨马库什化合物的专利保护策略
DOI：10.16661/ki.1672-3791.2018.33.220探讨马库什化合物的专利保护策略①张冬梅(南京药石科技股份有限公司 江苏南京 210035)摘 要：马库什化合物是基于一定结构的可变基团下的性能相同的通式化合物，随着我国医药产业的快速发展和进步，马库什化合物的知识产权保护日益增多，引发人们对马库什化合物保护技术的关注。
因其复杂度高、法律涉及面广，因而要重视对马库什化合物的专利保护策略研究，深度剖析马库什化合物的实用性、新颖性和创造性，实现最长时间的保密和延迟公开。
关键词：马库什化合物 专利保护 策略中图分类号：R95 文献标识码：A 文章编号：1672-3791(2018)11(c)-0220-02医药化工领域存在诸多具有同一结构特征及同样性能或用途的同系化合物，可以用“通式”的化学式进行表示和概括，随着我国医药产业的快速升级，马库什化合物专利申请保护引发极大的关注和热议，本文重点分析马库什化合物专利保护申请中常见的一些问题，并分析和探索马库什化合物专利保护策略，提升马库什化合物专利保护的授权率和权利稳定性。
1 马库什化合物及专利保护概述药物化学的结构专利是极其关键的专利，而马库什化合物的专利保护则是化学药物专利保护的源头和核心，马库什化合物是结构相似、性能相同的通式化合物，它们拥有共同的母核结构。
马库什化合物专利保护要具有以下3个方面的特性：（1）实用性。
授予专利权的发明创造要能够制备并在工业、农业、林业等实际产业中使用，能够获得积极的、良好的可操作性成果。
（2）新颖性。
授予专利权的发明创造技术方案并非现有技术，与技术申请不存在冲突或抵触。
（3）创造性。
授予专利权的发明创造要具有突出的实质性特点，并具有极其显著的进步，能够获得预料之外的技术效果。
如：治疗糖尿病药用于抗肿瘤，就在技术效果上体现出质的进步和变化，具有创造性。
2 我国马库什化合物专利保护现状及问题剖析我国医药产业不断升级，马库什化合物专利申请引发极大的关注，然而受到技术水平限制而难以获得专利权，主要表现出以下方面的问题。
如何理解马库什权利要求的范围
如何理解马库什权利要求的范围
李晓蕾
【期刊名称】《电子知识产权》
【年(卷),期】2017(000)005
【摘要】权利要求的保护范围和记载范围是具有不同内涵的两个概念.保护范围是指权利要求边界之内所包含的内容,记载范围则是指权利要求的边界本身.在对权利要求进行修改、判断是否享有优先权时,应基于记载的范围进行判断.马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式,这样的撰写方式由于方便申请人基于具体实施方式进行概括因而在化学领域被广泛使用,但同时,与化学领域可预测性较低的特点存在一定冲突,在专利申请实务中一直存在较多争议.本文认为,删除具有多个变量的马库什通式化合物的某一取代基,不属于并列技术方案的删除,严格来讲也不符合《专利法》第三十三条的规定,但结合化学领域可预测性差的特点和审查实践,可以作为例外规定而在实质审查过程中被允许,但不能在无效程序中被接受.
【总页数】10页(P35-44)
【作者】李晓蕾
【作者单位】中国社会科学院研究生院法学系
【正文语种】中文
【相关文献】
1.理解发明与权利要求保护范围的认定 [J], 冯涛; 李越; 邹凯; 倪晓红
2.论对"马库什权利要求"的性质理解及其侵权判定 [J], 刘义军; 刘萍
3.浅析审查实务中对权利要求保护范围的理解 [J], 吴倩
4.对自然资源部履行全民所有自然资源资产所有者职责的工作范围和对象的理解[J], 乌日娜
5.浅析如何正确理解和对比接收机的动态范围 [J], Holger Schwarz
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“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案
国家知识产权局专利复审委员会与北京万生药业有限责任公司、第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷案〔最高人民法院(2016)最高法行再41号行政判决书〕
【案情摘要】
第一三共株式会社系名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”的发明专利（即涉案专利）的权利人。
涉案专利权利要求以马库什方式撰写。
北京万生药业有限责任公司（以下简称万生公司）以涉案专利不具备创造性等为由向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。
2010年8月30日，第一三共株式会社对权利要求进行了修改，其中包括：删除了权利要求l中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”两字；删除权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；删除了权利要求l中R5定义下除羧基和式COOR5a外的其他技术方案。
专利复审委员会在口头审理过程中告知第一三共株式会社，对于删除权利要求l中“或酯”的修改予以认可，但其余修改不符合专利法实施细则第六十八条的相关规定，该修改文本不予接受。
第一三共株式会社和万生公司对此无异议。
2011年1月14日，第一三共株式会社提交了修改后的权利要求书替换页，其中删除权利要求1中的“或酯”。
专利复审委员会作出第16266号无效宣告请求审查决定（简称第16266号决定），认为涉案专利权利要求l相比于证据1是非显而
易见的，具有创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。
遂在第一三共株式会社于2011年1月14日提交的修改文本的基础上，维持涉案专利权有效。
万生公司不服，提起行政诉讼。
一审法院认为，专利复审委员会以不符合专利法实施细则第六十八条的规定对第一三共株式会社于2010年8月30日提交的修改文本不予接受并无不当。
涉案专利权利要求1相对于证据1是非显而易见的，具备创造性。
遂判决维持第16266号决定。
万生公司不服，提起上诉。
二审法院认为，马库什权利要求属于并列技术方案的特殊类型，第一三共株式会社于2010年8月30日提交的修改文本缩小了涉案专利权的保护范围，符合专利法实施细则第六十八条第一款规定；涉案专利权利要求所涵盖的一个具体实施例的效果与现有技术的证据1中实施例329的技术效果相当，因此，涉案专利权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性，遂判决撤销一审判决和第16266号决定，责令专利复审委员会重新作出决定。
专利复审委员会不服，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院裁定提审本案后判决撤销二审判决，维持一审判决。
最高人民法院认为，以马库什方式撰写的化合物权利要求应当被理解为一种概括性的技术方案，而不是众多化合物的集合；允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生具有新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素；以马库什方式撰写的化合物权利要求的创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”；
意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，通常不宜跨过“三步法”而直接适用具有意料不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。
【典型意义】
本案涉及马库什权利要求的性质、无效程序中的修改原则及创造性的判断方法等问题。
马库什权利要求是化学医药发明专利领域相对特殊的权利要求撰写方式，基于其特有的概括功能，其在该领域中的运用日益广泛。
马库什权利要求的性质、修改原则及创造性判断标准等问题，将直接影响到数量众多的化学医药类专利技术方案的申请与授权，一直都受到业界与学术界的高度关注。
最高人民法院在本案中明确，马库什权利要求的性质为概括性而非化合物集合性质的技术方案，马库什权利要求的修改应当以不产生具有新性能和作用的一类或单个化合物为基本条件，马库什方式撰写的化合物权利要求的创造性判断仍应遵循“三步法”。
本案对上述重要法律规则的明确和厘清，对化学医药领域专利申请的撰写与审查具有指导意义。