专利实施许可合同登记的法律效力(专利知识讲座172)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春172、专利实施许可合同登记的法律效力我国专利法仅在第12条原则规定了专利技术的实施许可，即“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。

被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利”。

但没有规定专利实施许可合同的类型，对于专利实施许可合同的类型，学术界和实务界均认可分为三种主要类型。

一是独占实施许可合同，即在一定期限和地域范围内，除了被许可独占实施权人可以实施，专利权人均无权实施。

二是独家或排他许可合同，即在一定时间和期限内，专利权人和被许可实施的人有权实施，除此以外的人均无权实施。

三是普通实施许可，即对专利权人再签订普通实施许可合同没有限制。

对实施许可合同的登记或备案，仅在专利法实施细则第14条规定了：“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案”，而备案与不备案的法律后果并未规定。

第三次修改专利法时，曾在细则相应条款中增加规定“专利权人与他人订立专利实施许可合同的，可以向国务院专利行政部门备案。

未经备案的，不得对抗善意第三人”。

但最后定稿时被取消了。

当时的意图就是想明确规定登记（备案）与不登记的法律上的区别。

基于取消了该新增的规定，造成目前细则仅规定了备案，但备案与否在法律上并没有什么区别。

我国对实施许可合同习惯上分为三类，而日本和韩国分为两类，一为独占实施许可，一为普通实施许可。

而其普通实施许可又分为独占性普通实施许可与非独占性普通实施许可。

对应于我国的三类，其含义大体一致（注1）。

但独占实施许可合同在日本必须在特许厅登记方生效。

而我国的独家（排他）实施许可相当于日本的独占性普通实施许可。

独占性普通实施许可在日本采自愿登记制度，我国的普通实施许可则相当于日本的非独占性普通实施许可。

在日本，非独占性普通实施许可采自愿登记制度。

下面具体分析三类合同登记所产生的法律效力：1、独占实施许可合同登记的法律效力。

独占实施许可的登记在有些国家为强制性规定，如日本和韩国（注2），在这些国家如果不登记，独占实施许可合同将不发生法律效力。

我国如果也采这样的立法例，则独占实施许可合同在我国其法律效力与专利权转让合同一样，亦是先成立而后生效。

而独占实施许可的登记是否也象专利权转让合同登记一样产生“物权”变动的法律效力呢？回答仍是肯定的。

独占实施许可不存在所有权的转移，但仍产生“物权”变动的法律后果，道理在于，虽然所有权为“物权”，但“物权”并不限于所有权。

除了所有权外，物权还可分为“用益物权”与“担保物权”，前者如土地使用权，该权利并不是所有权，但由于该权利是对土地使用价值的全面支配权，故属于用益物权，需经登记才能生效。

专利权不属于严格意义上的物权，但可以借用物权的原理解释和解决实践中发生的问题。

独占实施权是对专利技术使用价值的全面支配，在有独占实施权设定的情况下，专利权人事实上只保有“名誉上”所有权，故应当理解为独占实施权相当于物权中的“用益物权”。

独占实施权人的法律地位接近于所有权人，正因为如此，有些国家专利法对独占实施权人的权利作了类似于所有权人一样的规定。

如英国专利法第67条规定独占实施权人具有独立的诉讼权利，如发生侵权时，他可以象专利权人一样起诉侵权人。

甚至于专利权人未经其许可实施专利技术，也侵犯其独占实施权（专利权人可以是专利侵权人），可以起诉专利权人侵权(日本也是如此)。

即独占实施权和所有权一样，也是“对世权”，独占实施权人以外的人均有义务不得侵害其权利。

由于独占实施权是“对世权”，所以为了其本身的利益和维持公众的利益，其权利的产生和存在需为公众所知，需要进行登记公示。

独占实施许可合同一经登记，实施权人除享有侵权起诉权外（注3），还享有什么权利呢？笔者认为还应享有如下权利：一是对抗第三人的权利。

如专利权人在签订独占实施许可合同之前，与他人曾签订有独家或普通实施许可合同，如果该独家或普通实施许可合同没有进行登记，那么经登记的独占实施权人可以自己的权利对抗独家或普通实施权人的权利，即他可以禁止独家或普通实施权人实施该技术(在此情况下，独家或普通实施权人只能回过头来追究专利权人的违约责任)。

如果在先的独家或普通实施许可进行了登记，则在后的独占实施许可的范围不得及于在先的独家或普通实施许可的范围。

又如，在独占实施许可合同登记后，专利权人将其专利权转让给他人，独占实施权人有权对抗新的专利权人，即该独占实施许可合同对新的专利权人有约束力。

二是放弃权利的批准权。

即如果专利权人放弃该专利权，必须经独占实施权人的许可，以防止独占实施权人的利益受到损害（注4）。

三是无效程序中修改权利要求的批准权。

由于独占实施权人有接近于所有权人地位，所以专利无效与否对其有直接的重大的利害关系。

故有的国家（如日本）的专利法规定，在无效程序中专利权人缩小权利要求的范围时，必须取得独占实施权人的同意（注5），以防止因保护范围的变化损害独占实施权人的权益。

需要提及的是，在有些国家对独占实施许可合同的登记是非强制性，如英国和美国（注6），甚至于大陆法系的法国，在这些国家不登记合同也生效，但只对合同双方当事人有约束力，对第三人无约束力。

只有经过登记，才有权对抗第三人，如起诉他人侵权。

对这些国家的登记行为的效力，笔者认为仍可以用物权变动的理论来进行解释和说明（尽管英、美法系国家并不使用“物权”这一概念）。

众所周知，债权只能针对特定的相对人，债权不能对公众行使。

而“对抗第三人”是对公众行使的“对世权”，已经属于“物权”权能，而这种物权权能的产生，正是起于登记公示行为，所以，对独占实施许可合同采非强制登记的国家，其登记行为同样产生物权权能。

2、独家（排他）实施许可合同与普通实施许可合同登记的法律效力。

由于独家实施权人和普通实施权人只有权在一定限度内自己实施专利技术，而无权禁止专利权人实施或专利权人许可的其他人实施，故独家或普通实施权不是“对世权”，合同的内容不涉及物权权能的产生，而只是“对抗”专利权人的“对人权”，即债权。

因此，独家或普通实施许可不必强制登记，合同一经签订，不仅产生合同成立的法律效力，而且合同的内容亦同时生效。

但是，对独家或普通实施许可合同仍有不少国家规定在登记问题上可以进行选择，即可以登记也可以不登记。

原因即在于要通过登记赋予实施权人某些物权人才有的权能，大多规定登记与不登记的法律后果在于，只有登记才能产生对抗第三人的法律效力，而对抗第三人并不是债权所具有的特征，而恰恰是物权所具有特征，独家或普通实施权人作为一个债权人，正是通过登记被赋予了对抗第三人的物权人的权能。

由此看来，在涉及专利合同的登记制度上，登记行为总是与产生物权的权能有联系，这正是民法物权登记（公示）制度在专利制度中的运用。

那么，何为对抗第三人呢？如：独家或普通实施许可合同签订后，假定该合同并没有进行登记，那么，如果专利权人将该专利权转让给他人，该许可合同对新的专利权人没有约束力，即新的专利权人可以不承认该合同，并有权禁止该独家或普通实施许可的实施(独家或普通实施权人此时只能回过头来向原专利权人主张其违约责任)。

又如：如果不登记，亦不能对抗在后的经登记的独占实施权人，即独占实施权人有权禁止未登记的独家或普通实施权人的实施。

又如：只有经过登记，在专利侵权诉讼中，独家或普通实施权人才有权提出自己的赔偿主张，如要求参加诉讼或受偿。

上述种种权利，正是物权人所有的权能。

另外，经登记后，独家或普通实施权人成为在专利局登记在案的权利人之一，这样，在涉及权利的处分时，就应当经登记的权利人同意，而无论其权利的大小。

如专利权人放弃专利权，如果独家或普通实施权人未登记，专利局不必征求其意见，但如果其已经登记，就要通知并征求其意见，因为专利权的放弃有可能损害普通实施权人的利益。

对此，法国专利法规定的比较清楚，法国专利法第47条规定，“如果全国专利登记处记录有此专利的质权和许可证权等物权备案，则只有在这些权利人同意时”，专利权人才能放弃其专利权。

该条不仅规定了普通实施权人对放弃专利权有批准权，而且明确承认经登记的“质权和许可证权”就是“物权”。

正因为如此，在日本和韩国，经登记的独家或普通实施权人还可以介入无效程序（注7），以维持自己的利益。

即经登记，可以对抗无效程序中的无效请求人。

上述规定正说明为何独家或普通实施许可合同要规定自愿登记的程序，或者说为何要通过登记赋予债权以物权的权能。

同时，也说明债权的物权化趋势在知识产权中也有体现，进一步说明专利权作为一种财产权与物权具有紧密的联系，物权的一些基本原则，亦应当适用于专利权。

3、专利权质押合同登记的法律效力从各国专利法的立法例来看，除权利转让合同、实施许可合同存在登记的情况外，专利权的质押也存在登记问题。

对质押合同的登记问题我国经历了三个阶段，一是不承认专利权的质押登记，这一阶段是1985年到1995年期间。

二是1995年国家担保法发布后，担保法中规定专利权可以进行质押，并且规定由相关部门进行质押登记。

即在1995年国家担保法发布后，专利局开始了专利权的质押登记。

三是第三次修改专利法时，在细则第14条中追加规定了：“以专利权出质的，由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记”。

即将担保法中规定的登记直接写入了细则。

笔者认为，细则规定的内容应当优先于担保法（及在后物权法）中的规定。

但细则没有规定的内容，仍然应当适用担保法（及在后物权法）的规定。

由于专利权的质押合同在登记后生效，故该合同的法律效力也存在两个层次，即签订成立后发生债权法律关系，登记生效后发生物权变动法律关系。

在民法中，质押权被认可为“担保物权”。

质押权人与独占实施权人相反，其所感兴趣并不是专利权的“使用价值”，而是专利权的“交换价值”，之所以其与专利权人签订质押合同，原因在于当债务人不能偿还债务时，专利质押权人可以从专利权的变价中受偿，其拥有是全面支配专利权中的“交换价值”的权利，因此，质押权具有对世权的性质或物权的性质。

所以，质押权人应当具有与独占实施权人相似的权利。

如：放弃权利的批准权。

专利权人如要放弃专利权，该专利有质押权登记时，应当取得质押权人的同意，否则不能放弃（注8）。

还有无效程序中修改权利要求的批准权。

即当专利权人在无效程序中缩小权利要求时，应当征得质押权人的同意（注9）。

4、“事实行为”与“法律行为”在登记上的效力区别在民法物权登记制度中，被登记的行为可以分为两类：一类由当事人的意思表示所确定的“法律行为”，如财产权的转让、赠予、放弃等。

另一类是由事实所引起的行为，即“事实行为”，如由自然人死亡这一事实所引起的继承登记行为、由法院判决书生效所引起的变更登记等。

这两类行为的登记均产生物权权能变动的法律后果，这是共同点。