试论外观设计中设计要点和色彩的地位和作用

试论外观设计中设计要点和色彩的地位和作用文/集佳知识产权代理有限公司王艳江【摘要】外观设计的设计要点仅起到辅助确定外观设计保护范围的作用，其在相同相近似的判断中并不能够起到主导的作用，而是应当从属于整体观察综合判断的总原则之下。

外观设计中的色彩属于外观设计中的附加设计要素，会缩小外观设计专利的保护范围。

对于外观设计专利中不包含色彩，而被控侵权产品中包含色彩的情形，应当在相同相近似的比对过程中忽略被控侵权产品中的色彩要素，进行相对意义上的整体观察和综合判断。

【关键词】设计要点、色彩、整体观察、综合判断根据新专利法[1]第27条的规定，“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件”，也就是说简要说明成为了外观设计专利申请的必备文件。

根据专利法实施细则[2]第28条的规定，外观设计的简要说明应当写明外观设计的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一副最能表明设计要点的图片或照片。

省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。

对于外观设计的名称和用途，其作用主要用于确定外观设计产品的类别；而最能表明设计要点的图片或照片是用于出版专利公报。

但是对于本次专利法修改新要求的设计要点这一项，海内外申请人非常关注其如何撰写，以及其在无效程序和侵权诉讼中的地位和作用，以便采取有利于其自身的申请策略。

另外，对于外观设计简要说明中请求保护色彩的声明，专利理论和实务界一直对其作用和地位颇有争论，请求保护色彩对专利权的保护范围有怎样的影响？本文拟对这些问题进行探讨。

一、设计要点的地位和作用对于设计要点的撰写，最新公布的根据新专利法适应性修改的2010年版审查指南[3]作出了明确的规定：设计要点是指与现有技术相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。

对设计要点的描述应当简明扼要。

根据上述规定，申请人可以指明其设计要点在于产品的设计三要素：形状、图案、色彩或其任意结合，或者是指明其设计要点在于产品的某一部位，例如前部等。

但是需要注意的是由于单一色彩并不构成外观设计，因此设计要点也不可以是外观设计中的单一的色彩。

至于如此写明的设计要点有何作用，新专利法第59条第二款规定了其在确定保护范围中的作用，即外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。

在新的实施细则中并没有任何有关设计要点在无效和侵权诉讼程序中的进一步规定，在2010年版审查指南[3]中仅在判定外观设计相同和实质上相同需要考虑的因素时提到，“应当注意的是，外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。

例如，对于汽车的外观设计，简要说明中指出其设计要点在于汽车底面，但汽车底面的设计对汽车的整体视觉效果并不具有显著影响”。

上述规定仅仅是侧面地规定了设计要点在什么情况下不起作用，但是并没有正面地规定设计要点如何起作用。

因此设计要点的在无效和侵权诉讼中的具体作用仍然迷雾重重。

值得注意的是，最高院曾试图就设计要点在侵权判定中的作用问题有所作为，在其2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》[6]中的第十二条规定，“被诉侵权设计不包含授权外观设计的设计要点的，应当认为被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上不会造成相关公众混淆。

前款所称设计要点，是指授权外观设计相对于现有设计能够对相关公众产生显著视觉影响的设计特征。

人民法院可以参考外观设计的简要说明认定设计要点”。

也就是说，无论被诉侵权设计与专利设计通过整体观察、综合判断得出的结论是多么相似，只要其不包括专利设计的设计要点，就不能认定为侵权。

这就赋予外观设计的设计要点相当高的重要性，在侵权判定中具有举足轻重的地位。

使得设计要点在一定程度上凌驾于“整体观察、综合判断”这一最基本的判断原则之上。

很明显，如果法官所依赖的设计要点是专利设计相对于现有设计的真正的设计要点，并且该设计要点并不位于例如上文提到的汽车底部等不被消费者注意的部位，同时该设计要点并不是局部细微的设计变化，这样的规定对于明确和简化判定原则是有一定积极意义的。

但是在实际操作层面上，可以想见，专利权人在申请阶段提交的设计要点仅仅是专利权人在申请时基于自身对现有设计的了解提出的，具有一定的局限性，并不一定是真正的设计要点。

而此时，根据上述规定法官负有确定真正设计要点的义务。

而实际上法官在不进行充分检索的情况下是无法确定真正的设计要点的。

因此上述规定首先很难进行操作。

另一方面，从理论层面上，上述规定使人不由得联想到2001年版和2004版中有关外观设计相同相近似判断中有关“要部判断”的规定。

其中，“要部判断”被规定为与“整体观察、综合判断”并列的判断方式。

并规定“如果被比外观设计的要部的外观与在先设计的相应部位的外观不相近似，则被比外观设计与在先设计不相近似”，从而试图简化外观设计相同相近似的判定。

然而在实践中由于采用“要部判断”与“整体观察、综合判断”两种不同的判断方法往往会得出截然相反的结论，因此在何时适用“要部判断”，何时适用“整体观察、综合判断”的问题上，专利复审委员会与法院产生了很多分歧，同时在社会上造成了认识上的混乱[5]。

因此在2006年版的审查指南中，去掉了“要部判断”的判断方法，将“整体观察、综合判断”设定为唯一的判断原则，该原则在随后的几年中经受住了实践的检验。

考虑到这段历史，目前的设计要点同样不应有与“整体观察、综合判断”同样的地位，甚至凌驾于其上，而应从属于其下，否则同样会带来实践中的混乱。

令人欣慰的是，2009年12月底正式公布的司法解释定稿中，已将上述规定删除。

实际上，探寻此次修改专利法中要求提交设计要点的初衷，根据专利局条法司的官方解释[4]，设计要点如同产品的用途一样，是为了更准确地确定外观设计的保护范围。

例如对于用照片来表示的外观设计来说，由于其中往往反映了产品外观的诸多细节，通过指定设计要点，就可以在与侵权产品进行对比时忽略一些不属于设计要点的细节。

因此，外观设计的设计要点仅仅是表明了这些设计特征或部位相比于其他设计特征更重要，在相同相近似的比对过程中，即使这些设计特征属于局部细微的特征，也不应当被忽略。

而对于没有被指定为设计要点的特征，如果其属于局部的、细微的和功能性的特征，则可选择予以忽略，从而在一定程度上可明确地扩大外观设计专利权的保护范围。

显然，这并不意味者设计要点的不同必然导致外观设计的不相近似，还需经过整体观察综合判断，只有这种不同对外观设计的整体视觉效果产生显著影响的情况下，才能判定为不相近似。

而如果该设计要点处于例如汽车的底面等不常见的部位，或者是非常微小的设计差异，该设计要点的不同不会对整体的视觉效果产生显著的影响，因此不能导致不相近似的结论。

综上，外观设计的设计要点仅仅起到了标示该特征不能被忽略的作用，其在相同相近似的判断中并不能够起到主导的作用，而是应当从属于整体观察综合判断之下。

这也是细则和指南中未从正面描述设计要点的作用的原因。

进一步地，基于上述分析，申请人在提交简要说明中的设计要点时，可以不必有太多的顾虑，只要基于实际情况说明即可。

但是也要避免撰写诸如“本外观设计的设计要点在于整个外观设计”，因为这样实际上是自己排除了在后续侵权诉讼中忽略部分设计特征的可能，限缩了专利权的保护范围。

二、色彩的地位和作用毫无疑问，简要说明中的“本外观设计包括色彩”的声明不会扩大专利权的保护范围，但是对于其是否一定会缩小专利权的保护范围，还是会使得专利权的保护范围发生偏移，理论和实务界一直存在着争议。

一种观点认为，外观设计的三要素：形状、图案和色彩相当于发明专利中权利要求的三个技术特征，特征越多，保护范围越小，因此要求保护色彩会缩小专利权的保护范围。

另一种观点认为，基于外观设计无效和侵权判定中普遍采用的“整体观察、综合判断”的原则，不能将形状、图案和色彩三要素割裂开来，而应当将其组合作为一个整体来对针对视觉效果进行判断，因此，不包含色彩的外观设计不一定覆盖更大的保护范围，包含色彩的外观设计的保护范围上实际上是自不包含色彩的外观设计的保护范围朝向某一方向的偏移，二者有一定重叠。

让我们首先看一下色彩在无效程序中的作用。

在2006年版和2010年版的审查指南中均规定，对于被比设计仅以部分要素限定其保护范围的情况下，其余要素与在先设计比较时不予考虑。

这就是说，一方面，如果被比设计包括色彩的要素，但是并没有声明保护色彩，则在与在先设计比较时不予考虑；另一方面例如对于被比设计仅包含形状要素的情况下，无论在先设计是否具有图案、色彩，只要二者形状相同或相近似，则二者外观设计相同或相近似。

从这里我们可以看出，采用的方法是将色彩从被比设计或在先设计中剥离出来，然后进行对比的。

这对于专利权人和公众来讲，都是公平的。

这是因为，在在先设计已经公开了某种形状设计的情况下，采用了该形状设计的被比设计是不应该因为它不包括在先设计的其他图案和色彩要素而获得专利权的。

反过来，如果在先设计仅仅包括形状要素，被比设计通过创造性的劳动在其上增加了图案或色彩，使其具有完全不同的视觉效果，理应获得专利权（可以理解为从属专利）。

在采用上述指南的规定进行判断时，由于被比设计包括全部三个设计要素，其肯定不会与仅包括形状的在先设计相同或相近似，因此可以得出同样的结论。

这就是说，在无效程序中，色彩是可以与其他设计要素剥离出来的，有关色彩的规定是正确和适当的，完全满足实践的需要。

问题出在了侵权判定程序中。

由于最高院在2001年版的司法解释中并没有明确外观设计侵权判定的原则，法院一般会参考审查指南中外观设计专利无效程序中进行近似性判断的标准及原则，将其适用于外观设计专利的侵权比对过程中。

这对于外观设计专利的行政确权程序就与专利侵权判定的司法程序在标准和原则上的统一是有积极意义的。

但由于审查指南中的比对客体是“被比设计”与“在先设计”，而在专利侵权诉讼中的比对客体是“被控侵权设计”和“专利设计”，因此它们之间的对应关系成为实践中争论的焦点[10]。

因为将“被控侵权设计”作为“被比设计”往往会得出与将“专利设计”作为被比设计截然不同的结论。

例如，专利设计为仅包括形状要素的圆珠笔，被控侵权设计包括形状、图案和色彩全部的设计要素。

如果将专利设计作为“被比设计”，在相同相近似判断中就不应当考虑图案和色彩的设计要素，很显然会得出相近似的结论并进而认定侵权成立。

但是，如果将被控侵权设计作为“被比设计”，在相同相近似判断中就应当考虑图案和色彩的设计要素，很显然会得出不相近似进而认定侵权不成立的结论[7] [8]。