一种答复发明专利实质审查意见的方法

一种答复发明专利实质审查意见的方法

来源：作者：日期：2011-06-30

发明专利申请进入实质审查程序后，审查员在第一次审查意见通知书中，通常给出三种结论性意见，

一是只提出申请文件中的形式错误，假如申请人遵循审查员的意见或建议做出修改后，可望授权;二是经

过检索，引用对比文件，对专利申请文件的新奇性或者创造性提出质疑，要求申请人陈述该专利申请可以

授权的理由，否则将不能授予专利权;三是审查员认为专利申请中没有可以被授予专利权的实质内容，假

如申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，该申请将被驳回。对于上述第一种类型，申请人只要按照审

查员的要求克服申请文件的缺陷即可，对第三种类型，由于涉及专利撰写时的失误，比如公开不充分等，

很难在实质审查程序中得到补救。本文着重讨论针对第二种类型，假如不同意审查员的意见，如何撰写出

一份逻辑严谨、说理清楚并令审查员信服的意见陈述书。

一、“特征比较”法

“特征比较”法在专利侵权诉讼中，得到普遍运用和认可。但在实质审查程序中，是否有必要运用以

及如何运用“特征比较”法，还鲜见文章论述。由于专利审查程序和审查标准的非凡性，还需要仔细研究

和探索如何将“特征比较”法运用到专利实质审查程序中。

本文以一个实际案例为例，说明“特征比较”法的基本思路。

案例介绍

题为“单板大容量数字时分交换网络”的中国发明专利申请99109931，在实质审查程序中，审查员以

两份对比文件相结合为证据，认为该发明专利申请的权利要求1不具备创造性，并接着指出，

权利要求2、

6和7无创造性。笔者运用“特征比较”法，将该专利申请的权利要求1与对比文件1、2披露的技术特征相

对照，逐一比较分析，得出该发明专利申请具备创造性的结论，审查员对笔者的分析表示认可，最终授予

了专利权。

运用“特征比较”法撰写意见陈述书的步骤

借助于方法发明的独立权利要求的撰写格式，介绍运用“特征比较”法撰写意见陈述书的步骤：

首先，开宗明义地提出申请人不同意申请员的意见;

将审查员的审查意见要点归纳后，一一列出;

将对比文件的公开号(或者出版刊物)，公开日期列出

将专利申请权利要求1的技术特征，对比文件1、2披露的技术特征列出，对应地创建一个表格，对应

地填入技术特征;

通过表格，对照说明，专利申请权利要求1的哪些技术特征与对比文件相同，哪些特征与对比文件不

同，不同的理由是什么。

二、“特征比较”法在发明专利申请99109931一案的具体运用。

根据上述的“特征比较”法，将审查员的审查意见要点归纳后一一列出，并将对比文件的公开号(或

者出版刊物)，公开日期列出后，分析了本发明专利申请的技术特征和对比文件1、2所披露的技术特征。

本申请的技术特征是：串并转换模块、并串转换模块、1×n数据存储单元压缩矩阵、地址比较模块、

控制存储模块;

对比文件1所披露的技术特征为：多个串/并转换单元、多个并/串转换单元、多个数据存储单元、多

个控制存储单元;

对比文件2所披露的技术特征为：地址控制存储单元。

下来，用列表的形式，将上述技术特征进行对比，便于直观分析，表格如下：

权利要求1的创造性分析：

本申请的权利要求1 对比文件1 对比文件2

1 串并转换模块多个串/并转换单元

2 并串转换模块多个并/串转换单元

3 1×n数据存储单元压缩矩阵多个数据存储单元

4 地址比较模块地址控制存储单元

5 控制存储模块多个控制存储单元

在意见陈述书中指出：“申请人认为，即使在权利要求1的特征1、2、3和5与对比文件1公开的技术特

征相同的情况下，对比文件2中的“地址控制存储单元”并没有公开本申请的“地址比较模块”，即：地

址比较模块与地址控制存储单元的作用是不同的。”

值得注重的是，通过列表分析，实际上申请人已经默认了对比文件1所披露的技术特征已经覆盖了本

申请的相应技术特征，只是从对比文件2中的“地址控制存储单元”并没有公开本申请的“地址比较模块

”方面来证实自己的主张。

申请人接着分析了对比文件2的“地址控制存储单元”与本申请的“地址比较模块”的不同之处，申

请人认为：

“对比文件2中的地址控制存储单元包括读和写存储器，用于存储数据(存储地址可控制)。而权利要

求1明确指出其地址比较模块，“是用来控制数据存储单元压缩矩阵的”。二者的功能是根本不同的。

审查员既没有说明对比文件2中的地址控制存储单元是如何与本申请中的地址比较模块相同的，又没

有说明将两份对比文件的结合对本领域普通技术人员是显而易见的理由。由于两者的上述作用的区别，将

对比文件1和对比文件2结合起来，并不能得到本发明。”

为了使申请人的意见陈述能够更有说服力，申请人接着引用了《审查指南》的有关规定，申请人指出

：

《审查指南》第二部分第四章中，对创造性提出了明确的判定方法，其中的第三个步骤要求判定这种

对比文件的结合“对本领域的技术人员来说是否显而易见。判定过程中，要确定的是现有技术整体上是否

存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术

问题的启示”。下述情况，《审查指南》认为现有技术存在上述“技术启示”：

“所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在对比文件中所起的作用与该

区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”。(见《审查指南》2-54页)

在本发明中，对比文件二中披露的相关技术手段与地址比较模块的名称和作用均不相同，即使“所述

区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段”，但是由于该技术手段与本发明的地址比较模块所起

的作用的本质不同，并没有给出上述的“技术启示”，明显不符合上述《审查指南》的规定。”