关于发明创造在专利申请时的创造性挖掘

关于发明创造在专利申请时的创造性挖掘

作者姓名：郭燕

作者单位：深圳鼎合诚知识产权代理有限公司

摘要

本文就专利代理人在专利申请过程中对发明创造的创造性所发挥的作用阐述了自己的观点，认为专利申请的创造性不仅仅与发明创造的本身技术内容有关，还与是否在专利申请文件中体现出创造性有关。在专利申请过程中，专利代理人应和发明人一起对发明创造的创造性进行挖掘，根据发明创造的实质确定发明创造的类型，根据发明创造的类型在专利申请文件中恰当地体现出发明创造的创造性，降低专利申请因创造性被驳回的风险和无效的风险。

关键词

发明创造 专利申请 创造性 挖掘

一、问题的提出

创造性是发明专利在审查过程中的授权条件，同时也是发明专利和实用新型专利在无效程序中的无效理由，也就是说，发明专利或实用新型专利所要求保护的技术方案必须具备《中华人民共和国专利

法》（以下简称专利法）所规定的创造性，否则该发明专利或实用新型专利不会被授予专利权或即使授权后权利也不稳定。根据《专利审查指南》的规定，创造性包括两个方面，其一是与现有技术相比发明要具有突出的实质性特点、实用新型要具有特点；其二是与现有技术相比发明要具有显著的进步、实用新型要具有进步。从这两方面来看，创造性本质上是由发明创造本身的技术方案所决定的，也就是说，发明或实用新型专利是否具备创造性只与发明创造本身有关。由此又可以得出以下结论，即：专利申请文件是否因创造性被驳回或无效只与发明创造本身的技术有关，而与专利代理人的代理质量无关。再继续往下推论又得出，专利是否具备创造性只与发明人提供的技术内容有关。是否真的如此？专利代理人能否帮助发明人提高或完善发明创造的创造性？我们常说专利代理人是第二发明人，这句话总结了专利代理人在专利申请过程中对专利的重要性，但这句话通常是指专利代理人在为发明创造确定一个合理的保护范围方面具有不可忽视的作用。那么专利代理人在体现发明创造的创造性方面是否也能起到重要作用？专利代理人又应该如何在专利申请过程中和发明人一起挖掘发明创造的创造性？

以下笔者就一件案例阐述对发明创造的创造性进行挖掘的一些认识，以期和各方交流经验，共同提高专利申请文件的质量。

二、案由

根据《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》的规定，我们知道，申请专利的发明创造必须具备《专利法》所规定的三性，

即新颖性、创造性和实用性。但发明人对发明创造的理解往往重点在于“新”，即相对于现有技术是新的就是发明创造，该发明创造申请专利后就应该获得专利授权，而发明人理解的发明创造的“新”往往又体现在出现了新的功能或新的效果。因此在专利代理实践中，发明人向专利代理人提供的技术内容往往是一种想法，或者是一些功能或效果，甚至有时提供的内容还与发明创造真正对现有技术的贡献存在一定偏差，即便提供了实现该新的功能或效果的技术方案，也不知道如何体现发明创造的创造性。以下通过一个案例说明。

发明人预做发明专利申请，并向专利代理人提供了以下技术内容：

产品涉及一种生化流水线工作站，尤其涉及其试剂加载技术。生化流水线工作站用于医院中对病人的体液进行生化测试，其自动化程度高，测试速度快，测试样本数量大，测试过程所需要的试剂消耗数量也大，为防止试剂不足，医生一般在一天测试开始前会补充试剂，保证一天测试过程中的试剂消耗量。但由于测试样本数量大和测试项目的不确定性，仍然难免测试过程中遭遇某种试剂不足的情况。目前生化流水线工作站需要补充试剂的方式主要是：先控制整个生化流水线工作站停止工作，然后对需要补充试剂的试剂位进行试剂加载。

本发明创造提供了一种试剂加载方法，在生化流程线工作站测试工作中仍然可以补充试剂，即不需要控制整个生化流水线工作站停止工作。其技术方案主要包括以下步骤：获取用户在线装载试剂申请信息；根据用户在线装载申请信息，决定暂停生化流线中所有或指定某

个模块测试工作，然后保持生化流水线中不受影响模块继续进行测试。

基于发明人提供的技术方案，该发明创造与现有技术的区别在于：现有技术是控制整个生化流程线工作站停止测试工作后加载试剂，而本发明创造是对在线装载申请信息指定的需要加载试剂的模块暂停测试工作，而保持生化流水线中不受影响模块继续进行测试。

根据《专利审查指南》中所规定的创造性三步法审查方法，如果审查员确定的最接近的现有技术与申请时确定的相同，则根据上面的区别技术特征，本发明实际要解决的技术问题就是如何实现在线加载试剂。而要实现在线加载试剂，全部测试模块都不停止工作，则无法实现在线加载，因此，需要加载试剂的模块停止测试、不受加载试剂影响的模块继续测试就成了顺理成章的方案，因此审查员将会给出以下审查意见：基于最接近的现有技术和发明实际要解决的技术问题出发，本发明要保护的技术方案对本领域技术人员来说就是显而易见的，所以发明不具备创造性。

但作为专利代理人，由于其了解创造性的审查内容和方式，因此不应该仅限于发明人提供的技术内容，而应该通过和发明人沟通，进一步挖掘发明创造的实质，提升发明创造的创造性。

经过和发明人沟通，代理人了解到由于生化流程线工作站包括多个测试仪，通过设定的样本架调度策略向测试仪进样，每个测试仪根据控制具有各自的测试时间，在测试过程中如果将某些测试仪暂停而另一些测试仪继续工作，由于要向继续工作的测试仪进样，因此会导

致整个样本架调度的混乱，进而导致测试仪无法正常测试。为了避免在线加载试剂时样本架调度混乱，发明人采取了一些技术手段。另外，测试仪正在测试时，并非是想停就可以停下来的，不同的停止方案也会有不同的效果，所以什么时候停止比较好也是一个判断的难点。根据这些沟通，代理人认为发明人提供的上述技术内容并非是发明创造的全部内容，也没有完全公开发明创造的实质。经和发明人协商，将样本架如何调度的技术方案和判断测试仪停止的条件补充到了申请文件中，丰富了发明创造的层次，完善了发明创造的实质。

经过挖掘，如果仍与同一份最接近的现有技术相比，则增加了样本架调度方案和测试仪停止的判断方案的区别技术特征，在这种情况下，审查员很难得出本发明要保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的结论。

从以上案件可看出，由于发明人不了解创造性的审查内容和方式，其提供的原始资料重点在于阐述他的想法和效果，并没有真正地说明其发明创造的实质，在这种情况下，如果专利代理人不加整理和思考地原搬发明人提供的内容，则往往会导致在申请文件中没有体现出发明的创造性。

可见，虽然创造性由发明创造本身的技术方案决定，但专利申请文件因创造性被驳回却并不完全是因为发明创造本身的问题，有时是因为在专利申请文件中没有恰当地体现出发明创造的创造性。而专利申请文件质量除了与发明创造本身有关外，还与专利代理的质量有关。在专利的创造过程中，专利代理人显然不能代替发明人做出发明