专利申请策略与规划

专利申请策略与规划

专利申请策略与规划

前言

一般企业经营多著重于提高营运绩效与竞争优势，但在执行策略上若无独特之处，进而在产品与市场上与他人明显区隔，恐怕难以摆脱竞争对手的纠缠，甚至只有苦苦追赶、受制于人。亦即预做良好的策略规划实有其必要性。

科技导向的企业尤须注意拟定适合的研发方向，并积极保护其智慧财产。一般而言，申请专利除了寻求法律保障以避免他人侵害仿冒，同时也有技术授权、转让等诸多商品化的价值，背后还可能牵涉复杂的市场利益以及与他人的竞争合作。

当研发单位开发出一项新产品或新制程，要不要申请专利？可不可以申请专利？有没有可能取得专利？可以继续开发那方面的技术？那些技术应一

并申请保护？应于何时、何处提出专利申请？申请专利能带来什么好处？

就智慧财产权管理而言，提出申请只是当中的一个基本步骤，在此之前和之后应考量与规划执行的事项还很多。本文仅针对专利申请方面的策略规划，以浅显的文字提供一些基本原则做为参考。

申请前应思考之问题

1. 是否为专利保护的对象及范围？

发明：对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。

新型：对产品的形状、构造或装置所提出的技术方案。

新式样：对产品的形状、花纹、色彩或其结合所作出的富有美感的设计。

另外也须注意是否为法定不予专利的标的。

2. 是否具备专利的实质条件(可专利性)？

新颖性：未曾公开或非公众已知者。

进步性：具有一定的发明创作难度。

实用性：可实际用于产业。

3. 是否具有良性的市场前景或产业价值？

亦即预测、分析可能创造的市场前景、经济效益，再做出是否申请的决策。例如申请的目的是出于策略上的考量而不想实施，或者市场前景与投资效益不明，则是否要先储备专利？是否还要申请外围专利？未来授权或实施获利的机会有多大？

4. 申请专利的保护范围可能有多大？

他人回避专利范围的难易度有多高？这牵涉到预期能获准的申请专利范围，相对于先前技艺与他人专利范围之间的比较，以及阻却他人进行回避仿冒的力道有多强、多周延？

5. 专利的技术内容公开之后，对目前和潜在的竞争对手有多大的助益？对与自己技术合作、经销代理的对象有什么影响？

这牵涉专利说明书的技术揭露程度，在符合法律要求下，如何避免泄漏关键的know-how。也须检视是否牴触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售协定。

* 降低竞争对手优势：限制对手的发展，也避免他人取得专利后处于竞争优势。* 干扰他人视线：在主要研发技术以外的领域申请专利，使竞争者难以洞悉我方真正的技术发展方向。或者还可于申请后要求提早公开、不做实体审查。

2. 不申请

* 避免公开暴露研发策略和意图：改以其他方式保密，以免遭对手洞悉，或怕保护不佳致遭人回避仿冒而丧失应有的市场商机。

* 延长技术保密的时间：若他人难以破解模仿时可以考虑不申请，而无专利期限的缺点。

* 专利实用价值不高，但又不希望竞争者取得专利：例如不打算实施、利用该项技术的专利来获取经济利益，可是又要避免对手取得专利后处于竞争优势，反过来限制自己发展，则可放弃申请，甚至直接适度地公开该项技术。

二、申请何种专利

发明、新型、新式样专利保护的对象、范围、时间各有不同，但都应符合相关的法定要件。如果皆不适合，则应思索有无其他类型的智慧财产权可供保护。否则即使侥幸获准，拿到的只是很不稳定的专利权。故宜按照科技类别与创作层次，选择适当者提出申请，才较易获准专利。

三、申请内容为何

1. 完整技术或部份技术：有时为避免遭人仿冒，部分核心或关键技术不提出申请，或于撰写说明书时巧妙隐藏之。

2. 单项申请或系列申请：依据技术的重要性与保密性，选择申请单项技术的专利或是其相关的一系列专利，以于「技术完整公开所带来的缺点」和「申请周延保护∕布雷」之间做适当的取舍。

3. 基本技术或配套∕衍生技术：

* 基本技术为该领域的根本核心或开创性技术，离实用阶段还很远，相对上比较冷门，可能参与者较少；配套∕衍生技术则是前者的改良或实施所必需者，多半更接近实用的阶段，可能已有较多人投入。这是从特定的技术领域角度来看，所以两者是相对的，而非绝对的。

* 拥有基本技术的专利等于掌握此一发展领域的主导权，相当有利；但若由他人取得配套∕衍生技术的专利，则自己实施时恐受阻碍。

* 若只拥有配套∕衍生技术的专利，虽很可能须得到前者的授权才能实施，但仍有利于日后与前者交叉授权，取得部分主导权。

4. 使用中技术或储备技术：除了考虑使用中或即将实施的技术值得提出申请以外，基于日后科技发展、产品汰换周期或市场变迁等因素，也应想想目前用不到、属于次要应用、关联度较低的技术是否也要申请专利。

四、何时提出申请

1. 适时申请：发明创造的技术达到一定成熟度时就提出申请。不过对于不同的产业与科技领域，适当的申请时机所对应的技术成熟度可能会差别很大；有的在研发得到初步成果就要提出申请，有的可能要很成熟完备才比较适合申请。一般而言，通过基本验证以后，进入应用研究、开发或工业性中间试验之前，这段时间提出专利申请，通常算是比较适当的申请时机。

2. 提前申请：鉴于某些产业的技术变迁快速，且各国专利制度多半采先申请主义，因此只要技术已具备基本轮廓，大致符合专利的新颖性、进步性、实用性等三要件，就无须太顾虑技术成熟度，即可提出申请，也可及早获得专利权。

3. 延迟申请：过早申请则专利相对较早到期，同时也可考虑以下情况而延迟申请：

* 目前技术保密措施无虞，而且由他人完成∕破解的机会不大，所以不急于申请专利，以免太早公开技术。

* 市场前景不明朗，或消费者恐怕难以接受新的科技或产品，且目前似无他人申请的迹象。 * 所申请保护的技术不成熟或配套技术不完备，仍有许多问题未解决，甚至后续不打算继续投资研发。

* 技术领域本身发展的局限，预期能够获准保护的范围较窄。待更进一步研发突破后可申请更大的保护范围，也增加专利应用获利的机会。

* 过早保护可能防碍或违反既有的技术交流、授权或销售代理协定，或许不利于进一步合作开发。或者是说，可能要先排除此类障碍再做申请。

五、申请地区

竞争者的所在地和活动范围已不再局限于单一国家，因此有必要从事全球地理上的专利布署，以为自己发展铺路、为对手设下障碍。

1. 本国申请：通常企业所在地应当先申请，也为外国申请取得有利条件，例如主张优先权。

2. 国外申请：考虑目标市场、对手活动、未来发展所在的国家，选择适当者加以申请。但若申请国家众多，则亦须考量成本效益的问题。

六、专利布局