职务和非职务发明(专利知识讲座29)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

29、职务和非职务发明

关于职务发明制度或者说雇员发明制度，在国际上有两种立法模式，一种是以美国、德国和日本为代表的，雇员完成雇主（单位）交付任务的发明，虽然也称为雇员或职务发明，但获得专利的原始权利仍然属于做出发明的雇员。只不过雇主有法定的、非独占的实施权。但这种实施权在这三个国家也有不同，美国和日本的雇主法定的实施权是无偿的。但德国的雇主必须要与做出发明的雇员签订合同，并且还要支付报酬，才可以获得这种非独占的实施权。与此同时，这三个国家均允许雇主在聘用雇员时，在雇佣合同、或者在与雇佣合同具有同等法律效力的公司规章中规定，雇员一旦做出职务发明，该权利要归属于雇主，或者雇主享有独占的实施权。当然，雇主要向让渡权利的雇员支付合理的报酬。对于雇员报酬的计算，在德国，有详细计算报酬的指南，并在德国专利局内设有处理雇主和雇员之间争议的机构。另一种立法模式，是以英国、法国、意大利、俄国为代表，即雇员完成的职务发明，一开始权利就属于雇主（单位），当然雇主要向雇员支付合理的报酬（注1），我国职务发明制度属于第二种立法模式。

我国专利法第6条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”，即申请专利的权利属于单位所有。笔者认为，凡是本职工作中作出的发明创造均应当理解为利用了单位的物质技术条件。因此，专利法第6条所述的利用了单位的物质技术条件，其背景并不是在本职工作中利用的，而应当是指单位并没有交付给员工以该工作任务，甚至单位根本不知情的情况下（如果知情的话单位应当与员工就该问题进行协商），员工私下利用单位的物质技术条件或者在上班时间、或者在业余时间作出的发明创造。说白了，就是未经单位许可利用单位的物质技术条件来“干私活”，在现代企业中这是不允许的，是违反企业劳动纪律的行为。该规定第三次修改专利法也没有变动，主要原因是我国仍处于转型时期，尤其是在我国专利制度初期，企业劳动纪律和制度建设尚不完善，时有发生单位员工“瞒着”单位，利用单位的物质技术条件为自己干私活的情况，随着现代企业制度的建立和制度的完善，这种情况应当不会再发生。所以，笔者建议在适当的时候删除该项规定。因为，违反劳动纪律和作出发明创造还应当分开处理，违反劳动纪律应当以违纪来处理，企业可以对员工进行处分，甚至于开除处分。必要时，还可以起诉追夺该员工利用单位物质技术条件的使用费。但物质技术条件毕竟是外部条件，而发明创造是人的智力活动产生的权利，不是外部条件产生的权利，即在完成发明创造这一问题上，内因还是起决定性的作用。考虑到有时单位对员工利用单位的物质技术条件是知晓的，在这种情况下作出

的发明创造，应当可以由单位与员工之间进行协商。当然，也不排除开始单位不知晓，后来员工作出发明创造时才得知。此时，单位也可以和员工协商处理。正因为考虑到这样的因素，2001年修订的专利法第6条增加了第3款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定”。即企业和员工可以用合同约定该发明创造归单位所有，也可以用合同约定归员工所有，员工应当向单位支付合理的物质技术条件使用费，或者双方可以用合同规定更为灵活的约定。总之，专利法追加这一规定是合理的，也是可行的。但该规定显然不应适用本职工作中利用单位的物质技术条件作出的发明创造，因为本职工作中作出的发明创造法定归单位所有。单位如果不要，也可以进行处分，如通过合同让渡给发明人，但这已经不是专利法第6条第3款的约定。专利法第6条第3 款的规定，应当理解为限于不是本职工作中利用了单位的物质技术条件，而是本职工作以外的发明创造，该发明创造与本职工作无关，利用了单位的物质技术条件。

专利法实施细则第12条对专利法第6条的规定作了细化，规定有下列情况时，属于执行本单位的任务：1、在本职工作中作出的发明创造，如某员工是企业研究部门的研究人员，完成研究部门的项目自然属于职务发明。2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。如某员工是企业工会工作人员，本职工作并不涉及科研。但企业考虑到其专业能力，交付给他一项科研工作，在该工作中完成的发明创造仍属于职务发明。3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。第三次修改专利法实施细则，取消了“退职”，增加规定了“劳动关系、人事关系终止”，修改后的规定涵盖的范围更周延了。从其他国家立法例来看，也有类似的规定。如日本专利法第35条是规定雇员发明制度的条款，其中规定当雇员完成的发明“属于雇员现在或者过去的职责，”时，属于雇员发明，虽然没有规定离开单位后多长时间，但规定了“过去的职责”，意味着在合理的时间内，只要是原工作的责任内的发明，仍属于雇员发明，即职务发明。我国与日本的规定均是合理的，可以防止借调动工作将原企业的发明项目“带走”的不合理现象，以保护原企业的合法权益。

4、“本单位”包括临时工作单位。

5、物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。显然细则上述对专利法第6条的细化规定是合理的。

对我国专利法规定的职务发明，还需要谈如下几点：

1、其中的“单位”是理解为法人单位还是包括非法人单位？回答应当原则上是法人单位，即职务发明中的“单位”与申请专利中的“单位”在外延上应当是相同的。否则，如果申请专利原则上限于法人单位，但职务发明的单位不

限于法人单位，就等于许可非法人单位也可以作为专利权的主体，就会给申请专利的主体“撕开”一个“口子”，“立法”在逻辑上就出现问题了。日本专利法第35条对“雇主”的定义是“法人、国家和地方政府”，在相关文章中也明确“雇主”主要指法人单位（注2）。

2、对单位职工的理解，在公司制度下，公司的管理层也属于单位的职工，如经理。但公司的股东则不属于公司的职工，除非公司的股东同时兼任公司内的某一具体职务，包括领导职务。当然，雇员发明制度或职务发明制度针对的对象主要是企业员工，但在逻辑上仍包括企业管理层。

3、当是非职务发明的情况下，发明人就是专利申请人，其具有专利申请人的财产权，亦有发明人的人身权（人身权中的身份权）。

4、专利法6条第3款规定“利用”本单位的物质技术条件作出的发明创造，单位和发明人之间可以合同约定权利归属，与法6条第1款“主要利用”本单位的物质技术条件有没有区别？换句话说，如果是“主要利用”能不能用合同约定申请权的归属。对该问题有两种不同的观点，一种观点认为“主要利用”和“利用”是不同的，即“主要利用”时，不能以合同约定权利的归属。另一种观点则认为“利用”包括了“主要利用”，因此可以合同约定权利的归属。如果从字面规定来看，这两种解释均没有超出字面规定所允许的范围。但解释法条的时候，不仅要从字面的含义上进行解释，还应当引入制订该条款的“立法本意”。专利法第6条第3款是2001年专利法新增加的内容，对为何增加“合同约定”这一条款，当时专利局条法司文希凯司长在其《谈专利法第二次修改》一文中写到：“根据我国实施专利法15年的实践，为适应科技计划项目管理体制改革，特别是课题制的实施的需要，修改后的专利法第6条引入合同优先原则，允许科技人员和单位通过合同约定发明创造的归属。这表明根据2001年专利法，对主要利用单位的物质条件完成的发明创造，发明人按照事先约定向单位返还资金或交纳使用费的，可不作为职务发明。本修改有利于进一步调动科研人员的积极性，面向市场，自筹资金，按照市场需求立课题，并有利于使单位闲置的设备等物质条件得到充分利用”。因此，应当认为，对专利法第6条第3款中的“利用”，应当解读为包括“主要利用”，即允许单位和发明人自行约定专利申请权的归属。作这样的理解不仅符合立法本意，也符合国际上的通行作法，如日本雇员发明制度也允许单位将自己不需要的技术由发明人申请专利。且操作起来也容易，否则还要在“主要”与“非主要”之间划一条界限，这是很难作到的。

5、最后一个问题是，单位是否可以与员工事先约定，员工在企业工作期间作出的非职务发明，均归企业所有。对该问题我国专利法没有规定，但日本专利法第35条明确规定不允许。规定如果企业与员工作出这样的约定，也是无效的。虽然我国专利法没有这样的规定，但在实际操作中，亦应当不允许这样的