论专利侵权判定中的逆等同原则讲解

论专利侵权判定中的逆等同原则

发布时间：2013-11-20 作者：何晓平

内容提要：当被控侵权物再现了专利权利要求中记载的全部技术特征

时，如果被控侵权物与专利技术相比，已经发生了根本变化，是以与专利技术实质不同的方式、实现了与专利技术相同或基本相同的功能，则被控侵权行为人可凭借逆等同原则，否认侵权指控。我国应当在理论和实践上认可逆等同原则，作为被控侵权行为人抗辩相同侵权指控的手段，以完善专利侵权判定制度。

关键词：逆等同原则专利侵权判定权利要求

在现代专利制度中，专利权的保护范围是由权利要求的内容来确定的。一般而言，当被控侵权物（包括产品和方法，下同）再现了权利要求中所记载的全部技术特征时，则被控侵权物就落入了权利要求的字面范围，从而构成相同侵权。然而在某些特殊情况下，即使被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但与专利技术相比，如果被控侵权物已经发生了根本变化，以与专利技术实质不同的方式、实现了与专利技术相同

或基本相同的功能时，一些国家和地区的法院也可能判

定侵权行为不成立。此即所谓的逆等同原则（reverse doctri ne of

equivalents ）。

一、逆等同原则的起源

通常认为逆等同原则起源于美国1898年的Boyden Power Brake Co. v. West in ghouse 一案（以下简称Boyden 案）。1869 年，Westinghouse发明了一种利用一个中心气压箱来制动的列车刹车装置，比过去的手动刹车装置有了很大的进步。Westinghouse对其发

明进行了完善，在每一个汽缸中都增加了一个气压箱，并于1887年获得了专利。West in ghouse专利的权利要求内容为：主空气管、辅助气压箱、制动汽缸和三通阀的组合（调节主气压箱和各制动汽缸之间气流的装置）以及由三通活塞带动的三通阀装置,,用来根据制动的需要提供空气量。Boyden对Westinghouse的发明进行了改进，加入了一个精致的部件来从中心气压箱和各汽缸中的气压箱向制动装置充气。而Westinghouse的发明需要一个复杂的通管才能从上述两处的气压箱中得到空气。与West in ghouse的发明相比，Boyden的装置以最简单的方式解决了列车在刹车过程中的快速反应问题，适应了19世纪晚期日益加长的列车的需要。

美国联邦最高法院法院认为，从表面上看，由于Boyden的装置基本包含了权利要求中的部件，West in ghouse专利的保护范围覆盖

了Boyden的装置，然而Boyden装置的具体组合关系已经与专利有着本质的不同，从而使它跳出了专利的保护范围。“但是，即使Boyden 的

装置被认为落入了Westinghouse专利的字面范围，也并没有确定地解决了侵权问题。我们曾经反复指出，即使不在权利要求的字面范围内，侵权指控在某些情况下仍然成立。反之，亦然。专利权人可以证明被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但如果被控侵权物在原理上已经发生了如此大的改变，使得专利权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现了脱节（即发明内容不足以支持权利要求，权利要求的范围过于宽泛），那这样被控侵权物不在专利的保护范围之中，没有侵犯专利权。”

二、逆等同原则的发展

（一）美国联邦巡回上诉法院成立前的判例

1950 年，在具有里程碑意义的Graver Tank & Mfg. Co. v. Lin de Air Products Co.（以下简称Graver案）案中，Boyden案中关于逆等同原则的观点得到了美国联邦最高法院引用。“等同原则的适应并不总是有利于专利权人，有些时候也会不利于专利权人。当一项装置与发明在原理上存在较大变化，采用实质不同的方式，实现了与发明相同或基本相同的功能时，即使该装置落入了专利权利要求的字面范围以内，被控侵权行为人仍然可以凭借等同原则来限制权利要求的范围，挫败专利权人的侵权指控。”

在1976年的Leesona Corp. v. United States 案中，美国索

赔法院（Court of Claims ）则通过适用逆等同原则，判定被告的电池并没有侵犯原告有关电池电极的专利。原告的专利公开了一种由多

个微孔金属板组成的电池电极，说明书指出电极微孔的作用在于控制气泡的压力，该微孔的直径在1到50微米之间，但权利要求中并没有记载关于微孔直径及其作用的技术特征。而被告的电极和发明基本

相同，也是由多个微孔金属板组成，但微孔的直径远大于50微米。法院认为，虽然被告电极的技术内容落入了权利要求的字面范围，但由于其金属板上微孔的直径远大于50微米，对于控制气泡压力的作用几乎微不足道，被告电极在原理上与专利存在实质性的不同，因此适用逆等同原则，判定侵权指控不成立。

（二）美国联邦巡回上诉法院的判例

1982年，美国国会通过了《联邦法院改革法》，建立了联邦巡

回上诉法院（Court of Appeal of Federal Circuit ，简称CAFC。

美国联邦巡回上诉法院对所有不服联邦地方法院作出的专利侵权判决而提出的上诉案件和不服专利商标局驳回专利申请决定而提出的专利确权上诉案件具有专属管辖权。

1988 年的Texas In strume nts Inc. v. U.S. I nt ' l Trade Comm n 案与逆等同原则的适用密切相关。该案原告拥有一项袖珍式计算器的开拓性发明专利，其权利要求中的每一个技术特征几乎采用功能性限定技术特征的方式来撰写的；被控侵权物虽然包含了权利要求中所

记载的每一个技术特征，但对每一个技术特征都进行了技术上的改进和

提高。美国国际贸易委员会认为，就单个技术特征而言，对比技术特征之间都是等同的，但从整体上来看，被控侵权物与发明之间的区别是巨大的，前者对袖珍式计算器的改进已经超出了原告发明所公开的技术范围，没有落入发明合理的保护范围之中，因此侵权不成立。联邦巡回上诉法院则指出，“逆等同原则也许称为不等同原则更好。它要求被控侵权物不仅落入了权利要求的字面范围，而且必须与发明之间存在实质性的区别。当权利要求的字面范围远大于说明书所公开技术内容的合理范围时，被告就可以要求法院适用逆等同原则。限制这种过于宽泛的权利要求的目的，不仅在于避免发生不公平的侵权现

象，而且也在最初公开范围上保持了权利要求的有效性。”

而在1991 年的Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech,lnc.案中，联邦巡回上诉法院明确指出了逆等同原则的目的与适用方法。“正如等同原则旨在防止第三人窃取专利权人的发明实质一样，逆等同原则的目的也在于防止专利权人将权利要求不正当地扩张到发明的公平范围之外。逆等同原则源于联邦最高法院在Graver案中的论述：即使被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但如果其在原理上与发明已经如此不同，以至于是通过实质不同的方式，实现相同或相似的功能时，则被控侵权物不构成侵权。在适用逆等同原则时，应当根据说明书、审查档案和现有技术，在被控侵权物的事实与权利要求的合理范围之间进行衡量和判断。”

以上判例表明，当权利要求的字面范围超出专利申请中所公开的发明技术内容、过于宽泛时，被控侵权物即使落入了权利要求的字面范