美国专利复审简介
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关于美国专利复审
美国专利复审制度分为两种:
1)单方复审程序(Ex parte Reexamination),
2)双方复审程序(Inter partes Reexamination)
单方复审程序于1981年开始生效。主要特色是任何人(包含专利权人)都可以针对已经公告的专利案(已授权专利),选用此程序提出对权利要求的复审请求。单方复审程序之所以叫单方,就是在请求人提出书面说明,申请复审后,专利权人可回应请求人的说明,而请求人也可针对专利权人的回复,提出回应,之后,请求人就再也无法介入复审程序。参与复审的人仅限于专利权人与USPTO 的审查委员. 复审过程如同实审,审查员将针对请求人所提交的对比文献,审查被请求权利的权利要求,然后向被请求专利的发明人寄出实审意见书,发明人再针对实审意见书或提出答辩或修改权利要求。复审结果将成为此被请求专利的公众记录。如果被请求专利的发明人不服,可以上诉。申请人在整个过程中既没有答辩实审意见书的机会,也没有上诉的权利。
虽然单方复审程序的后段,请求人无法介入,但这也是此程序的特色,可以让审理较快速获得结果,加上请求人可以匿名举发,很适合企业在被告的初期使用,而且费用不高.
由于单方复审程序无法让复审请求人充分参与整个过程,因此在1999年,美国国会通过双方复审程序,并于2000年生效,但此程序仅适用于申请日为或晚于1999年11月29日的已公告专利。多方复审的启动和单方复审一致,只要有有效的对比文献,就可提出复审请求而成为申请人,美国专利局将复审被请求专利,不过复审的过程就不尽相同了。被请求专利发明人和提出对比文献的复审申请人都需回复意见书,如果不服复审的结果,双方均有上诉的权利。
双方复审程序与单方复审程序最大的不同就是,双方复审请求人可以在专利权人每次提出说明后,做出回应,全程参与审查程序,但是单方复审程序的请求人仅有一次答辩的机会。
Reexamination使用现况
当企业被告侵权时,法律程序已经启动,被告务必在规定时间内提出答辩等响应动作,除非是原告与被告之间取得协议,一般来说,不得不应付,但被告可以考虑同时进行Reexamination。
根据统计,经由Ex parte挑战专利权的成功率约为12%,平均费用约为1万美元左右;而Inter partes挑战专利权的成功率则高达70%,平均的费用大约为5万~20万美元。由于Inter partes的成功率较诉讼的成功率高,加上所需的花费比诉讼少,因此许多侵权诉讼的官司中,被告除了应付法院的诉讼程序外,亦可向美国专利商标局(USPTO)提出复审要求,且多数是以Inter partes 提出。
诉讼Ex parte Inter partes 费用(平均)200万美元1万美元5万~20万美元成功率30% 12% 70%
匿名不可可不可
成功率高建议使用Inter partes
Ex parte与Inter partes在提出先前技术相关文件(Prior art)与准备方面,需要花的时间其实差不多,不同的是Ex parte的请求人在第一次核驳后便不能参与,而Inter partes可全程参与,使得挑战成功率高很多。
根据过去的统计,20%专利权人在 Inter partes 的第一阶段便放弃其专利,即使专利拥有人提出答辩,统计上也有50%的专利被判成无效。由此可见,Inter partes的成功机会很高。
需匿名建议使用Ex parte
如果复审请求人已掌握先前技术相关文件证据非常强,或是复审请求人不方便出面,例如双方仍然在谈判中,就可考虑使用Ex parte,因为如果在尚未走到诉讼的状况下就提出Inter partes,请求人的身分就会曝光,会让专利权人注意到请求人的动作。
另外,Inter Partes有个规定必须要注意,一位请求人,针对同一个专利,只能提出一次申请,但是Ex parte因为是匿名的,就没有这个限制。
提出过的证据只能使用一次
最后,关于Reexamination,还有一个重点需要注意,不管是Ex parte或Inter partes,最终结果出炉后,若没有修改任何专利范围,那么该请求人日后不管是在USPTO或法院,则不得以相同的先前技术相关文件作为证据来挑战同一个专利。