浅议商标的指示性合理使用

浅议商标的指示性合理使用

【摘要】通过对一系列论著的阅读和对一系列案例的学习研究，参考美国《兰哈姆法》对商标合理使用立法目的分析和相关判例发展历程，分析商标合理使用制度中指示性合理使用之与混淆可能性的关系，建议我国商标法律法规体系建立起适应的制度。

【关键词】

商标；合理使用；混淆可能性；指示性合理使用

商标指示性合理使用也被称为商标被提及的合理使用，是指在诚信的前提下，为了标明商品或服务的用途，使公众了解与产品有关的真实信息，善意地使用他人商标的行为，日常生活中较常见的有个人电脑上的Intel标识，作为一个国际知名的电脑芯片商标，Intel的蓝色字样出现在各种品牌的电脑终端上，这并不意味着该产品出自英特尔公司，而是仅仅为了向消费者表示：这台电脑配备了Intel品牌的电脑芯片。

商标指示性合理使用与商标叙述性合理使用同属于商标合理使用范畴，适用于商标使用人在描述产品或服务时，不得不提及商标权人的商标这种情形。它不同于传统商标合理使用制度，在判断是否构成指明商标权人的合理使用中，除了要考虑使用商标是否必要外，还要判断商标使用方式是否超出了商标权应该受到限制的范围，使用商标的结果是否会带来消费者就商品来源之间存在赞助或者许可关系发生误认。只要这种行为不会让人误解商标使用人与商标权人存在某种授权关系，商标权人就无权禁止他人正当使用。

在此种情境下，如何判定被控侵权人是否侵权、被控侵权人提出的积极抗辩成立与否，皆取决于指示性合理使用的判定标准。我国商标法律制度中对指明商标权人的商标合理使用制度规定不充分，关于其构成要件的认识不足。司法实践亟待法律法规对指明商标权人的商标合理使用类型进行总结，对其构成要件进行明确。

一、商标指示性合理使用制度的功能

商标权是由国家行政机关授予特定权利人的排他性权利，在私权的外衣之下，还套着一层公权的马甲，这一层马甲决定了法律法规乃至政策对商标权的种种限制，合理使用制度就是这种限制的一种体现。然而我国法律法规中仅有《商标法实施条例》第49条对合理使用进行了明文规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

商标权同时包含使用权与禁用权，而学界普遍认为商标权中禁用权的范围大

于使用权，在司法实践中，注册商标权利人通常是通过提起要求被控侵权人停止使用权利人注册商标的诉讼来达到维权目的，即禁止他人使用其注册商标，而与此同时，合理使用制度却给予了公众使用该注册商标而不构成侵权的自由，扩张与限制是相互咬合的。但是这一条文本身的高度概括性事实上没办法解决合理使用制度真正实行的难题，我们在实际运用合理使用这一不侵权抗辩理由时，很容易就能发现合理使用有两种不同的情况：

1.在后使用者仅在该注册商标其通用意义上进行使用，如白猫、光明等显著性较低的语词，或者类似于席梦思这种已演化为通用商品名称的注册商标；

2.在后使用者使用该注册商标时，还在使用这个商标所指向的商品的关联性，即用该商标代表特定的商品或服务，在这种情况下，被使用的商标在被权利人以外的人使用时还在执行其功能。

正如有学者认为：“商标合理使用，并非合理使用他人商标……合理使用解决的是使用人对于自己拥有权利的标识或者公共领域中的标识，在与他人商标相同或者近似时，是否可以继续使用而不是构成侵权问题。”美国是较早建立商标合理使用制度的国家，参考美国《兰哈姆法》对商标合理使用立法目的分析，我们不难得出其意图在于限制商标权人将某一描述性的短语独占使用，避免剥夺他人对其商品进行准确描述的权利，立法限制的是商标权人，而非合理使用人。

二、关于指示性合理使用的系列案件综述

美国的合理使用制度由法定合理使用和指示性合理使用制度构成，其中法定合理使用制度是由1946年《兰哈姆法》规定，而指示性合理使用制度则是在司法实践中由法官创设的一项制度。指示性合理使用是法官在New Kids 案中创设，适用于其他人合理使用商标所有人或者权利人的商标来描述自己的商品或者服务的情况，以弥补法定合理使用适用范围狭窄的不足。从1992年美国联邦第九巡回上诉法院通过New Kids案确立指示性合理使用的原则以来，该制度经过了一系列的发展，在后来的PEI案及The Beach Boys案等案件中不断的得到发展和完善，成为美国商标合理使用制度中的一套较为完善的制度，并成为法定合理使用的有力补充。这三个案例主要解决的是指示性合理使用制度本身的问题以及该制度与法定合理使用制度的关系的问题，但是关于指示性合理使用和混淆可能的关系，以及法定合理使用与混淆可能的关系，历来是美国商标法司法实践中颇有争议的问题。

1992年，在New Kids一案中，法院详细地探讨了法定合理使用原则的适用范围，并创设性地提出了指示性合理使用原则，认为被告若证明其符合如下三个条件：（1）被告若不使用该商标将无法表述自己的产品或服务；（2）被告在合理必要的限度内使用；（3）该使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系。满足这三点条件的应视为构成指示性合理使用，为法律所允许。2003年的The Beach Boys案对该原则的构成要件进行实质性的修订，法院提出，该原则的第三个要件——不得暗示赞助或许可关系——只是混淆可能的另一面，且被告必须证明不存在混淆可能。

2004年的Micro Colors案被认为是最高法院对法定合理使用与混淆可能关系这个问题的回答。在此案件中审理法官一致认为，在商标侵权案件中，即使混淆可能（Likelihood of Confusion）存在的情况下，法定合理使用的抗辩也能成立，被告在提出法定合理使用之抗辩时，并没有义务否定混淆可能。该判决全面阐述法定合理使用原则，分析法定合理使用之抗辩的构成要件，澄清了法定合理使用之抗辩与混淆可能的关系，统一了司法实践中关于该问题处理的不同做法，在商标法发展历史进程中具有重要意义。2010年的TOYOTA案则是对指示性合理使用与混淆可能的关系这一问题的回答。在该案中第九巡回上诉法院修正了The Beach Boys案中的观点，与最高法院的立场保持一致。在The Beach Boys案中，第九巡回上诉法院认为，指示性合理使用原则要被告承担证明混淆不存在的责任，加重了被告的举证责任，违背了指示性合理使用原则的初衷。

三、混淆可能性与指示性合理使用的关系发展

在指示性合理使用创始之初，联邦第九巡回上诉法院认为，该原则与法定合理使用原则存在着根本差别：法定合理使用原则的分析方法是判断混淆可能重要分析方法Sleek craft的一种补充，而在指示性合理使用可能存在的情况下，指示性合理使用原则是对原分析方法的取代。但各法院在对指示性合理使用原则进行适用时却产生了许多分歧。有法院认为指示性合理使用原则是一种在特定情况下，对于混淆可能是否存在的分析方法的有利补充，如Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.。而在Century 21 v. Lending Tree案中，第三巡回上诉法院的法官则认为指示性合理使用原则应当是对混淆可能存在的积极抗辩，这一观点在Ty，Inc. v. Publications International，Ltd.案中再次被提及。

Century 21一案似乎为商标指示性合理使用提供了一条中庸之路，但仍然把混淆可能性看得很重要，不能成为我们判断商标指示性合理使用的唯一选择。如何在判断标准上平衡商标权人与使用者双方的利益，使得商标指示性合理使用有其生存的空间，是我们必须要面对的问题。对于商标指示性合理使用，法官应首先从是否为说明自己的商品或服务不得不提及他人商标、是否暗示了其与商标权人存有赞助或投资等其他关系以及使用是否恰当等方面考虑，然后再考虑混淆存在的可能性。KP Permanent Make-up Inc. V. Lasting Impression Inc.一案提供了一种思路，即一定程度上的混淆应当被允许。法官通常纠结在客观混淆可能性的判断上，而忽视了对使用者主观状态的考察，这也提供了一种思路。

在2010年七月份的Toyota案中，第九巡回上诉法院也开始在对The Beach Boys案的观点进行进一步的修正，以期与法定合理使用原则和《兰哈姆法》相融合。第九巡回上诉法院指出，其先前在The Beach Boys案中认为“指示性合理使用原则要求被告承担证明混淆可能不存在的责任”的观点与最高法院在KP Permanent Make-Up，Inc. v. Lasting Impression，Inc中确认的“商标侵权案中原告都负有首先证明混淆可能存在的责任”原则所相悖而被推翻，所以Toyota案中原告因首先证明“混淆可能”的存在，而被告只需将指示性合理使用原则作为抗辩。这也就是说第九巡回上诉法院开始承认，混淆可能的存在其实是指示性合理使用原则适用的前提，指示性合理使用应当作为一种积极抗辩来使用，以此与《兰