美国专利授权后的复审制度及其启示_张玉蓉
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关 键 词：专利审查 专利无效 授权后复审 专利异议
Abstract: To face the problems of low quality patents caused by growth of patents in the United States in recent years, the newly revised "America Invents Act" (The Leahy-Smith America Invents Act, AIA) was passed in 2011 which strengthen the authority of American Patent and Trademark Office in patent invalidation and improve the quality of patents. There are mainly three newly ways on challenging the validity of patents by administrative review mechanism: ex parte reexamination, inter partes reexamination and post grant review. This article will focus on the post-grant review of this new system and compare it with the European patent opposition proceedings to provide enlightenment for the improvement of China's patent invalidation system.
（二）AIA 实施前专利授权后无效 程序的缺陷
AIA实施前，专利授权之后通常有三种方式 挑战专利权的有效性：
一是通过诉讼手段无效专利权。在美国专 利法历史上，最早是通过在法院提起诉讼方式挑 战专利权的有效性。f 然而，通过诉讼方式挑战 专利权有效性存在以下一些问题：首先，通过诉 讼方式无效专利权对于专利权人和被控侵权者代 价非常昂贵，且侵权纠纷的处理也需要至少二至 三年才能完成。因此，很多企业宁愿选择许可而 不是诉讼的方式去解决专利纠纷。其次，在专利 侵权诉讼中还存在一种“搭便车”的问题，即一 项成功无效专利权的成果将受益于所有潜在侵权 人，而该无效专利的所有成本却由被控侵权人一 人承担。因此，侵权人宁愿等待其他人提起无效 诉讼。再次，被控侵权者对于付出的高额专利许 可费，很容易百度文库过提高产品价格的方式转嫁给消 费者，因此他们并不会出于成本上的考虑积极提 起该专利无效诉讼。最后，由于法院审理结果的 不确定性以及三倍的惩罚性赔偿措施，也限制
5000 4000 3000
4446 3827
2376 2573 2612 2759 2978 2829 2812 2814 3017 2796 2892
2000
1000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
后复审。本文将重点对新增加的授权后复审制度 （Post Grant Review，以下简称PGR）这一新的 制度进行研究，并将其与欧盟专利异议制度进行 比较，从而为我国专利无效制度的完善提供借鉴 和启示。
一、专利授权后复审制度提出的背景
（一）美国专利质量问题及其影响
美国对专利质量问题的关心在很大程度上 来源于美国专利数量的大幅度增加。从2000年到 2013年，美国专利申请量从3万多件上升到6万多 件，增长将近1倍。专利授权数量从1万多件上升 到3万多件，增长近2倍。b美国专利数量大幅增 加的原因，一方面在于从20世纪80年代初，美国 通过一系列司法、立法和行政措施加强了专利权
.86 .
知识产权·2015年第2期
的保护，并扩大了专利权的保护范围，如对计算 机软件和商业方法专利实施保护，申请人可以从 获得、使用和实施这些专利中取得巨大的经济利 益。专利数量的增加给专利审查带来了严峻挑 战，USPTO的审查资源并没有跟上专利增长的 步伐，从而导致专利质量的下降。在专利诉讼 中，超过46%的专利权最终被认定为无效。c 低 质量专利所导致的另一个后果就是专利诉讼增多 （如图1所示），专利诉讼极其昂贵，由此导致 个人和整个社会诉讼成本的增加。
国际知识产权
知识产权·2015年第2期
美国专利授权后的复审制度及其启示
张玉蓉
内容提要：为了应对近年来专利大幅增长所带来的低质量专利问题，美国2011年修订通过《美国 发明法案》（The Leahy-Smith America Invents Act ，AIA），通过加强美国专利商标局行政无效专利的 手段，提高专利授权质量。美国新的专利授权后行政审查机制主要有三种：单方再审、双方复审和授 权后复审。重点对授权后复审这一新的制度进行研究，并将其与欧盟专利异议制度进行比较，从而为 我国专利无效制度的完善提供借鉴。
Key Words: patent examination; patent invalidation; post grant review; patent opposition
2011年9月实施的《美国发明法案》（LeahySmith America Invents Act，以下简称AIA）a是 美国专利法发展过程中非常重要的一次变革。其 中，对美国专利行政无效程序的修改是这次专利 改革的重要内容之一。在美国专利法历史上， 最早是通过诉讼方式挑战专利权的有效性。然 而，通过司法程序无效专利权需要耗费大量的时 间和财力成本，且原有的再审程序由于各种限制 在实践中并没有得到广泛运用，并产生了大量低 质量专利问题。为了降低专利无效的成本，提 高专利无效的效率及专利授权的质量，AIA进一 步加强美国专利商标局（The United States Patent and Trademark Office，以下简称USPTO）行政无 效专利权的手段，确定了三种新的美国专利授权 后行政无效程序：单方再审、双方复审和授权
cDale L. Carlson & Robert A. Migliorini, Patent Reform at the Crossroads:Experience in the Far East with Oppositions Suggests an Alternative Approach for the United States, 7 N.C. J.L. & TECH. 264 (2006).
.87 .
国际知识产权
了被控侵权人积极通过诉讼方式无效专利权。 因此，通过诉讼方式挑战专利有效性并不是最 完美的机制，这种方式并未达到最初设立时期望 取得的目标。
二是通过单方再审和双方再审程序无效专 利权。单方再审程序中，任何人（包括专利权 人）在专利授权之后任何时间均可向USPTO提出 单方再审请求，挑战专利权的有效性。单方再审 程序启动后，请求人不能再参与其后续程序。g 单方再审的证据类型限于“先前专利和公开出 版物”，h而无效理由是基于对专利新颖性和非 显而易见性提出质疑；USPTO受理条件是“有 关可专利性的实质性新问题”（substantial new question of patentability，SNQ）。 专利再审决定 具有终局性，申请人不可上诉。此外，请求人可 以匿名提起该程序。创设再审程序初期，由于担 心再审请求人滥用权利，因此限制了申请人参与 再审的程度。但单方再审所具有的仅有专利权利 人单方参与的本质在很大程度上使得实践中再审 请求人对这一制度的使用非常有限。为了弥补这 一缺陷，之后又规定了双方再审程序，与单方再 审参与程度受限不同，双方再审的申请人可以在 每一次专利权人作出答辩时对专利权效力发表一 次意见。i但双方再审也存在以下一些问题：第 一，提出双方再审的理由仅限于专利新颖性和非 显而易见性；第二，证据类型仅限于在先专利和 书面出版物；j第三，禁止反言规则。这一原则 要求无效请求人及其关系人不能在随后的相关民 事诉讼中，以审查过的相同理由再度挑战专利权 有效性。因此，实践中，请求人使用再审程序挑 战专利权效力的频率并不高，并没有取得立法者 实际希望的结果。k
d Farrell, J., & Merges, R. P. Incentives to challenge and defend patents: Why litigation won't reliably fix patent office errors and why administrative patent review might help. Berkley Technology Law Journal, 19, 943. 2004.
数据来源 ：http://www.uscourts.gov/Statistics/FederalJudicialCas
eloadStatistics/
图 1 2000 年～ 2012 年美国一审专利诉讼申请量
2004年，美国国家科学院（the National Academy of Sciences ，NAS）公布了一份报告， 概述了美国专利制度的不足，如目前的体制无法 适应新技术的迅猛发展；授权过多低质量专利； 专利无效程序时间过长；与国际专利制度不协调 等。至此，专利改革的呼声越发高涨，越来越多 的学者开始关心低质量专利给社会带来的潜在经 济负担问题，并建议加强专利授权审查程序以 改进这一问题。低质量专利所造成的影响主要有 以下几个方面：一是专利权的不确定性可能阻碍 投资并影响技术创新的方向。d低质量专利可能 在发明人与发明的商业化者之间产生大量的不确 定性，而这种不确定性可能阻碍新技术的进一步 创新和投资。小企业或刚刚进入市场的企业由于 对专利诉讼的担忧可能会尽量避免进入持有大量 专利的大企业所在的技术市场。如果大企业持有 过多低质量专利，而无效这些专利权的成本又过 高，则将会阻碍某一领域的技术创新。e二是大
e Lerner, J. Trolls on State Street? : The litigation of financial patents, 1976-2005[J]. Boston, MA: Harvard Business School, manuscript, 2006. f Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, 32-36, 2d ed. 2006.
国际知识产权
量低质量专利可能会阻碍具有“累积性”技术领 域创新的步伐。在“累积性”技术领域，大量专 利交叉重叠，一项技术的实施要依赖于前一技术 的许可。如果之前的技术很多都是“可疑性”专 利或保护范围过宽的低质量专利，则依赖这一技 术的在后发明人投入创新的积极性将会受到极大 阻碍，同时也增加了其他企业进入这些技术领域 的交易成本。三是大量低质量专利也增加了发明 人对于自身相关专利技术保护范围的不确定性， 并由此进一步提高了发明人在自己优势技术领域 进行专利积累的成本。四是大量低质量专利的授 权可能导致专利申请的大量增加，从而进一步 增加USPTO审查员的审查负担，限制了审查资 源，并可能导致更多低质量专利的授权，从而 造成恶性循环。最后，大量低质量专利可能会 带来更多的侵权诉讼，并由此导致转移给消费者 的交易成本大量增加。因此，专利制度改革势在 必行。
作者简介：张玉蓉，上海大学法学院知识产权学院副教授，博士、硕士生导师 基金项目：教育部人文社会科学青年基金项目（12YJCZH293）。 a Leahy-Smith America Invents Act (AlA), Public Law. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011),35 U.S.C. b http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm.
Abstract: To face the problems of low quality patents caused by growth of patents in the United States in recent years, the newly revised "America Invents Act" (The Leahy-Smith America Invents Act, AIA) was passed in 2011 which strengthen the authority of American Patent and Trademark Office in patent invalidation and improve the quality of patents. There are mainly three newly ways on challenging the validity of patents by administrative review mechanism: ex parte reexamination, inter partes reexamination and post grant review. This article will focus on the post-grant review of this new system and compare it with the European patent opposition proceedings to provide enlightenment for the improvement of China's patent invalidation system.
（二）AIA 实施前专利授权后无效 程序的缺陷
AIA实施前，专利授权之后通常有三种方式 挑战专利权的有效性：
一是通过诉讼手段无效专利权。在美国专 利法历史上，最早是通过在法院提起诉讼方式挑 战专利权的有效性。f 然而，通过诉讼方式挑战 专利权有效性存在以下一些问题：首先，通过诉 讼方式无效专利权对于专利权人和被控侵权者代 价非常昂贵，且侵权纠纷的处理也需要至少二至 三年才能完成。因此，很多企业宁愿选择许可而 不是诉讼的方式去解决专利纠纷。其次，在专利 侵权诉讼中还存在一种“搭便车”的问题，即一 项成功无效专利权的成果将受益于所有潜在侵权 人，而该无效专利的所有成本却由被控侵权人一 人承担。因此，侵权人宁愿等待其他人提起无效 诉讼。再次，被控侵权者对于付出的高额专利许 可费，很容易百度文库过提高产品价格的方式转嫁给消 费者，因此他们并不会出于成本上的考虑积极提 起该专利无效诉讼。最后，由于法院审理结果的 不确定性以及三倍的惩罚性赔偿措施，也限制
5000 4000 3000
4446 3827
2376 2573 2612 2759 2978 2829 2812 2814 3017 2796 2892
2000
1000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
后复审。本文将重点对新增加的授权后复审制度 （Post Grant Review，以下简称PGR）这一新的 制度进行研究，并将其与欧盟专利异议制度进行 比较，从而为我国专利无效制度的完善提供借鉴 和启示。
一、专利授权后复审制度提出的背景
（一）美国专利质量问题及其影响
美国对专利质量问题的关心在很大程度上 来源于美国专利数量的大幅度增加。从2000年到 2013年，美国专利申请量从3万多件上升到6万多 件，增长将近1倍。专利授权数量从1万多件上升 到3万多件，增长近2倍。b美国专利数量大幅增 加的原因，一方面在于从20世纪80年代初，美国 通过一系列司法、立法和行政措施加强了专利权
.86 .
知识产权·2015年第2期
的保护，并扩大了专利权的保护范围，如对计算 机软件和商业方法专利实施保护，申请人可以从 获得、使用和实施这些专利中取得巨大的经济利 益。专利数量的增加给专利审查带来了严峻挑 战，USPTO的审查资源并没有跟上专利增长的 步伐，从而导致专利质量的下降。在专利诉讼 中，超过46%的专利权最终被认定为无效。c 低 质量专利所导致的另一个后果就是专利诉讼增多 （如图1所示），专利诉讼极其昂贵，由此导致 个人和整个社会诉讼成本的增加。
国际知识产权
知识产权·2015年第2期
美国专利授权后的复审制度及其启示
张玉蓉
内容提要：为了应对近年来专利大幅增长所带来的低质量专利问题，美国2011年修订通过《美国 发明法案》（The Leahy-Smith America Invents Act ，AIA），通过加强美国专利商标局行政无效专利的 手段，提高专利授权质量。美国新的专利授权后行政审查机制主要有三种：单方再审、双方复审和授 权后复审。重点对授权后复审这一新的制度进行研究，并将其与欧盟专利异议制度进行比较，从而为 我国专利无效制度的完善提供借鉴。
Key Words: patent examination; patent invalidation; post grant review; patent opposition
2011年9月实施的《美国发明法案》（LeahySmith America Invents Act，以下简称AIA）a是 美国专利法发展过程中非常重要的一次变革。其 中，对美国专利行政无效程序的修改是这次专利 改革的重要内容之一。在美国专利法历史上， 最早是通过诉讼方式挑战专利权的有效性。然 而，通过司法程序无效专利权需要耗费大量的时 间和财力成本，且原有的再审程序由于各种限制 在实践中并没有得到广泛运用，并产生了大量低 质量专利问题。为了降低专利无效的成本，提 高专利无效的效率及专利授权的质量，AIA进一 步加强美国专利商标局（The United States Patent and Trademark Office，以下简称USPTO）行政无 效专利权的手段，确定了三种新的美国专利授权 后行政无效程序：单方再审、双方复审和授权
cDale L. Carlson & Robert A. Migliorini, Patent Reform at the Crossroads:Experience in the Far East with Oppositions Suggests an Alternative Approach for the United States, 7 N.C. J.L. & TECH. 264 (2006).
.87 .
国际知识产权
了被控侵权人积极通过诉讼方式无效专利权。 因此，通过诉讼方式挑战专利有效性并不是最 完美的机制，这种方式并未达到最初设立时期望 取得的目标。
二是通过单方再审和双方再审程序无效专 利权。单方再审程序中，任何人（包括专利权 人）在专利授权之后任何时间均可向USPTO提出 单方再审请求，挑战专利权的有效性。单方再审 程序启动后，请求人不能再参与其后续程序。g 单方再审的证据类型限于“先前专利和公开出 版物”，h而无效理由是基于对专利新颖性和非 显而易见性提出质疑；USPTO受理条件是“有 关可专利性的实质性新问题”（substantial new question of patentability，SNQ）。 专利再审决定 具有终局性，申请人不可上诉。此外，请求人可 以匿名提起该程序。创设再审程序初期，由于担 心再审请求人滥用权利，因此限制了申请人参与 再审的程度。但单方再审所具有的仅有专利权利 人单方参与的本质在很大程度上使得实践中再审 请求人对这一制度的使用非常有限。为了弥补这 一缺陷，之后又规定了双方再审程序，与单方再 审参与程度受限不同，双方再审的申请人可以在 每一次专利权人作出答辩时对专利权效力发表一 次意见。i但双方再审也存在以下一些问题：第 一，提出双方再审的理由仅限于专利新颖性和非 显而易见性；第二，证据类型仅限于在先专利和 书面出版物；j第三，禁止反言规则。这一原则 要求无效请求人及其关系人不能在随后的相关民 事诉讼中，以审查过的相同理由再度挑战专利权 有效性。因此，实践中，请求人使用再审程序挑 战专利权效力的频率并不高，并没有取得立法者 实际希望的结果。k
d Farrell, J., & Merges, R. P. Incentives to challenge and defend patents: Why litigation won't reliably fix patent office errors and why administrative patent review might help. Berkley Technology Law Journal, 19, 943. 2004.
数据来源 ：http://www.uscourts.gov/Statistics/FederalJudicialCas
eloadStatistics/
图 1 2000 年～ 2012 年美国一审专利诉讼申请量
2004年，美国国家科学院（the National Academy of Sciences ，NAS）公布了一份报告， 概述了美国专利制度的不足，如目前的体制无法 适应新技术的迅猛发展；授权过多低质量专利； 专利无效程序时间过长；与国际专利制度不协调 等。至此，专利改革的呼声越发高涨，越来越多 的学者开始关心低质量专利给社会带来的潜在经 济负担问题，并建议加强专利授权审查程序以 改进这一问题。低质量专利所造成的影响主要有 以下几个方面：一是专利权的不确定性可能阻碍 投资并影响技术创新的方向。d低质量专利可能 在发明人与发明的商业化者之间产生大量的不确 定性，而这种不确定性可能阻碍新技术的进一步 创新和投资。小企业或刚刚进入市场的企业由于 对专利诉讼的担忧可能会尽量避免进入持有大量 专利的大企业所在的技术市场。如果大企业持有 过多低质量专利，而无效这些专利权的成本又过 高，则将会阻碍某一领域的技术创新。e二是大
e Lerner, J. Trolls on State Street? : The litigation of financial patents, 1976-2005[J]. Boston, MA: Harvard Business School, manuscript, 2006. f Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, 32-36, 2d ed. 2006.
国际知识产权
量低质量专利可能会阻碍具有“累积性”技术领 域创新的步伐。在“累积性”技术领域，大量专 利交叉重叠，一项技术的实施要依赖于前一技术 的许可。如果之前的技术很多都是“可疑性”专 利或保护范围过宽的低质量专利，则依赖这一技 术的在后发明人投入创新的积极性将会受到极大 阻碍，同时也增加了其他企业进入这些技术领域 的交易成本。三是大量低质量专利也增加了发明 人对于自身相关专利技术保护范围的不确定性， 并由此进一步提高了发明人在自己优势技术领域 进行专利积累的成本。四是大量低质量专利的授 权可能导致专利申请的大量增加，从而进一步 增加USPTO审查员的审查负担，限制了审查资 源，并可能导致更多低质量专利的授权，从而 造成恶性循环。最后，大量低质量专利可能会 带来更多的侵权诉讼，并由此导致转移给消费者 的交易成本大量增加。因此，专利制度改革势在 必行。
作者简介：张玉蓉，上海大学法学院知识产权学院副教授，博士、硕士生导师 基金项目：教育部人文社会科学青年基金项目（12YJCZH293）。 a Leahy-Smith America Invents Act (AlA), Public Law. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011),35 U.S.C. b http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm.