专利无效程序中对文件的修改(专利知识讲座166)(含2107年新规定)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

166、专利无效程序中对文件的修改（含2017年修改的内容）

在专利无效程序中，专利权人可以对专利文件进行修改，这是各国专利法均允许的。在前文笔者已经谈到专利权人对自己的专利权提出无效的问题，专利权人对自己的专利权提出无效和第三人提出无效请求时，专利权人对专利文件的修改，应当遵循共同的规则。对无效程序中专利文件的修改，细则第69条作出了原则性规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围”。“发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明”。专利审查指南对修改问题作出进一步细化的规定，包括修改的原则和修改的方式。

1、修改的原则：

（1）不得改变原权利要求的主题名称。该规定是指，如果原来是产品权利要求，不允许修改为方法权利要求。原因是如果允许改变主题，必然造成改变原专利的保护范围，而改变原专利的保护范围，本质上仍属于扩大范围，是公众从原保护范围中无法预见的，会损害公众的利益，故不允许。

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。意思是说，如果修改，只能作缩小保护范围的修改，而不能扩大原来权利要求的保护范围。原因在于维护政府公告的公信力，即国家知识产权局在授权公告中告知公众了该保护范围，公众（厂家）就会在该范围外从事生产活动，而如果扩大了保护范围，则公众在范围外从事的生产活动原来不构成专利侵权，而一经修改反而构成了专利侵权，这显然是不能允许的。所以，修改只能缩小保护范围，不允许扩大保护范围。而无论修改是否得到说明书的支持，或者说即使修改并未超出原始记载、公开的范围，也不允许。

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这也是当然的，这是指，在无效程序中，只能对权利要求进行缩小范围的修改、或者对说明书中明显错误的进行修改，如更改错别字，修改语法上的错误，订正错误的、不明确的记载等。但作这样的修改时，不能超出原始公开的范围，即不能引入新的内容。这与在专利审查阶段的修改，不得超出原始记载、公开的范围在逻辑上是相同的，且修改的标准亦应当相同，即修改不得违反专利法第33条的规定。因为，如果允许引入新的内容，将违反专利制度的先申请原则。通常的理解是，修改不能产生新颖性，如果产生了新颖性，则产生了“量”的变化，是不允许的。但如果修改没有“量”变，则是允许的。当然，在实践和学术中，对专利法第33条的理解有不同的观点，以“量变”作为产生新颖性为标准，仅仅是一家之说。

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。有人可能对此不理解，认为如果从说明书中增加未在权利要求中记载的技术特征，应当是缩小保护范围，特征越多、保护范围应当越小。为何不允许呢？原因是增加技术特征仍然可能构成改变保护范围。保护范围应当从两个角度来理解，一是广度，二是深度。删除权利要求中某一技术特征，是从广度是上扩大保护范围。而从说明书中提取新的技术特征，与原权利要求中的特征相结合组成新的权利要求，相对于原权利要求，逻辑上可能形成新的权利要求，也是改变保护范围的一种形式。另外，还应当考虑公信力问题，即根据审查指南的规定，修改后的权利要求，视为从授权一开始就有效的权利要求。即修改后的权利要求具有追溯到授权日的法律效力，而从逻辑上讲，任何形式的修改，均应当使公众从修改前的权利要求中可能预见到修改后的范围，如果公众不能预见，就可能出现不合理的情况。如原来某企业认为不构成侵权的生产行为，在修改后可能构成专利侵权。尽管审查指南并未提到“预见”问题，但从法理上讲，如果允许修改超出公众看了权利要求书以后，可能预见到的保护范围，则该修改就不应当具有追溯力。指南规定修改不得扩大保护范围，本身就包含了这一逻辑。而从说明书中提取原权利要求中没有的技术特征，显然超出了公众可能预见到的保护范围。

（5）外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。原因是外观设计是以图片或照片来表示保护范围的，如果允许修改图片或者照片，必然造成修改超出原始公开范围的情况。但不允许修改，不包括明显错误的修改，在无效程序中，应当允许对外观设计申请文件中的明显错误进行修改。

2、修改的方式

（1）删除权利要求。审查指南规定：“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”。修改的方式是在修改的原则基础上制订的，即修改的方式不能违反上述修改的原则。因此，指南首先规定了删除权利要求这种修改的方法。应当认为，删除某一项或某几项权利要求，是最为典型的缩小保护范围的修改方式。且该种修改方式必然不会影响到公众的对保护范围的预见，而无论删除的是独立权利要求还是从属权利要求。原因是权利要求是相对独立的表示保护范围“单位”，删除一个“单位”不会影响其他“单位”的作用。

（2）合并权利要求。根据审查指南的规定，“权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改”。审查指南对合并权利要求的规定，亦体现了维护公众利益的原则。可以认为，根据审查指南规定而进行的合并式修改，其保护范围是公众从原权利要求中可能预见到的。不会造成公众的行为按修改前权利要求不侵权，而按

修改后权利要求则构成侵权的情况。

（3）技术方案的删除。根据审查指南的规定，“技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案”。显然，该种修改方式和删除权利要求在逻辑上是相同的，只不过删除的“单位”不同。在一个权利要求包含两个并列技术方案的前提下，可以删除其中一部分技术方案。而作这样的修改，亦不会损害公众的利益。因为删除后的保护范围，是公众在修改前已经预见到的。这里说的“预见到”，不是说公众预见到专利权人的修改，而是说修改后的保护范围明显在修改前的范围内。

对上述修改进行的时间，审查指南亦进行了限制。规定进行删除权利要求或技术方案的修改，可以在复审委员会就无效请求作出决定之前。而进行合并式的修改，则只有在下述三个时间点进行：一是针对无效宣告请求书进行答复时；二是针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据进行答复时；三是针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据进行答复时。原因是考虑到无效程序的审查成本，删除权利要求或技术方案是相对简单的修改，而合并式修改是相对复杂的修改，应当在程序的“前期”让合议组知悉。

2017年审查指南修改的内容

2017年2月专利局对审查指南个别内容作了修收，并于2017年4月1日生效。涉及到无效程序中对专利文件的修改有如下内容：

1、删除所有涉及“合并”方式修改的表述，包括删除对“合并”的定义，或者说不再将合并方式的修改作为一种独立的修改方式。

2、引入对“权利要求的进一步限定”的修改方式。原审查指南第4部分第3章第4.6.2节规定“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”。修改后改为“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。

3、对引入的“权利要求进一步限定”修改方式作了解释：“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

对修改内容的评述：此次修改实际上是放宽了无效程序中修改专利文件的方式，原规定有三种修改方式，一是权利要求的删除，二是技术方案的删除，三是一定条件下权利要求的合并。修改后保留了权利要求和技术方案的删除，取消了“合并”方式，增加了权利要求的进一步限定和明显错误的修正。而明显错误的修正应当理解为属于进一步明确性的修改，因为根据专利法实施细则的规定，专利文件在系属专利局的程序中，均应当可以对明显错误进行修正，如对错别字的修正。因此，本次修改的实质内容应当是用“权利要求进一步限定”的修改替换了“合并”式修改。那么这两者是什么关系呢？是否取消了“合并”式修改的表述，就不再允许“合并”式修改了呢？笔者认为不能这样