美国判例法： 商业秘密价值性的确定与证明

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美国判例法：

商业秘密价值性的确定与证明

摘 要

商业秘密的价值，乃是判断某保密信息是否构成商业秘密以及他人行为是否构成侵犯商业秘密权利（或财产）的必备要素。商业秘密的价值，又有两层含义。首先便是对保密信息价值的定性判断，即某信息是否具有价值。其次便是保密信息价值量大小的判断，即对商业秘密价值的定量分析。只有通过了第一层含义检视的保密信息，才需要进入第二层含义即价值量大小的判断。笔者搜索了我国商业秘密侵权纠纷案件的判决书，发现法院极少对商业秘密是否具有价值性进行分析和说

理，而是武断地给出具有或不具有价值性的结论性观点。至于价值量的大小，则基本上是根据受托机构的评估结论来直接认定。

总而言之，我国法院对商业秘密价值性和价值量所做出的认定缺乏系统理论

支撑，难以让人信服。作者在研究了大量美国侵犯商业秘密纠纷案件的判例后发现，美国商业秘密判例法已经在商业秘密价值性的分析和认定方面累积了丰富的经验，形成了系统的经验规则，可以为我国司法实践所借鉴。限于篇幅的原因，本文将主要阐述美国判例法对价值性认定的判例规则。从美国判例法实践来看，要确定和证明商业秘密是否具有价值性，可以采取以下具体方法:

一、证明被告是否使用了商业秘密

尽管诸如为研发商业秘密的投入、所涉商业秘密的许可使用费、为保密而采取的措施等都可以用来证明商业秘密的价值性，但这些属于间接证据[1]，而被告使用了原告商业秘密的证据，则属于证明效力最强的直接证据。只要被告使用了原告

的商业秘密，法院就可以直接认定所涉保密信息具有价值性。然而，“使用”一词的内涵，却存在一个不断发展演变的过程。

（一）以商业运行为使用条件的阶段

1939年出炉的美国《侵权法重述（第一版）》并未对“使用”进行界定。在以《侵权法重述（第一版）》观念为主导的年代，就曾出现过“使用”须以投入“商业运行”为前提的观念。Metallurgical

Industries Inc. v. Fourtek, Inc.案[2]便是这种意义上“使用”的典型判例。1981年11月，原告以侵犯商业秘密等为由，起诉Smith公司、比勒费尔特、TOV公司的三个前雇员和Fourtek公司。一审法院认为，依《侵权法重述（第一版）》第757条规定，侵犯商业秘密的行为主要指“披

文 / 黄武双

商业秘密价值性乃是商业秘密的构成要件以及判断侵权行为成立与否的要素。对此，美国判例法已经形成被告使用了商业秘密、原告因商业秘密而产生了收入、商业秘密对被告具有价值和原告为研发商业秘密投入了精力、时间和金钱这四个主要判断要素。在规则阙如之际，美国判例法所形成的这些规则，可以为我国司法实践所借鉴。

关键词

商业秘密 研发投入 价值性证明

露或使用他人商业秘密”的行为。由于缺乏被告比勒费尔特实际使用或披露原告商业秘密的证据，一审法院没有全部支持原告的请求。二审法院更加充分地关注了一审被告Smith公司的抗辩理由，即“从未使用所获得的商业秘密，因为尚无法获得足以使Fourtek公司所提供的回收炉能够商业运行的硬质合金废料”。二审法院认为，“使用”应该采用其日常生活含义(everyday meaning of the term)，即将使用解释为“投入商业运行的使用”。如果Smith公司没有将回收炉投入商业运行来生产硬质合金粉，则商业使用并未发生。由于原告未能提供Smith公司已经从任何侵权行为中获利的证据，一审法院所作出的有利于Smith公司的指示性裁决并无不当。法院没有采纳一审原告提出的“任何伴随着控制和支配的侵占行为……都构成商业使用”的理由。

（二）现行判例法规则不以商业运行为条件

1995年《反不正当竞争法重述（第三版）》则对“使用”进行了较宽的定义，抛弃了将投入商业运行作为“使用”条件的观点。依据该《重述》第40条评论C之描述，对可能构成“使用”商业秘密的行为性质并无任何技术性限制。凡是可能造成商业秘密所有人损害或导致被告获益的任何利用商业秘密的行为，都属于“使用”。因而，销售包含商业秘密的产品、在制造或生产产品时采用商业秘密、依靠商业秘密来辅助或提升研究或开发，或者通过使用商业秘密信息引诱客户，都构成“使用”[3]。

从美国判例法来看，不管是完整地、原封不动地“直接”使用他人商业秘密的行为，还是“间接”利用他人商业秘密来加速自己的研发，节约自己研发成本的行为，都可以构成对商业秘密的使用。在判断是否构成对商业秘密的使用时，美

国判例法现行规则不仅不以实际销售产

品为条件，甚至还认定了那些没有产生成

功结果的研究构成对商业秘密的“使用”

（实质来源关系）。例如，Merck & Co.,

Inc. v. SmithKline Beecham Pharmaceu-

ticals Co.案[4]之被告，将原告的新种子用

作大量实验制造的原始资料，进行了几次

大批量实验以及数次其他实验。法院认定

即便商业秘密被当做研发某项工艺流程的

起点或指引，也构成侵权。此外还认定将

商业秘密用来“避免陷阱”的行为构成侵

权。该案的直接和间接证据表明，被告已

经使用了原告的技术诀窍来指引自己工艺

流程的研发。被告负责开发工艺流程的人

员熟悉原告技术秘密的事实，“让我们得

出一个令人信服的推论，被告的工艺流程

实质上来源于原告的商业秘密。”[5]

二、证明保密信息对原告具有价值

证明保密信息对原告的价值，主要

有以下两种方法：

（一）原告已利用保密信息获取收

入

投入研发商业秘密的最终目的就

是获得竞争优势，从而为自己创造经济

价值，因而，商业秘密所有权人自己使

用商业秘密而获利乃是证明其具有经济

价值的直接方法。这在美国判例法上已

经成为了一项普遍接受的规则。例如，

CMAX/Cleveland, Inc. v. UCR, Inc.案[6]

之原告诉称，通过复制原告的RMAX远

程储存系统、许可他人使用被告的UCR

系统、允许非许可方进入RMAX系统以

及使用UCR系统，被告侵犯了原告的

RMAX远程储存系统和RMAX系统的商

业秘密。在认定原告的保密信息是否具有

经济价值时，法院认为，原告许可用户使

用RMAX系统从而获得了使用费，即原

告从中获得了重要的经济价值。原告的主

要业务就是为“先租后买”业务开发这一

系统，因而RMAX系统乃是原告主要的

收入来源。法院基于已经产生收入的事实

认定了商业秘密的价值性。

（二）保密信息为原告不可或缺的

技术手段

在Plant Industries, Inc. v. Coleman案[7]

中，原告主张的商业秘密包括：（1）包

括确定柑橘皮厚度和反照率在内的无菌生

产并长期储存柑橘皮的整个工艺；（2）

清除柑橘皮的毛刺、污点以及其它不需

要的柑橘皮的技术；（3）通过机械装置

传送柑橘皮，并分离出那些不需要的柑橘

皮碎片；（4）通过冲洗方法去除柑橘皮

汁；（5）决定柑橘皮厚度并清除苦涩味

的切片机运行方式、速度以及切片过程中

水的使用方法；（6）通过装置将水与果

皮分离并进一步将合格果皮与不需要的果

皮碎片分离的方法；（7）包含添加柠檬

酸等物质、加热、以5加仑为单位包装等

程序在内的特殊烘制工艺。

经过审理，法院认定：原告的商业

秘密对原告自己及其竞争者都具有重大

经济价值，因为证据显示，缺失这些工

艺和技术，原告是无法生产出现在这样

的产品。为了能够制造出这样的产品，原

告购买了第三方(Cal Citrus)工艺、设备和

技术。此外，被告之一的贝尔克(Belk)还

诚实地承认，他是知道第三方使用的工艺

具有保密性质的，他之所以雇用其中一个

被告(Coleman)就是因为他参与了切片机

的制造。这种切片机所使用的水辅助系统

能够在正常水压环境下运行。在商业秘密

构成的前提下，被告有接触原告的商业秘

密且生产工艺、技术和运行的设备实质相

似，以及原告商业秘密具有价值性等，在

综合考虑这些要素后，法院最终认定被告

侵犯了原告的商业秘密。

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