(王翔)涉及中国公司的跨国专利诉讼案例与策略分析

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结论
• 在不久的将来，您的专利布局将会决定您在世界市场的地位 • 竞争者在变得日益精明，专利正在展现前所未有的重要性 • 专利风险是可以控制的—但您必须主动参与和管理 • 着眼于从被诉方变成起诉方，而最终成为专利技术的主宰人
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谢谢您！
联系方式
美国奥睿国际律师事务所 xiangwang@
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如何进行专利布局简介（续）
• 建立专利丛林的策略 — 专利权利要求撰写必须多元化
• • • • •
增加侵权可能性 增加潜在的侵权者（制造商、销售商等等或最终使用者?） 增加潜在的赔偿范围和额度($$$) 增加抗诉的代价 ($$$) 减小专利权利要求全部被无效的概率 （奥睿案例）
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如何进行专利布局简介（续）
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— 分析是否有违反该国反垄断法的嫌疑
中国公司如何应对专利诉讼简介（续）
• 以进攻为主的措施（如果您有相关该国专利的话） — 聘用有经验的涉案国律师起诉 — 提起您的专利侵权案(奥睿代表台湾公司案例） — 在法院向原起诉方或其客户提起不同的侵权诉讼 (奥 睿案例） — 提起反诉 — 提起其他诉因的诉讼 — 其它措施
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中国公司在跨国专利诉讼中所处的现状（续）
• 产品出口仍然是许多中国公司的主要生存方式 • 许多中国公司处于OEM状态（奥睿案例） • 部分中国公司进入ODM状态（奥睿案例） • 少数中国公司进入OBM状态（奥睿案例） • 大部分中国公司目前没有在全球的专利布局（奥睿案例） • 因此大部分中国公司将不会在短期内从被告方变成起诉方（奥 睿案例）
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案例与策略分析
• 数十家中国家用产品制造商在美国国际贸易委员会被起 诉控告专利侵权案 • 一家中国汽车配件产品制造商在美国联邦地区法院被起 诉控告专利侵权案 • 一家中国消费者电子产品制造商在美国联邦地区法院、 欧洲多国法院以及中国法院被起诉控告专利侵权案 • 一家准备在美国法院提起专利侵权的中国消费者电子产 品制造商（起诉方） • 一家准备在美国联邦地区法院和中国法院提起专利侵权 诉讼的中国办公用品制造商（起诉方）
• 加强公司生存的机率 — 建立完整的专利管理计划 — 成立有效的专利管理委员会 — 鉴别核心技术 — 围绕核心技术建立专利丛林 （奥睿帮助大陆公司案例）
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如何进行专利布局简介（续）
• 加强公司生存的机率（续） — 利用中国发明和适用新型专利特点布局国内专利丛林（新专 利法同时申请的优点） — 充分利用中国特有的“世界级”禁令优势（奥睿案例） — 专利质量比数量更重要（奥睿案例） — 要对技术的明天申请专利（即使现在还没有完成产品），而 不仅是今天（今天已是过去） — 中国的发明者记录本如何帮助美国专利（奥睿案例） — 是否容易被绕道
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— 善意谈判
中国公司如何应对专利诉讼简介（续）
• 以防御为主的措施
— 聘用有经验的涉案国律师抗诉 — 分析产品和专利权利要求判定是否有侵权嫌疑 — 调取起诉方专利申请原始审查资料 (File Wrapper) — 调取起诉方之前的相关诉讼记录 — 选择在本技术领域内的专家证人 — 搜索在先技术资料 (Prior Arts)(人工膝盖案例) — 分析绕道设计的可能性 (Design Around) — 分析和解的可能性
• 如何提高专利库进攻和防御的价值？ — 对核心技术建立一个专利丛林(Patent Thicket) — 撰写既有进攻性又可维权的专利权利要求 — 利用美国专利制度特有的连续申请 (Continuing Application) 来建立一个专利丛林 — ABC vs. ABC+EFG案例 （奥睿案例）
涉及中国公司的跨国专利诉讼 - 案例与策略分析
中国上海, 2010年4月19日 中国法学会知识产权研讨会 王翔，合伙人 美国奥睿国际律师事务所 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
前言
• 中国公司在跨国专利诉讼中所处的现状 • 如何进行专利布局简介 • 典型涉及中国公司的跨国专利诉讼案例简介与分析 • 中国公司如何改变自己以应对国际商业竞争新局面 • 结论
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世界范围的竞争将会加剧……
“世界未来的竞争就是 知识产权的竞争 …”
温家宝总理 2004年8月20日
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专利为专利权人提供什么权利？
• 利用政府力量来强制执行专利权人的排他权利（专利权人不一 定可以使用自己的专利案例） • 可有效并合法地垄断关于其发明的整个市场（在不违反反垄断 法条件下） • 保护商业地位，防止他人独立创造（奥睿案例） • 保护不再是秘密的技术（注意：不是所有技术都应该用专利来 保护） • 防止进口、使用或销售未经授权而使用专利生产的商品
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如何进行专利布局简介（续）
• 建立专利丛林的策略 — 保护所有可能的市场 饮料 食品
药品
保健品
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调味品
如何进行专利布局简介（续）
• 建立专利丛林的策略 —权利要求文字使用多元化
•
用不同的词汇以不同的权利要求来描述同一个技术方案， 比如电筒可以被描述成一个筒型体，一个圆柱型管子，一 个为容纳电池的装置，一个可用以包含电池的形体，等等
• 建立专利丛林的策略 — 一个专利侵权另一个专利的例子 专利1 侵权者 专利2 侵权者 但是专利2
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“一面具有红白色的旗帜”
“一面具有红白和绿色的旗帜”
却被专利1挡住了
如何进行专利布局简介（续）
• 建立专利丛林的策略 — 以多元化的专利权利要求范围保护产品或方法 专利范围
中间范围的权利要求
产品
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中国公司如何应对专利诉讼简介
• 以预防为主的措施 — 在出口之前应该先知道您的产品在目的国的专利位 置 (尽职调查案例) — 及时申请该国专利 — 取得赔偿条款 (Indemnity) — 取得专利许可
•
购买第三方专利后改变诉讼局面案例
• 积极主动措施 — 如可能，提起不侵权诉讼 (D.J.) — 如可能，提起该国专利复审等
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如何进行专利布局简介（续）
• 建立专利丛林的策略 — 充分利用连续申请 • 权利要求被限制在申请内容之外了？ • 相关的外国专利申请？ • 权利要求在申请过程中被取消或修改了？ • 权利要求漏掉了部分保护客体？ • 修改权利要求而使其覆盖竞争对手的产？ • 权利要求具备维权的能力？
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如何进行专利布局简介（续）
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如何进行专利布局简介
• 专利是武器 • 成功的专利布局已经为外国公司带来巨大的利润 • 许多在美国联邦地区法院、美国ITC以及欧洲法院的专利侵 权案件都涉及中国被告公司 • 中国被告公司以大额美元和解或赔偿案例（奥睿案例）
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如何进行专利布局简介（续）
• 专利既是能获得利润的进攻型武器 — 通过许可或建立合作伙伴关系 — 通过交叉许可获得第三方技术（奥睿帮助中国公司交叉许可 芯片包装技术和药品案例） — 通过专利的排他性加强对自己核心技术的保护（价格，市场 占有率等）（见柯达v宝利来九亿零九百万美元赔偿案例）
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专利为专利权人提供什么权利？ （续）
• 执法场所 - 联邦地区法院；美国国际贸易委员会(ITC)；海关 （以美国为例） • 民事补救措施包括： — 防止未来侵权的禁止令 — 损害赔偿（不得将损害赔偿减至低于合理的许可费金额） — 对故意侵权课以三倍损害赔偿 （见倒签不侵权意见书案例） — ITC没有经济赔偿措施 — 海关检查与截获
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中国公司在跨国专利诉讼中所处的现状
• 大量中国公司直接或间接在世界各国市场竞争 • 目前中国公司已经成为“众矢之的” • 出于多种原因，大部分被告中国公司都选择了放弃 • 但是部分中国公司已经觉醒和有能力抗诉
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中国公司在跨国专利诉讼中所处的现状（续）
• 中国公司到底需不需要应诉？
• 误区 • 我们不用理会他们 • 让其他被告去无效专利，我们享受结果 • 我们换一个公司名字 • 我们没有被诉 • 原告无法执行，因为我们在国外没有财产 • 起诉专利已经过期，我们不用理会他们 • 政府会帮我们做主的 •……
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如何进行专利布局简介（续）
• 专利也是能获得利润的防御型武器 — 保护产品和市场占有率 — 一个有效的专利库可以提高“自由运作度” (“Freedom to Operate”)，因此可能削弱竞争对手想要提起诉讼的意图 — 一个有效的专利库可以用来反诉竞争对手（留学生带回药品 技术案例）
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如何进行专利布局简介（续）