华为诉中兴SEP案判决书

尽管欧洲电信标准协会(ETSI)成员认为应当重视知识产权的运用，但是ETSI并不审查知识产权是否有效或重要。

附件6（ the ETSI Rules of Procedure的附件6）也没有定义“基于公平、合理、不歧视（FRAND，即fair, reasonable and non-discriminatory）原则授予专利”的概念为何。

本案的争议及相关问题需要法院的初步裁决（preliminary ruling）。

华为技术有限公司（以下简称“华为”）是一家活跃在电信行业的跨国公司，此外，华为掌握了“在通信系统中建立同步信号的方法和设备”技术，由EPC缔约国的德意志联邦共和国授予的EP 2 090 050 B 1号专利。

2009年3月4日，华为告知ETSI该专利对“长期演进技术”（Long Term Evolution）标准起着实质性作用。

同时，华为具有基于FRAND原则许可第三方使用该专利的保证义务。

提请法院（the referring court）指出，该专利对“长期演进技术”标准来说至关重要，因为任何使用该标准的人都不可避免地使用该专利（该意见仅供参考）。

在2010年11月至2011年3月底之间，华为和中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴”）进行谈判，协商有关侵犯EP 2 090 050 B 1号专利和基于FRAND 条款授予这些产品专利许可的可能性。

中兴是一家活跃在电信行业的跨国公司集团，它在德国以给产品配备与前述标准相符的软件为市场目标。

华为表示，中兴应当支付专利许可费，而中兴意图寻求交叉许可协议。

但是，双方并未达成有关许可协议的合意。

尽管如此，中兴开拓根据“长期演进技术”标准运作产品的市场，并使用了EP 2 090 050 B 1号专利。

但中兴却未曾为其过去的使用行为付费，比如支付专利使用费或向华为提供其销售数据。

2011年4月28日，根据EPC第64条及德国《专利法》第139段，以及最近多次修改的2011年11月24日所颁布的法律的第13段，华为以专利侵权为由向中兴提起诉讼，欲寻求停止侵权禁令、提供销售数据、召回侵权产品及获得损害赔偿。

法院认为，关于实体部分的判决取决于华为的起诉是否构成滥用市场支配地位。

因此，法院可能会基于授予许可权的强制性而驳回其申请禁止令的诉讼请求——特别是基于《欧盟运行条约》(TFEU)第102条——如果这样，那华为则被认定构成滥用市场支配地位。

提请法院认为，华为处于支配地位是不争事实。

然而，提请法院认为，应当采取不同的方法来确定标准必要专利（SEP）（译者注：SEP全称standard-essential patent.是指包含在国际标准、国家标准、行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利，也就是说当标准化组织在制定某些标准时，部分或全部标准草案由于技术上或商业上没有其他可替代方案，无可避免要涉及到专利或专利申请。

当这样的标准草案成为正式标准后，实施该标准时必然要涉及到其中含有的专利技术。

）的权利人申请禁止令的请求，在何种程度上违反TFEU第102条。

对于这个问题，根据TFEU第102条、2013年6月26日颁布的法律《反对限制竞争》第20段第（1）点、《民法典》第242段、及德国联邦法院（Bundesgerichtshof ）2009年5月6日关于Orange Book 案（KZR 39/06）的判决，专利权人请求法院向声称拥有该专利的许可权的被告颁布禁止令，只在某些特定的情况下才构成滥用其支配地位。

首先，被告必须已经向原告发出无条件签订许可协议且不限于侵权案件的要约，双方都明白，被告必须受该要约的约束而申请人也有义务接受它，因为原告的拒绝承诺将不公平地妨碍被告或违反非歧视原则。

其次，如果被告想要在原告承诺之前使用该专利，它必须根据未来的许可协议履行应当承担的义务，也即，为使用行为付费并支付由此产生的其他费用。

根据中兴发出订立协议的要约不能视为“无条件的”这一事实——由于他们只提及了引发侵权的产品——且中兴没有支付华为专利使用费或向华为提供过去详尽的销售数据，提请法院认为，应该排除中兴能够持续有效地依靠授权许可的强制性，因此，应该支持华为申请禁止令的诉讼请求。

然而，提请法院指出，在2012年12月21日的新闻发布会No IP / 12 / 1448和MEMO/ 12 / 1021上，关于发给三星公司的反对声明以及关于三星公司在移动电话领域提起的专利侵权诉讼，欧盟委员会（European Commission）似乎把发布禁止令的请求视为违反了TFEU第102条，该诉讼涉及到标准必要专利，标准必要专利权人已经向标准化组织表明，其将基于FRAND条款和侵权人本身愿意就此许可进行谈判。

因此，这可能与本案当事方在许可协议中的某些条款内容，特别是在应支付多少专利使用费的问题上难以达成共识并不相关。

在目前的情况下，如果提请法院仅运用这些标准，上诉法院将会驳回华为关于禁止令的诉讼请求，华为构成TFEU第102 条下的滥用市场支配地位，因为主要诉讼程序中的当事方愿意进行协商。

在该案的主要诉讼程序中，提请法院认为，侵权人愿意谈判和EP 2 090 050 B 1号专利的所有权人准备给第三方发放专利使用许可的事实，不足以构成滥用市场支配地位。

提请法院认为，评估标准必要专利权人的行为是否属于滥用市场地位，适当原则（appropriate）和公正平衡原则（fair balance）需要被用来衡量相关方的所有合法利益，从而确保当事人拥有同等的议价能力。

因此，提请法院认为，标准必要专利权人和侵权人的地位不应该使得专利使用费分别过高（“专利劫持”现象）或过低（“反向专利劫持”现象）。

除上述原因，同时也基于应平等对待专利许可的受益人及相关产品侵权人，标准必要专利权人有权提起诉讼请求发布禁止令。

事实上，行使法定权利本身并不构成滥用市场支配地位，因为后者还需要满足其他标准。

因此，作为构成滥用市场支配地位的标准之一，接受侵权人“愿意和谈”的打算并不让人满意，因为这可能会产生不同的解读，也给予了侵权人过度的自由。

在任何情况下，如果有任何明确的意图，都必须施以特定的质量和时间要求，以确保许可权申请人依据诚实信用原则行为。

因此，形式恰当、可接受且“无条件”、包含许可权协议中普遍存在的所有条款的许可权申请，应当在使用相关专利前提交。

特别是，为已使用标准必要专利的市场产品申请专利使用许可，应立即提供销售数据并支付相应专利使用费。

另外，本院认为侵权人首先应当提供担保，而不是直接向这些标准必要专利权人缴纳专利使用费。

专利许可权的申请人获得使用许可的可能性以及许可费总数，这些也同样需要考虑。

鉴于上述情况，杜塞尔多夫法院（the Landgericht Düsseldorf）决定暂停审理，将以下问题提交给欧盟法院（ECJ）进行初步裁决。

（1）一项标准必要专利的所有权人曾向标准化组织承诺，其将基于FRAND条款授予任何第三方专利许可，却对未经许可的专利使用者采取了请求发布禁令等措施，即使该侵权人已经表示其愿意就许可事宜进行协商。

前述情形是否构成滥用市场支配地位？或者，只有在以下情形才能被认定为滥用市场支配地位吗？即：侵权人已经向标准必要专利权人提出中肯而公开的订立许可协议的要约，因此只要不存在不公平妨碍侵权人缔约行为或违反禁止歧视原则，专利权人就不得拒绝该要约；同时侵权人也已经满足为订立现已实际使用的专利许可协议而需履行的缔约义务。

（2）如果滥用市场支配地位被认定为侵权人具有缔约意愿的一种后果：那么TFEU第102条是否规定了关于缔约意愿特定的性质和时间要求？尤其是当专利侵权人只是口头表示一个概括意愿，即他已做好缔约的准备，这可以被认定为缔约意愿吗？或者需要侵权人必须已经进入缔约阶段，比如提供了订立许可协议的具体条件等情形？（3）如果侵权人提供中肯而公开的许可协议缔约要约是认定滥用市场支配地位的前提：那么TFEU第102条是否规定了关于该要约特定的性质或时间要求？该要约是否必须包含诉争技术领域专利许可协议所通常包含的全部条款？特别地是在标准必要专利已被实际使用而且处于有效保护期的情形下，是否需要发出缔约要约？（4）如果侵权人履行即将订立的许可协议的相关义务是滥用市场支配地位的前提：那么TFEU第102条是否规定了履行上述义务的具体要求？是否特别要求侵权人为过去的使用行为提供销售数据或支付专利使用费？是否在必要情况下通过担保置换的方式免除支付许可使用费的义务？滥用市场支配地位的认定条件是否可适用于基于其他主张（提供销售数据、召回产品、赔偿损失）提起的专利侵权诉讼的情形？所涉问题的考虑一开始需要注意的一点是请求初步裁决的大背景关涉通讯行业的两个经营者的专利侵权问题。

前述两位经营者都是ETSI建立的“长期演进技术”标准的众多标准必要专利的持有人。

前述“长期演进技术”标准由4700多套标准必要专利（SEP）组成，其持有人都已承诺基于FRAND条款许可第三方使用专利。

在该争议中，提请法院提出如下问题：标准必要专利所有人——本案中即“华为”请求颁布禁止侵权行为的禁令，如提供销售数据、召回产品、赔偿损失，但被诉侵权人“中兴”之前曾要求达成许可协议，该种情形是否可以根据TFEU第102条被认定为具备滥用市场支配地位的特征，该诉讼是否应当被驳回？为了提供给提请法院一个答复，评估标准必要专利权利人起诉未达成许可协议的侵权人是否具有合法性，欧洲法院必须平衡自由与竞争——针对先前TFEU第102条规定的禁止滥用市场支配地位，与保护专利持有人的知识产权——以及该条约第17（2）款及第47条为其提供的有效的司法保护之间的关系。

正如提请法院指出那样，在此之前的诉讼程序中争议双方并没有就市场支配地位的存在进行论辩（该意见仅供参考）。

鉴于提请法院提到的问题只与滥用市场支配地位行为的存在与否有关，那么滥用市场支配地位的分析还必须回到后一个标准中。

基于问题1-4和问题5都是获得召回产品救济涉及的法律程序问题，提请法院统一征询这些问题的答案是十分恰当的。

占据市场支配地位并持有标准必要专利的权利人，曾向标准化组织承诺基于FRAND条款许可第三方使用专利，那么在何种情况下提起专利侵权诉讼，请求禁止使用该标准必要专利或召回使用该专利的产品，能被认定为构成TFEU第102条的滥用市场支配地位行为。

首先，需要注意的是TFEU第102条语境下的市场支配地位是一个客观概念，与具有市场支配地位的企业的行为密切相关，且由于该企业具有垄断地位，相应的市场竞争力已然遭到削弱，根据非主流的方法发现，商业经营者交易商品或服务所导致的正常竞争，会阻碍维持市场中的现有竞争和降低竞争程度（Hoffmann-La Roche v Commission判决，85/76, EU:C:1979:36, paragraph 91; AKZO v Commission, C?62/86, EU:C:1991:286, paragraph 69; and Tomra Systems and Others v Commission, C?549/10 P, EU:C:2012:221, paragraph 17）。