华为诉中兴SEP案判决书

尽管欧洲电信标准协会(ETSI)成员认为应当重视知识产权的运用，但是ETSI并不审查知识产权是否有效或重要。

附件6（ the ETSI Rules of Procedure的附件6）也没有定义“基于公平、合理、不歧视（FRAND，即fair, reasonable and non-discriminatory）原则授予专利”的概念为何。

本案的争议及相关问题需要法院的初步裁决（preliminary ruling）。

华为技术有限公司（以下简称“华为”）是一家活跃在电信行业的跨国公司，此外，华为掌握了“在通信系统中建立同步信号的方法和设备”技术，由EPC
缔约国的德意志联邦共和国授予的EP 2 090 050 B 1号专利。

2009年3月4日，华为告知ETSI该专利对“长期演进技术”（Long Term Evolution）标准起着实质性作用。

同时，华为具有基于FRAND原则许可第三方使用该专利的保证义务。

提请法院（the referring court）指出，该专利对“长期演进技术”标准来说至关重要，因为任何使用该标准的人都不可避免地使用该专利（该意见仅供参考）。

在2010年11月至2011年3月底之间，华为和中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴”）进行谈判，协商有关侵犯EP 2 090 050 B 1号专利和基于FRAND 条款授予这些产品专利许可的可能性。

中兴是一家活跃在电信行业的跨国公司集团，它在德国以给产品配备与前述标准相符的软件为市场目标。

华为表示，中兴应当支付专利许可费，而中兴意图寻求交叉许可协议。

但是，双方并未达成有关许可协议的合意。

尽管如此，中兴开拓根据“长期演进技术”标准运作产品的市场，并使用了EP 2 090 050 B 1号专利。

但中兴却未曾为其过去的使用行为付费，比如支付专
利使用费或向华为提供其销售数据。

2011年4月28日，根据EPC第64条及德国《专利法》第139段，以及最近多
次修改的2011年11月24日所颁布的法律的第13段，华为以专利侵权为由向
中兴提起诉讼，欲寻求停止侵权禁令、提供销售数据、召回侵权产品及获得损
害赔偿。

法院认为，关于实体部分的判决取决于华为的起诉是否构成滥用市场支配地位。

因此，法院可能会基于授予许可权的强制性而驳回其申请禁止令的诉讼请求——特别是基于《欧盟运行条约》(TFEU)第102条——如果这样，那华为则被认
定构成滥用市场支配地位。

提请法院认为，华为处于支配地位是不争事实。

然而，提请法院认为，应当采取不同的方法来确定标准必要专利（SEP）（译者注：SEP全称standard-essential patent.是指包含在国际标准、国家标准、
行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利，也就是说当标准化组织在制定
某些标准时，部分或全部标准草案由于技术上或商业上没有其他可替代方案，
无可避免要涉及到专利或专利申请。

当这样的标准草案成为正式标准后，实施
该标准时必然要涉及到其中含有的专利技术。

）的权利人申请禁止令的请求，
在何种程度上违反TFEU第102条。

对于这个问题，根据TFEU第102条、2013年6月26日颁布的法律《反对限制
竞争》第20段第（1）点、《民法典》第242段、及德国联邦法院（Bundesgerichtshof ）2009年5月6日关于Orange Book 案（KZR 39/06）
的判决，专利权人请求法院向声称拥有该专利的许可权的被告颁布禁止令，只
在某些特定的情况下才构成滥用其支配地位。

首先，被告必须已经向原告发出无条件签订许可协议且不限于侵权案件的要约，双方都明白，被告必须受该要约的约束而申请人也有义务接受它，因为原告的
拒绝承诺将不公平地妨碍被告或违反非歧视原则。

其次，如果被告想要在原告承诺之前使用该专利，它必须根据未来的许可协议
履行应当承担的义务，也即，为使用行为付费并支付由此产生的其他费用。

根据中兴发出订立协议的要约不能视为“无条件的”这一事实——由于他们只提及了引发侵权的产品——且中兴没有支付华为专利使用费或向华为提供过去详尽的销售数据，提请法院认为，应该排除中兴能够持续有效地依靠授权许可的强制性，因此，应该支持华为申请禁止令的诉讼请求。

然而，提请法院指出，在2012年12月21日的新闻发布会No IP / 12 / 1448和MEMO/ 12 / 1021上，关于发给三星公司的反对声明以及关于三星公司在移动电话领域提起的专利侵权诉讼，欧盟委员会（European Commission）似乎把发布禁止令的请求视为违反了TFEU第102条，该诉讼涉及到标准必要专利，标准必要专利权人已经向标准化组织表明，其将基于FRAND条款和侵权人本身愿意就此许可进行谈判。

因此，这可能与本案当事方在许可协议中的某些条款内容，特别是在应支付多少专利使用费的问题上难以达成共识并不相关。

在目前的情况下，如果提请法院仅运用这些标准，上诉法院将会驳回华为关于禁止令的诉讼请求，华为构成TFEU第102 条下的滥用市场支配地位，因为主要诉讼程序中的当事方愿意进行协商。

在该案的主要诉讼程序中，提请法院认为，侵权人愿意谈判和EP 2 090 050 B 1号专利的所有权人准备给第三方发放专利使用许可的事实，不足以构成滥用市场支配地位。

提请法院认为，评估标准必要专利权人的行为是否属于滥用市场地位，适当原则（appropriate）和公正平衡原则（fair balance）需要被用来衡量相关方的所有合法利益，从而确保当事人拥有同等的议价能力。

因此，提请法院认为，标准必要专利权人和侵权人的地位不应该使得专利使用费分别过高（“专利劫持”现象）或过低（“反向专利劫持”现象）。

除上述原因，同时也基于应平等对待专利许可的受益人及相关产品侵权人，标准必要专利权人有权提起诉讼请求发布禁止令。

事实上，行使法定权利本身并不构成滥用市场支配地位，因为后者还需要满足其他标准。

因此，作为构成滥用市场支配地位的标准之一，接受侵权人“愿意和谈”的打算并不让人满意，因为这可能会产生不同的解读，也给予了侵权人过度的自由。

在任何情况下，如果有任何明确的意图，都必须施以特定的质量和时间要求，以确保许可权申请人依
据诚实信用原则行为。

因此，形式恰当、可接受且“无条件”、包含许可权协
议中普遍存在的所有条款的许可权申请，应当在使用相关专利前提交。

特别是，为已使用标准必要专利的市场产品申请专利使用许可，应立即提供销售数据并
支付相应专利使用费。

另外，本院认为侵权人首先应当提供担保，而不是直接
向这些标准必要专利权人缴纳专利使用费。

专利许可权的申请人获得使用许可
的可能性以及许可费总数，这些也同样需要考虑。

鉴于上述情况，杜塞尔多夫法院（the Landgericht Düsseldorf）决定暂停审理，将以下问题提交给欧盟法院（ECJ）进行初步裁决。

（1）一项标准必要专利的所有权人曾向标准化组织承诺，其将基于FRAND条款授予任何第三方专利许可，却对未经许可的专利使用者采取了请求发布禁令等
措施，即使该侵权人已经表示其愿意就许可事宜进行协商。

前述情形是否构成
滥用市场支配地位？
或者，只有在以下情形才能被认定为滥用市场支配地位吗？即：侵权人已经向
标准必要专利权人提出中肯而公开的订立许可协议的要约，因此只要不存在不
公平妨碍侵权人缔约行为或违反禁止歧视原则，专利权人就不得拒绝该要约；
同时侵权人也已经满足为订立现已实际使用的专利许可协议而需履行的缔约义务。

（2）如果滥用市场支配地位被认定为侵权人具有缔约意愿的一种后果：
那么TFEU第102条是否规定了关于缔约意愿特定的性质和时间要求？尤其是当专利侵权人只是口头表示一个概括意愿，即他已做好缔约的准备，这可以被认
定为缔约意愿吗？或者需要侵权人必须已经进入缔约阶段，比如提供了订立许
可协议的具体条件等情形？
（3）如果侵权人提供中肯而公开的许可协议缔约要约是认定滥用市场支配地位的前提：
那么TFEU第102条是否规定了关于该要约特定的性质或时间要求？该要约是否必须包含诉争技术领域专利许可协议所通常包含的全部条款？特别地是在标准
必要专利已被实际使用而且处于有效保护期的情形下，是否需要发出缔约要约？
（4）如果侵权人履行即将订立的许可协议的相关义务是滥用市场支配地位的前提：
那么TFEU第102条是否规定了履行上述义务的具体要求？是否特别要求侵权人为过去的使用行为提供销售数据或支付专利使用费？是否在必要情况下通过担
保置换的方式免除支付许可使用费的义务？
滥用市场支配地位的认定条件是否可适用于基于其他主张（提供销售数据、召
回产品、赔偿损失）提起的专利侵权诉讼的情形？
所涉问题的考虑
一开始需要注意的一点是请求初步裁决的大背景关涉通讯行业的两个经营者的
专利侵权问题。

前述两位经营者都是ETSI建立的“长期演进技术”标准的众多标准必要专利的持有人。

前述“长期演进技术”标准由4700多套标准必要专利（SEP）组成，其持有人都已承诺基于FRAND条款许可第三方使用专利。

在该争议中，提请法院提出如下问题：标准必要专利所有人——本案中即“华为”请求颁布禁止侵权行为的禁令，如提供销售数据、召回产品、赔偿损失，
但被诉侵权人“中兴”之前曾要求达成许可协议，该种情形是否可以根据TFEU
第102条被认定为具备滥用市场支配地位的特征，该诉讼是否应当被驳回？
为了提供给提请法院一个答复，评估标准必要专利权利人起诉未达成许可协议
的侵权人是否具有合法性，欧洲法院必须平衡自由与竞争——针对先前TFEU第102条规定的禁止滥用市场支配地位，与保护专利持有人的知识产权——以及
该条约第17（2）款及第47条为其提供的有效的司法保护之间的关系。

正如提请法院指出那样，在此之前的诉讼程序中争议双方并没有就市场支配地位的存在进行论辩（该意见仅供参考）。

鉴于提请法院提到的问题只与滥用市场支配地位行为的存在与否有关，那么滥用市场支配地位的分析还必须回到后一个标准中。

基于问题1-4和问题5都是获得召回产品救济涉及的法律程序问题，提请法院统一征询这些问题的答案是十分恰当的。

占据市场支配地位并持有标准必要专利的权利人，曾向标准化组织承诺基于FRAND条款许可第三方使用专利，那么在何种情况下提起专利侵权诉讼，请求禁止使用该标准必要专利或召回使用该专利的产品，能被认定为构成TFEU第102条的滥用市场支配地位行为。

首先，需要注意的是TFEU第102条语境下的市场支配地位是一个客观概念，与具有市场支配地位的企业的行为密切相关，且由于该企业具有垄断地位，相应的市场竞争力已然遭到削弱，根据非主流的方法发现，商业经营者交易商品或服务所导致的正常竞争，会阻碍维持市场中的现有竞争和降低竞争程度（Hoffmann-La Roche v Commission判决，85/76, EU:C:1979:36, paragraph 91; AKZO v Commission, C?62/86, EU:C:1991:286, paragraph 69; and Tomra Systems and Others v Commission, C?549/10 P, EU:C:2012:221, paragraph 17）。

上述关系呈现的便是判例法，即行使知识产权的专有权利——在本案中便是提起侵权诉讼的权利——该权利是专利所有人所享有的知识产权系列权利的一部分，结果便是，行使此种权利即使本身是一种利用市场支配地位的行为，但并不构成滥用支配地位的行为（其影响参见Volvo案判决，238/87,
EU:C:1988:477, paragraph 8; RTE and ITP v Commission, C?241/91
P and C?242/91 P, EU:C:1995:98, paragraph 49; and IMS Health,
C?418/01, EU:C:2004:257, paragraph 34)。

不过，判例法中也有这样的情形，即权利人所享有的知识产权专有权利在例外情况下可能会涉及TFEU第102条立法目的下的滥用行为（该影响参见Volvo案判决，238/87, EU:C:1988:477, paragraph 9; RTE and ITP v Commission,
C?241/91 P and C?242/91 P, EU:C:1995:98, paragraph 50; and IMS Health, C?418/01, EU:C:2004:257, paragraph 35）。

然而，需要指出的是，正如法律总顾问在他的意见中第70点所提到的，在该案主要诉讼程序中所呈现的特定情形将此案区别于本判决在第46、47段中所援引的判例法情形。

并未达成符合FRAND细节条件的许可合意。

双方可以约定专利许可费由独立的
第三方及时支付。

最后，需要考虑到的是：１.标准化组织在建立如本案诉讼程序中涉及的标准时并未查验所涉专利是否有效或者符合标准必要专利的标准；2.《欧盟基本权利
宪章》（the Charter）第47条规定，被控侵权人有权获得有效的司法保护。

因此，被控侵权人不因在协商专利许可的过程中或在获得许可后质疑这一专利
的效力、内涵及实际使用是否符合标准必要专利的标准以及未来是否保留该项
权利而受到责难。

提请法院应当决定以上提及的标准是否在本案中适用。

目前看来，在现在的情
况下，为了解决诉讼程序中的争议，以上提及的标准与本案是相关联的。

问题1-4的答案遵循上述注意事项，而问题5是关于法定程序是否包含召回侵
权产品，TFEU第102条应当解释为：已经根据FRAND条款对标准化组织作出了
授予第三方许可的不可撤销的承诺的标准必要专利权人采取的如申请停止侵权
的禁令或召回侵权产品的法律行动，只要满足以下条件，这就不是滥用市场支
配地位：
在采取行动之前：1.在采取行动之前，标准必要专利权人必须：1.警告被控侵
权人告知侵权人侵犯的专利及侵权的具体方式；2.在被控侵权人表明其基于FRAND条款请求获得专利许可的意愿时，权利人应当提供一份包含各项条款，
并特别说明专利许可费的计算方式的具体书面的许可要约。

如果基于非客观因素，被控侵权人继续使用所涉标准必要专利，并未积极回复要约，依照行业内的商业惯例和信守诚实信用原则，如果侵权人的行为纯属策略性的、拖延的或不真诚的，那么专利权人寻求救济措施或申请禁令的行为不构成滥用支配地位。

提请法院咨询的问题5中，关于法律程序是否包含要求提供销售数据或者给予损害赔偿金，实际上，TFEU第102条是否应当解释为解除权利人在市场支配地位时的保证义务，持有标准必要专利即意味着权利人应基于FRAND条款授予标准专利许可。

从采取措施制止被控侵权人侵犯其标准专利权，并寻求被控侵权人先前实施的侵权行为的销售数据或损害赔偿金。

如上述第52、53段，显而易见，标准必要专利权人通过提起禁止性禁令或召回侵权产品的诉讼以行使其知识产权，则可能会表现得与滥用支配地位相类似的行为特征。

在滥用支配地位情形中，法律程序有义务采取措施以免其滥用支配地位阻碍竞争。

在本案中，根据提供参考的材料，标准必要专利权人采取的制止侵权的措施，包括要求提供销售数据及就未经授权即使用的部分费用，并未对阻碍市场竞争产生直接影响。

因此，正如主诉讼程序中的情形，这些措施不应视为TFEU第102条下所称的“滥用市场地位”。

基于上述的考虑，问题5的答案，关于法律程序是否包含要求提供销售数据或者给予损害赔偿金，TFEU第102条应解释为不禁止类似主诉讼程序中的保证义务情形：处于市场支配地位、拥有标准必要专利，并具有以FRAND条款授予专利许可的保证义务的权利人，可以采取法律行动以制止侵权行为，确保侵权人提供销售数据，并针对既往的专利侵权行为获得损害赔偿。

相关费用
现在的程序是双方当事人诉讼程序的一部分，是国家法院做出的一项中止审理
程序。

相关费用的决定应由国家法院做出，提交法院审查会发生费用，而当事
人之间的其他费用不包含在此项。

综上所述，法院第五审判庭做出如下裁决：
1.TFEU第102条应解释为，标准必要专利权人具有作出不可撤销的承诺的义务，在符合公平、合理、非歧视性条款(FRAND)的基础上授予第三方专利，且不滥用市场支配地位，在该法条的意义上，权利人可以采取法律行动，如申请停止侵
权的禁令、召回侵权产品等。

权利人应：
在采取行动之前，标准必要专利权人必须：1.警告被控侵权人告知侵权人侵犯
的专利及侵权的具体方式；2.在被控侵权人表明其基于FRAND条款请求获得专
利许可的意愿时，权利人应当提供一份包含各项条款，并特别说明专利许可费
的计算方式的具体书面的许可要约。

此外，如果基于非客观因素，被控侵权人
继续使用所涉标准必要专利，并未积极回复要约，依照行业内的商业惯例和信
守诚实信用原则，如果侵权人的行为纯属策略性的、拖延的或不真诚的，那么
专利权人寻求救济措施或申请禁令的行为不构成滥用支配地位。

2. TFEU第102条应当解释为，不禁止如本案诉讼程序的权利人采取措施从制
止被控侵权人侵犯其标准专利权，到寻求被控侵权人先前实施的侵权行为的销
售数据或损害赔偿金。

本案权利人处于市场支配地位具有应基于FRAND条件授
予标准专利许可的保证义务。

TFEU第102条应解释为不禁止类似主诉讼程序中的保证义务情形：处于市场支
配地位、拥有标准必要专利，并具有以FRAND条款授予专利许可的保证义务的
权利人，可以采取法律行动以制止侵权行为，确保侵权人提供销售数据，并针
对既往的专利侵权行为获得损害赔偿。

首先，正如法院认清的事实那样，本案的争议专利对标准化组织建立一套技术
标准来说必不可少，这是诉争专利的特点之一，对它的使用成为所有竞争者都
不可或缺的部分，因为竞争者需严格遵守包含该专利的技术标准制造合格的产品。

这一特点将标准必要专利与那些非标准必要专利区分开来，后者通常允许第三
方在不利用此类专利的前提下就可生产出竞争产品，争议产品也不用具备技术
标准中的必要功能。

其次，通过本判决的第15至17段以及第22段的事实明显看出，本案的争议专利得到标准必要专利地位只换得了专利所有人对标准化组织作出的一个不可撤
销的保证，即专利所有人已为基于FRAND原则条款授予第三方许可做好了准备。

尽管本案争议的必要专利的所有人有权提起诉讼，要求颁布禁令或者召回产品，但是该专利已经达到标准必要专利程度这一事实意味着：专利所有人可以阻止
竞争者制造的产品进入或遗留在市场上，由此自己保留本案争议产品的制造权。

在上述情况下，考虑到FRAND条款中承诺授予专利许可这一事实给部分第三方
带来了合法的期待，即标准必要专利的所有人实际上会根据此条款授予许可，
而如果标准必要专利所有人拒绝这样的许可，原则上很可能构成TFEU第102条规定的权利滥用。

沿此逻辑推演，原则上，滥用行为的特征-拒绝授予许可可能会成为对专利所有人要求颁布禁令或召回产品的抗辩。

然而，根据TFEU第102条，专利所有人只在基于FRAND条款时有义务授予许可。

而在本案的主要诉讼程序中，双方并没
有达成FRAND条款规定的具体情况的协议。

在这种情况下，为了防止将请求颁布禁令或召回产品的起诉行为视为权利滥用，标准必要专利权利人必须遵守确保相关利益达到合理平衡状态的条件。

在这方面，必须合理考虑本案的具体法律和事实情况（see, to that effect,
judgment in Post Danmark, C? 209/10, EU:C:2012:172, paragraph 26 and the case-law cited）。

因此，实施知识产权的必要性被2004/48号指令所涵盖，尤其是根据该宪章的第17条第(2)款，在内部市场为知识产权的高水准保护提供了一系列的法律救济，以及宪章第47条提到的有效的司法保护，各种因素都应纳入考虑包括获得庭审救济的权利(see, to that effect, judgment in Otis and Others,
C?199/11, EU:C:2012:684, paragraph 48)。

原则上这种给知识产权提供高水准保护的必要性意味着权利人可能不会因为确保其独占性权利的实施而被剥夺诉诸法律程序救济的权利，并且原则上那些独占权利的使用人如果不是权利所有人，那么在使用前也必须获得权利人许可。

因此，尽管标准必要专利权利人根据FRAND条款对标准化组织做出授予许可的不可撤销的承诺，这也不能否定宪章第17条第（2）款和第47条授予权利人的实质性权利，它仍然给权利人遵守特定的规定施加了压力，尤其是在提起指控侵权之诉，要求颁布禁令或产品召回的情况下。

因此，标准必要专利权利人在认为标准必要专利遭到侵权时，在不违反TFEU第102条情况下，不事先通知或与被控侵权人协商则不能提起禁止性禁令或产品召回的诉讼来对抗侵权行为，即使标准必要专利已经为被控侵权人使用也不可以。

所以在上述诉讼程序之前，首先是受争议的标准必要专利权利人去向被控侵权人投诉其侵犯的相关标准必要专利以及具体的侵犯方式。

欧盟法院总法律顾问在其观点的第81段注意到，鉴于大量的标准必要专利组成了一套技术标准比如本案中的专利，无法确定某一标准必要专利的侵权人必须意识到他在使用的该项标准必要专利方法既是有效受保护的同时也对达到技术标准必不可少。

其次，在被控侵权人表达了他想在FRAND条款的基础上达成许可协议的意愿后，应当由标准必要专利权人向被控侵权人提出一份基于FRAND条款的具体的书面
要约，根据其对标准化组织做出的承诺，尤其要明确使用费数额以及此费用的
计算方式。

总法律顾问在其意见的第86段指出，标准必要专利权利人基于FRAND条款对标准化组织做出了授予许可的承诺，那么我们可以期待他发出这样一份要约。

此外，在缺乏一份公开标准许可协议以及已与其他竞争者达成的非公开性许可协
议的情况下，标准必要专利权利人检查其要约是否符合了非歧视条件比被控侵
权人去检查效果更好。

与此相反，被控侵权人则要勤勉回应此份要约，根据该领域公认的交易惯例以
及诚信原则，基于客观因素而非拖延伎俩的基础上进行决策。

如果被控侵权人不想接受他的要约，那么只有在向诉争标准必要专利权利人及
时提交了书面的针对FRAND条款所作的反要约（新要约）的情形下，才能主张
权利人提起颁布禁令或产品召回的诉讼是权力滥用。

此外，在许可协议还未达成前被控侵权人使用了标准必要专利，从其反要约被
拒绝的视角看，根据该领域的公认商业惯例，应当由被控侵权人提供合适担保，例如，通过提供银行担保或者预存所需金额。

该保证金的计算尤其应当包括过
去使用该标准必要专利的总次数使用费，并且被控侵权人能够就上述使用行为
开列详细账单。

原文来源 Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp.,ZTE Deutschland GmbH
翻译李娟、徐晓颖、宋显爱、成唐静之
校对成唐静之、李娟、徐晓颖、
校对宋显爱、吴剑霞。