从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分

从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分

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闫文军

（中国科学院研究生院）

（原载《专利法研究》2004年卷）

按专利法理论，专利权人自己生产的或授权他人生产的专利产品售出后，购买人可以使用该产品并可以为了使用而对该产品进行必要的维修。但如果在该专利产品报废以后，购买人又在该产品的基础上重新制造一个专利产品，则可能侵犯专利权人的专利权。什么行为是法律允许的修理，什么行为是法律不允许的再造，这是一个既涉及事实又涉及法律的复杂问题。对于因此而引起的纠纷，美国一百多年来有大量的判例。我国的学者、专家对这些判例也进行了一定的介绍。i[1]我国虽然还没有出现过类似纠纷，但这一问题已引起我国司法界的注意。最高人民法院正在制定的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》也涉及到了这一问题。ii[2]为了深入探讨这一问题，笔者将介绍更多的美国判例，并对这些判例进行简要分析，希望对我们制定司法解释和处理有关纠纷有所裨益。

一、美国有关专利产品“修理”与“再造”的判例简介

在大量的美国判例中，笔者选择了以下十一个判例。这些判例，有的是曾被反复引用的经典判例，有的是具有“新颖性”的最近几年刚作出的判例。

1、“刨床案”（Wilson v. Simpson）iii[3]

此判例是美国最高法院于1850年作出的，是美国第一个有名的关于区分专利产品“修理”与“再造”的案件。案中的专利产品是一种刨床，该刨床是由不单独受专利保护的部件如齿轮、轴、刀片等组成。其中刀片使用几个月以后就不能再用了。被告是该专利产品刨床的使用人。在刨床中的刀片用钝以后，被告从第三人处购买了这种刀片更换了用旧的刀片。原告认为，当刀片报废后，专利产品从物质上来说已经不存在了。如果更换一个刀片，就是制造了整个专利产品，构成侵权。美国最高法院认为，“根据本案的证据，这种刨床可以使用几年，而刀片每60天到90天就需要更换一次。在购买者购买刨床时，更换刀片的权利就转移给了顾客，否则，顾客购买这种刨床是没有用的。我们不认为被告更换刀片的行为违反了法律，或侵犯了原告的专利权。”法院指出，即使一个部件损坏而

使整个机器不能使用，并不能说机器“不存在”了，而更换损坏的部件以恢复机器原有的使用性能是法律允许的修理。更换一个破损的部件，不管是用旧的还是损坏的，也不管它是不是专利产品中的重要部件，都只是法律允许的修理。当顾客购买了一个机器时，他将机器作为一个整体使用，更换破损的部件，只是顾客为保证使用而行使的维修权利。如果只是对购买的专利产品更换刀片，这对专利权人有什么损害呢？最后，法院认定被告的行为是修理，不侵犯原告的专利权。

2、“棉包捆扎带案”（Cotton-Tie Co. v. Simmons）iv[4]

此判例是美国最高法院于1882年作出的，是一起认定构成再造的案件。本案中所涉及的专利产品是棉包捆扎带，这是一个由金属扣和金属带组成的用于捆扎棉包的带子。顾客从专利权人处购买了这种捆扎带以后，用于捆扎棉包以便于把棉包从种植园运到棉花加工厂。在棉花加工厂，这种带子被分割为若干段。被告将分割后的碎片收集起来，并铆接在一起，再加上原来的金属扣，作为新的棉包捆扎带出售。美国最高法院认为，“不管被告对使用旧金属扣有什么权利，他都不能将金属扣和实质上新造的金属带连接在一起，来制造一个棉包捆扎带。当被告将金属扣连接在用旧带子的碎片铆接在一起而制成的金属带上时，他制造了棉包捆扎带。将带子碎片连接成一体，在通常意义上，不是对带子的修理。带子被顾客在棉花加工厂自愿割开，因为带子已完成了其捆扎棉包以便于从种植园向加工厂运输的作用。它作为带子被使用的性能已经被自愿地破坏了。”据此，法院认为被告的行为属于对专利产品的再造而不是修理，因而构成侵权。

3、“帆布车顶案”（Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.）v[5]

此判例是美国最高法院于1961年作出的，在后的类似案件几乎无一不引用该判例。该案中的专利涉及一个敞蓬车的帆布车顶。该帆布车顶由帆布、支架和帆布与车体间的密封装置等组成，各组成部件没有单独申请专利。专利权人将该专利许可给通用汽车公司使用。这种帆布车顶中的帆布在使用三年之后就会因风吹日晒而不能使用，而其他部分基本是完好的。被告生产专用于这种车顶的帆布，并把帆布裁剪为适合的形状，出售给车主以更换用旧的帆布。原告专利权人指控被告侵犯其专利权。一审和二审均认为侵权成立，其主要理由是“帆布并不是使用寿命短而且便宜，可以使我们认为车主合理地相信更换帆布只是对车顶的简单修理。”美国最高法院以多数法官的意见改判了该案，少数人的意见也在判决中进行了阐述。Whittaker法官代表美国最高法院起草的判决意见认为，被告的行为没有构成直接侵权，而是否构成间接侵权（帮助侵权）要看车主未经专利权人同意私自更换帆布是否构成直接侵权。“原审没有采用Wilson案件确立的简单而实际的检验标准，而是考虑了专利部件的效用。专利部件的效用对于区分修理与再造是没有决定作用的。……专利法确定的原则是：对于组合专利只保护其权利要求书中各技术特征组成的整体，而各组成部件并不单独受保护。……一个组

合专利中的部件，如果没有单独享有专利，则不能受专利独占保护，不管它对专利多么重要，也不管这一部件的更换多么昂贵，多么困难。专利作为一个整体来保护，不能将发明归因于一个因素。再造只限于在专利产品作为一个整体报废以后，‘实质上制造一个新产品’的重新制造。只是一次更换一个部件，不管重复更换同一部件还是连续更换不同部件，只是财产所有人修理财产的合法权利。因此，本案中的行为应视为修理而不是再造。” Brennan法官补充了自己的意见：我同意本案中的更换是修理而不是再造，但我不同意Whittaker法官的判断方法。那个标准对于认定再造太窄了。有时更换一个产品中的非专利部件即使没有再造整个专利产品也构成再造。区分修理和再造，没有所有的案件都适用的唯一标准。这需要考虑很多因素，如：更换部件的寿命与整个产品寿命的关系，更换的部件对于发明的重要性，更换部件的价值与整个产品价值的关系，专利权人和顾客对于易损部件的通常认识和意图，购买的部件是更换损坏的部件还是用于其他目的，以及其他相关因素。帆布的寿命是三年，而其他部件的寿命几倍于帆布，更换帆布的价格是30至70美元，而其他部件的总价值是大约400美元。考虑到这些因素，更换是对破损部件的更换而不是对专利产品的再造。帆布经风吹日晒在其他部件损坏前就不能使用了，其易损性以及对比整个产品的低价性和其易换性都导致一个结论。我认为更有说服力的是，就帆布的作用和整个发明来说，只是“修理”。

4、“罐头加工机案”（Wilbur-Ellis Co. v. Kuther）vi[6]。

这是美国最高法院于1964年作出的判例，是一起认定“类似修理”的案件。原告拥有一个罐头加工机组合专利，他授权他人生产并销售了用于生产1磅罐头的加工机。被告购买了四个二手的罐头加工机，其中三个已生锈并不能使用，另一个也需要清洗。被告将这些机器修复，35个部件中的6个改变了尺寸，使这种机器能生产5盎司的罐头。一审和上诉法院认为，更改机器使之能生产不同规格的商品，属于专利权人的权利，被告构成侵权。美国最高法院认为，这四个罐头加工机并没有报废，在经过清洗和修理后还可以使用若干年。如果他们被修理后用于加工1磅的罐头，无疑那是修理而不是再造。当其中6个部件被改变尺寸时，也不会侵犯专利权。因为机器所加工的罐头的规格不是发明的一部分，这6个部件的尺寸、位置、形状和构造也不是发明的一部分。被告改变旧机器的尺寸以用于加工不同规格的商品，不是习惯意义上的修理。但他的行为类似修理，因为它涉及旧机器的使用性能，而原告已经在旧机器上得到了许可使用费。只有在专利权人排除他人制造专利产品的权利受到侵犯时，才能称为再造。对专利产品中6个非专利部件的加工提高了机器的使用性能，那不构成再造。原告主张被告只得到使用这种机器加工1磅罐头的许可，但在机器出售时是没有任何限制条件的。当专利权人将专利产品出售以后，他得到了对价，同时放弃了限制他人使用的权利。最后，法院认定，被告的行为类似修理，不构成专利侵权。