商标的显著性与驰名商标的保护

第23卷第10期河北法学
V ol.23,No.102005年10月
Hebei L aw Science
Oct .,2005
商标的显著性与驰名商标的保护
冀丽华
收稿日期:2005205225
作者简介:冀丽华(19642),女,满族,河北政法职业学院副教授。

(河北政法职业学院,河北石家庄050061)
摘　要:判定一个商标能否获得驰名商标的保护,应当考量的因素之一就是该商标的显著性程度。

商标的显著性是商标
标识固有识别属性的外在表现能力。

它要求商标标识设计独特,方便识别,方便传播。

商标原发取得显著性和通过使用取得显著性是基于注册要求应具有的相对显著性,只有具备绝对显著性的商标才能获得驰名商标的保护,但法律对驰名商标的保护程度因其显著性强弱不同而有所不同。

关键词:显著性;驰名商标;商标保护
中图分类号:DF523.3 文献标识码:A 文章编号:100223933(2005)1020140205
The Protection of the T rademark
Distinctiveness and the Well 2know n T rademark
J I Li 2hua
(Hebei Professional College of Political Science and Law ,Shijiazhuang 050061China )
Abstract :One of the factors to be considered in order to justify whether a trademark can obtain the protection of well 2known
trademark is the distinctiveness degree of the trademark.The distinctiveness of the trademark is the external perfor 2mance of the intrinsic identification property.The trademark should have a unique design and be easy to identify and convenient to propagate.Whether the trademark has obtained an original distinctiveness or obtained the distinctiveness through use bases on the relative distinctiveness of the registration requirements.Only the trademark having absolute distinctiveness can obtain the protection of the well 2known trademark.The extent of the law protection to the well 2known trademark differs greatly according to the degree of the distinctiveness.
K ey w ords :distinctiveness ;well 2known trademark ;trademark protection
驰名商标是在一定地域范围内享有较高知名度和声誉
的商标,其作用不仅是区别商品的来源和服务的提供者,还代表着其无形的价值和企业的竞争力。

我国与美国等很多国家和地区一样,在保护驰名商标时都将商标的显著性作为考量的因素之一,因此,研究商标显著性的概念、构成要件、取得、认定及其与驰名商标保护的关系具有现实意义。

一、商标显著性的概念
什么是商标的显著性?各国的商标法均未规定明确的
定义。

但《与贸易有关的知识产权协议》(简称《TRIPs 协
议》
)等国际条约及各国的商标法在定义商标时均要求商标具有区别的功能。

《TRIPs 协议》第15条第1款规定:任何能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标记或标记的组合,均应能够构成商标。

这类标记,尤其是文字(包括人名)、字母、数字、图形要素、色彩的组合,以及上述内容的任何组合,均应能够作为商标获得注册。

《协调成员国商标立法1988年12月21日欧洲共同体理事会第一
号指令》(简称《欧共体一号指令》
)第2条规定:所有可用书—
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面形式表示的标记,尤其是包括人名的字词、图形、字母、数字、商品及其包装的外形,只要能将一个企业的商品或服务同其他企业的商品或服务区别开,均可构成商标。

欧盟理事会1993年12月30日发布的《欧共体商标条例》第4条规定,共同体商标可以由易于书写描绘表示的任何标志,特别是文字,其中包括人名、图案、字母、数字、商品形状或其包装组成,只要这些标志易于将一个企业的商品或服务区别于其他企业的商品或服务。

《英国商标法》第1条规定“商标”是指任何能够用图象来表示的记号,这种记号能够把某一个企业、事业的货物或服务和其他的货物或服务区别开来。

一个商标可以包括词语、图案(包括个人姓名)字母、数字或货物形状或他们的包装形状。

《德国商标法》第3条规定:一切标识,尤其是包括人的姓名在内的文字、图片、字母、数字、听觉标识、包括商品或其包装的形式的三维设计以及包括颜色或颜色组合在内的其他装潢,只要适宜于把一个企业的商品或服务同另一个企业的商品或服务区别,均可作为商标受到保护。

《法国知识产权法典》第L. 711-1规定:制造商标、商业商标或者服务商标是用于区别自然人或者法人的商品或者服务的,可以用图形或者文字表示的标记[1]。

我国《商标法》第8条规定:任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

第9条明确规定申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别。

上述规定中,大多数国家规定文字、数字、字母、图形均可作为商标标记。

《TRIPs协议》、德国和我国的商标法明确规定颜色或颜色的组合可以作为商标标记。

《欧共体一号指令》、
《欧共体商标条例》、
《德国商标法》、
《英国商标法》及我国商标法规定商品包装的外形可以作为商标标记。

《德国商标法》明确规定听觉标识可以作为商标标记。

尽管各国对构成商标要素的规定有所区别,但均要求作为商标的标记要具有区别的功能,这与布莱克法律词典对显著性的解释是一致的。

显著性(distinctiveness)则是商标之为商标并可能受到商标权保护的条件,即标记能够用以确定商品来源,从而将使用该标记的商品与他人的商品相区别。

该定义说明了显著性是商标的构成要件,具有区别功能,没有解释清楚什么是显著性。

笔者认为:商标标记发挥区别作用是因为商标标识对于该特定商品或服务而言具有相对应的识别属性,这种识别属性能够将该商品或服务与其他相同的商品或服务区别开来,识别属性表现出来的区别能力就是显著性。

因此,显著性是指商标标识固有识别属性的外在表现能力。

商标的这种外在表现能力是有强弱之分的。

显著性与识别性是商标标识固有属性的的两个方面,识别性是商标内在的属性,显著性是商标的外在属性。

二、商标显著性的构成要件
显著性是商标构成之要素,是商标的灵魂。

而显著性的构成如何在学术界很少看到这方面的论述,各国法律也没有规定。

笔者认为商标的显著性必须具备以下要件:
(一)商标申请人独特的创意选择
独特的创意选择是构成显著性的首要要件。

没有独特特点的标记,只是一些常见的描述性词汇、简单的符号、通用名称、地理名称、常见的姓氏名称,甚至是翻译、摹仿和抄袭他人驰名商标等情形,世界各国都禁止注册。

《巴黎公约》第6条之五B.2规定,除下列情况外,对本条所适用的商标既不得拒绝注册也不得使注册无效。

商标缺乏显著特征,或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成,或者在被请求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的。

《欧共体一号指令》第3条规定:“缺乏任何显著性的商标”不得注册或已经注册的可以宣布其无效。

《英国商标法》第3条规定:没有明显特点的商标;在商标中的记号或标志只用来表明货物的种类、数量、用途、价值、地理上的来源、生产时间、某些服务的提供或指明货物或服务的其他性质;商标中的记号或标志在通用语言中或者善意交往中或在通常的贸易实务中已成为一种习惯用法等作为拒绝注册的绝对理由。

《德国商标法》第8条规定:对于商品或服务缺乏任何显著特征的商标;仅由可以在流通中用于标示商品或所提供的服务的种类、品质、数量、用途、地理产地、生产时间或者用于标示商品或服务的其他特性的标识或标注构成的商标;均作为不予注册的绝对理由。

《法国知识产权法典》第L.711-2规定:构成商标标记的显著性,根据被指定的商品或者服务予以评定。

下列标记不具有显著特征:1.在日常用语或者专业术语中,仅限于商品或者服务所必需、统一或者通用名称的标记或者名称;2.可用以表明商品或者服务特征,特别是表明商品或者服务的种类、质量、数量、用途、价值、产地、商品生产期或者提供服务期的标记或者名称;3.仅因商品的性质或者功能要求的外形而构成的标记,或者赋予商品实际价值的标记。

《日本商标法》第3条规定:对于与自己业务有关的商标以及服务所使用的商标,除了下列商标外,可以取得商标注册。

仅由以一般使用该商品以及服务的通用名称的方法表示出的标志所构成的商标。

仅由以一般使用该商品的产地、销售地、质量、原材料、功能、用途、数量、形状(含包装的形状)、价格或者生产、加工或使用方法或时期以及服务的提供地点、质量、供提供所需的物、功能、用途、数量、状态、价格、或者提供的方法或时期的方法表示出的标志构成的商标。

仅由以一般使用常见姓氏或名称的方法表示出的标志的商标。

仅由极为简单并且常见的标志构成的商标。

我国《商标法》第11条规定:“下列标志不得作为商标注册:仅有本商品的通用名称、图形、型号;仅仅直接表示商品的质量、数量及其他特点的;缺乏显著特征的。

从上述规定看,不具有独特创意的标记在各国都拒绝作为商标注册。

因此,申请人在商标的立意、设计时首先要充分考虑法律的限制性规定。

其次,要开动脑筋,广泛开展市场调查,了解消费者的兴趣和习惯,比较同类商品或者服务标记的优长和不足,结合自己的商品或服务的特点,创造出与众不同的标记。

最后,标新立异是突出商标显著性的
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出发点。

(二)方便消费者识别
商标最重要的功能就是识别功能。

商标的识别性是指能够与他人同一种或类似商品或服务的商标区别开来,在市场交易中足以使消费者据以辨别不同的生产者、经营者、服务的提供者的特性。

一个标记如果不能区别商品或服务的来源,本身就不具有显著性,就不能作为商标使用。

商标的识别性是在消费者选择商品或服务时发挥作用的,因此要求商标的标记要便于消费者记忆。

但便于消费者记忆的标记,往往显著性差,如:山川河流的名字、动物的名字等。

设计独特的标记显著性强,对于消费者来说,刚开始接触不容易记住,但一旦记住,就会产生深刻印象。

由此可见,商标的独特性与方便识别性是矛盾的、对立统一的,在商标设计和选择时要综合考虑两者之间的关系。

(三)方便传播
申请人设计的标记新颖独特,构成了标记的先天显著性。

这对标记获准注册并成长为驰名商标奠定了良好的基础,非常重要。

除此之外,标记的后天传播、使用对显著性的贡献也是非常重要的。

申请人在标记的设计时,要充分考虑公序良俗、宗教信仰、风土人情等因素,这些因素可能会成为传播的障碍。

一个标记被传播的地域范围越广,被传播的消费者群体越大,该标记在消费者头脑中的印象就越深刻,与商品或者服务的生产者、经营者、服务的提供者的联系越紧密,其知名度就越高,显著性就越强,因此,传播性是显著性的翅膀。

商标的显著性要求标记设计独特,方便识别,方便传播,三者缺一不可。

三、商标显著性的获得与法律保护范围
商标显著性有原发取得和通过使用取得两种方式。

本文中采用商标原发取得显著性与我国很多学者所著的知识产权书籍中所讲的商标固有显著性基本相同,本文之所以采用原发显著性的称谓,认为这种表述能体现商标显著性的取得,是权利人智慧的凝结和动态创制的过程。

(一)商标显著性的原发取得与法律保护的范围
商标的原发显著性是指该商标使用的文字、图形、字母、数字、三维标志或颜色组合设计是一种非固定化的创设,是一种独一无二的新设计,或者是一种无固定化理由的任意选择,因其设计的奇特而具有的显著性。

具有原发显著性的标识可以直接注册为商标使用。

法国及美国商标法学者及实务界,将商标依显著性之强弱分为:创造性标章;随意的或幻想的标章;暗示性的标章以及描述性的标章。

创造性标章;随意的或幻想的标章;暗示性的标章由于本身与指定商品或服务间没有直接联系,能够起到区别商品或服务出处的作用,具有原发显著性,可以直接作为商标注册[2]。

描述性的标章是指描述商品品质或特性的文字、图形。

由于其本身不具有原发显著性,不能直接作为商标注册。

创造性标章与我国学者所说的无含义商标很类似,是刻意设计、铸造的标记,具有独创性,方便识别、方便传播,该商标不与任何商品或服务发生联系,因此在所有商品和服务上都具有显著性。

“属于强商标,自宜受法律之最高保护”[3]。

如:IBM、SON Y、
“森达”皮鞋商标等。

随意的或幻想的标章与我国学者所说的随意性商标是一致的,这类商标所使用文字、图形是一般使用,不具有独创性,但与商标所使用的商品或服务的内在属性没有直接的或明显的联系,也没有暗示性,只是随意的选择而已,这种商标也具有显著性。

如:苹果牌游泳衣,红豆服饰等。

随意性商标只能在与其本身没有内在属性的商品或服务上具有显著性并获得保护,在与其有内在属性的商品或服务上不具有显著性,不会受到保护。

暗示性的标章与我国学者所说的暗示性商标是一致的,这类商标对商品或服务可能具有的属性虽然有暗示作用,但尚未就商品通常用途、质量、原材料构成等特有的品质或特点为直接描述或说明,依然具有显著性,“但显著性差,唯应属弱商标”[3],法律对这类商标的最低限度要求是不得违反商标使用的禁止性规定。

如:飘柔,暗示着商品品质足以使洗完后的头发飘逸柔软,但没有就商品本身的特点加以说明。

(二)商标显著性的使用取得与法律保护的范围
1.国际条约及各国法律对使用获得显著性的规定
商标的显著性除了原发取得外,也可以通过使用获得显著性。

商标的使用取得显著性是指从商标的构成看,某些商标所使用的文字、图形、字母、数字等缺乏原发显著性,有些商标明显属于商标法规定缺乏显著性的标志,但这些标志长期使用在指定的商品或服务上,改变了他们的通常性而获得了显著性。

《巴黎公约》、
《TRIPs协议》、
《欧共体一号指令》及世界各国的商标法都对商标的获得显著性给予肯定。

《巴黎公约》第6条之五C.1)规定:在决定一个商标是否符合保护条件时,必须考虑所有实际情况,特别是商标已使用时间的长短。

《TRIPs协议》第15条规定:即使有些标记不具备原发显著性,不能注册保护,但经过使用能够区分商品或服务的,也可以获得显著性,从而获得注册保护。

《欧共体一号指令》第3条规定:缺乏任何显著性的商标、描述性名称、通用名称等经过使用后取得了显著性的,准予注册。

《英国商标法》第3条规定:没有明显特点的商标,通用名称、描述性名称、地理名称、习惯标识等如果在申请注册的日期之前,因在被使用中已经获得了自己的特性的准予注册。

《法国商标法》第L.711-2规定通用名称、描述性名称通过使用获得显著性的可以注册。

《德国商标法》第8条规定缺乏任何显著性的商标、描述性名称、通用名称等在注册之前,经过使用并在流通范围内得到承认的可以获得注册。

《日本商标法》第3条规定描述性名称、姓氏或姓名、常见的简单标记经过使用后具有区别功能的,可以取得注册[1]。

美国则允许描述性用语、地理标志以及由姓氏组成的商标在取得“第二含义”后可以获得商标的保护资格[4]。

我国与世界各国的做法一致,承认商标通过使用获得显著性。

我国商标法第11条作出了明确的规定:通用名称、描述性名称、缺乏显著特征的标识经过使用获得显著性的予以注册。

比较而言,各国都承认商标的获得显著性,只
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是对通过使用获得显著性的成分的规定上有所差异而已。

2.使用获得显著性的认定
对于通过使用获得显著性应当如何认定,我国没有具体规定。

台湾地区的规定具有操作性,值得借鉴。

我国台湾地区在具体认定商标的识别性时一般要综合考查下列事项:(1)使用该商标于指定商品之时间长短、使用方式及同业使用情形;(2)使用该商品于指定商品之生产、销售、广告之数量;(3)使用该商标于指定商品之市场分布、销售网络、贩卖陈列之处所等;(4)广告业者、传播业者出具之证明;
(5)公会、商会、其他具公信力机构出具之证明;(6)各国注册之证明;(7)其他得据为认定有识别性之证据[2]。

由于商标的显著性是一个变量,对其认定提供一个一般性的标准即可。

笔者认为,我国在显著性认定标准方面应当考虑以下因素:第一,标记本身固有的识别能力;第二,标记使用情况,包括使用的时间长短、方式、同业使用情况等;第三,所标记商品的生产、销售情况等;第四,对该标记的广告宣传情况;第五,其他证明识别性的因素。

所列举的这些因素只是一个一般性的参考标准,这是一个商标经过使用获得显著性并可以获准注册的最低要求。

由于标记的显著性之有无,并非一成不变,它将随着时间而冲淡或消逝,亦可因时间而取得或增长,且尚有程度上之差异,应就个案之交易实情为判断方属明智[3]。

一个不具有显著性的标记经过使用获得显著性,是取得注册保护的基本要求,对这样的标记是否能获得驰名商标的保护,还要符合驰名商标的标准。

因此,对商标显著性的认定应当规定一个参考标准,以保证认定和保护的一致性、客观性、公正性。

3.商标显著性的使用取得与法律保护
通过使用获得显著性的商标较原发显著性商标的显著性弱,法律对其保护不能排斥其他权利人对该注册商标的合理使用,该类商标属于弱商标。

如:《TRIPs协议》第17条规定:成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。

《欧共体一号指令》第6条也作出了相应的规定:商标赋予其所有人的权利不得用来禁止第三人在商业中A)使用其姓名和地址;B)使用有关商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源,或商品的生产年代或服务的提供年代,或商品或服务的其他特征的指示;C)为标指商品或服务的用途,尤其是作为零配件所必须时,使用该商标。

但上述使用应符合工商业的诚实惯例[5]。

我国《商标法实施条例》第49条规定:注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

由此可见,通过使用取得显著性的商标不得限制他人的合理使用、指示性使用。

这是法律对通过使用取得显著性的商标的专用权进行的合理限制。

总之,商标原发取得显著性和通过使用取得显著性都是基于商标注册要求的显著性,这种显著性只有结合具体的商品或服务才能表现出来,如果离开具体的商品或服务,
就不能指向特定的出处,这是“商标的相对显著性”[2]。

商标的相对显著性是商标受到法律保护的最低标准,但商标的显著性亦有强弱之分,其受到法律保护的范围亦有区别。

无含义商标在所有的商品或服务类别上均具显著性,均可获得保护;随意性商标只能在与其本身没有内在属性的商品或服务上具有显著性并获得保护,在与其有内在属性的商品或服务上不具有显著性,也不会受到保护。

对于暗示性的商标、描述性的商标不得限制他人对其商标的合理使用、指示性使用。

四、商标显著性强弱与驰名商标法律保护的范围
商标的生命在于使用。

保护商标权的根本精髓在于保护合法的使用[6]。

商标合法使用在某个产品上的时间越长,产品的质量越高,商标的知名度就越大,商标的区别功能也就越显著。

当一个商标即使在没有指出具体商品或服务的情况下,也能使人与特定的出处相联系时,该商标就具有“绝对显著性”[2]。

驰名商标是具有绝对显著性的商标,但对驰名商标的保护也不能搞一刀切。

驰名商标不仅比普通商标具有更强的显著性,不同驰名商标的显著性也存在着差异,因此,对驰名商标的保护强度将因其显著性的不同而有所不同[7]。

(一)注册驰名商标显著性的强弱与法律保护范围
具有相对显著性是商标获得注册保护的条件,但其也有强弱之分。

因此商标的标识功能亦有强弱之分,从而商标受到法律的保护也有强弱之分。

由于商标的相对显著性的差异,这些商标一旦成为驰名商标,他们的显著性也有强弱之分。

如:海尔、柯达、森达等无含义的商标因原发显著性强,先天条件好,一旦驰名,该商标的显著性更加突出、强大,消费者在任何时候看到该商标马上能与特定的出处相联系,因此,对其保护应当扩大到所有的商品或服务类别上,禁止非权利人为商业目的任何形式的使用,包括作为企业的字号、作为域名等方式使用,因为在现代市场经济的条件下,商标不再停留在标记产品的功能上,而是进一步担当起标记商事主体的功能,如:“海尔”、“康佳”、“柯达”、“丰田”既是商标,也是商号[8]。

非权利人即使将这些商标的文字或拼音等使用在企业字号、域名上,也会使消费者联想到该商标所标识的商品或服务,从而削弱了该商标标识特定商品或服务的能力。

如:红豆服饰、大白兔糖果、熊猫电视机、霞飞化妆品、美加净化妆品、永久自行车等随意性商标、暗示性商标较无含义的商标的显著性差些,标识功能差一些,“驰名”相对难一些,即使“驰名”了,在有些情况下也很难得到保护,如:在“”域名案例中,被诉人注册并利用该域名建立网站“红豆论坛”,红豆公司作为中国驰名商标的所有人投诉被诉人对其域名的抢注。

美国仲裁接受了被诉人红豆在中国文化中代表爱情、友情的解释,于2002年7月驳回了红豆公司的诉请。

在本案中,虽然红豆是驰名商标,但其原发显著性不突出,商标本身含有其他的含义,法律对此也爱莫能助。

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