《专利法及其实施细则》

（四）请求中止侵权诉讼的具体做法：
（1）被告要想中止侵权诉讼，及时提出请求止审理侵 权诉讼的申请； （2）被告要想中止侵权诉讼，应当在答辩期内提出反诉 专利权无效； （3）向法院提交申请的同时，应当提交专利权可能会被 宣告无效的证据； （4）是否中止侵权诉讼由法院裁定，当事人对裁定结果 不可以上诉。
北京法院请示： 北京市高级人民法院于2001年11月5日向最高法院请示： 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干 规定》第8条第1款规定：“提起侵犯实用新型专利权诉讼的 原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索 报告。”根据这一规定，对于原告出具检索报告是否提起实 用新型专利侵权诉讼的条件，我们有两种意见： 第一种意见认为，该司法解释明确规定原告起诉时应当 出具检索报告，因此，出具检索报告是提起实用新型专利侵 权诉讼的条件。 第二种意见认为，出具检索报告不能作为提起实用新型 专利侵权诉讼的条件。因为，民事诉讼法第108条对起诉应符 合的条件已作了明确的规定，只要提起侵犯实用新型专利侵 权诉讼的原告的起诉符合该条所要求的条件的，人民法院即 应当立案受理。司法解释的规定是从维护原、被告的诉讼权 利、减少诉讼环节、减轻讼累出发，对当事人参加诉讼所作 的鼓励和引导，并不意味着出具检索报告是原告起诉的条件。 我院倾向于同意第二种意见。当否，请批示。
（二）专利民事案件的管辖
2、地域管辖：实行原告就被告、合同履行地原则、 侵权行为地；侵权行为地包括：
1)被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、 许诺销售、销售、进口等行为的实施地； 2)专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获 得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地； 3)外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施 地； 4)假冒他人专利的行为实施地； 5)上述侵权行为的结果发生地。
当事人的一封信：
七、反诉专利权无效与中止侵权诉讼
（一）中止诉讼的法律依据：
民事诉讼法第136条第1款第5项规定：当出现“本案必 须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”情 形时，人民法院中止诉讼。
（二）司法解释有多条涉及诉讼中止问题：
1985年2月16日最高人民法院《关于开展专利审判工作 的几个问题的通知》； 1992年12月29日最高人民法院《关于审理专利纠纷案 件若干问题的解答》； 2001年6月22日最高人民法院《关于审理专利纠纷案 件适用法律问题的若干规定》。
（五）管理专利工作的部门与法院中止的条件不同
实施细则第82条规定：在处理专利侵权纠纷过程中， 被请求人提出无效宣告请求并被专利复审委员会受理的，可 以请求管理专利工作的部门中止处理。 管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明 显不能成立的，可以不中止处理。
八、关于“请求确认不侵犯专利权”案件
（三）专利犯罪案件
1、假冒他人专利罪（专利法58条、 刑法216条）； 2、泄露国家秘密罪（专利法46条）； 3、徇私舞弊罪（专利法67条）。
二、专利案件的诉讼管辖：
（一）专利行政案件的管辖
1、诉中国专利局和专利复审委员会的，由 北京市第一中级法院管辖（法院内部由民五庭、 行政庭分工负责）； 2、诉地方管理机关的，与专利民事案件的 管辖相同。
3、权属纠纷、发明人资格纠纷、奖励报酬纠纷，应以专利 权人为被告。
四、关于正当、合理的诉讼请求
（一） 停止侵权
在专利侵权案件中，发明、实用新型、外观设计三 种专利发生侵权，均可以请求被告停止侵权。
（二）赔礼道歉
赔礼道歉只针对精神损害（人身权、名誉权）。 对于不涉及精神权利的，请求赔礼道歉（特别是公 开赔礼道歉）可能会被驳回。
（二）专利民事案件的管辖
1、级别管辖：实行特别指定管辖； 69个中级人民法院对专利纠纷案件有管辖权：
北京、上海、天津三个直辖市各有两个中级法院，重 庆市第一、第五中级法院（8个）； 27个省、自治区人民政府所在地的中级法院； 4个经济特区中级法院，包括深圳、珠海、汕头、厦门； 30个计划单列城市的中级法院，包括：大连、青岛、 烟台、温州、佛山、潍坊、苏州、葫芦岛、宁波、景德镇、 泉州、金华、南通、绵阳、东莞、江门、中山、株洲、宜春、 包头。。。。。。
（二）专利民事案件
1、专利申请权纠纷案件； 2、专利权权属纠纷案件； 3、专利权、专利申请权转让合同纠纷案件； 4、侵犯专利权纠纷案件； 5、假冒他人专利纠纷案件； 6、发明专利申请公布后、专利权授予前使用 费纠纷案件；
（二）专利民事案件
7、职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬 纠纷案件 8、诉前申请停止侵权行为、财产保全案件； 9、发明人、设计人资格纠纷案件； 10、请求确认不侵犯专利权纠纷。
六、实用新型检索报告的性质和作用
（一）起诉时是否必须提交检索报告
专利法第57条第2款规定；专利侵权纠纷“涉及实用 型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专 利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。
最高法院司法解释第8条规定：侵犯实用新型专利权 纠纷案件的原告，为证明其权利的稳定性，避免中止诉讼， 应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。
（三）赔偿损失
1、停止侵权与赔偿损失可以分案起诉。 2、对赔偿数额可以在诉讼中追加（在庭审结束 前、审计之后提出）。 3、赔偿计算方法要合法，数额要合理（只计算 实际损失）。 4、涉及专利法第63条第2款“不知道”的情况， 如果请求赔偿经济损失，可能会被驳回。
五、专利侵权诉讼的起诉日
根据新专利法第39条和第40条的规定，发 明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权 自公告之日起生效。 起诉专利侵权，应在专利权公告日之后， 而不能以收到专利证书的时间为准。 如果允许专利权人拿到专利证书即向法院 起诉，此时该专利权内容尚未公告，公众并不 得知；专利权人向法院提供的要求书不是最终 文本，或者不是授权文本，不能作为审判的依 据；被告反诉专利权无效无针对性，造成对被 告的不公平。
（一）司法批复（2001民三他字第4号）
（二）实践中的问题
（1）原告起诉后，被告（专利权人）不作答辩，可否缺 席审判？ （2）原告起诉后，被告（专利权人）做出侵权答辩后， 案件案由应当变为“专利侵权诉讼”。 （3）专利权人向管理机关请求调处、认定侵权；被请求 人不作答辩，又作为原告向法院起诉，要求确认不侵权怎 么办？（应当准许） （4）管理机关行政决定认定侵权之后，原告（专利权人） 以此为依据到法院要求赔偿，法院不以行政决定为依据， 应重新审查是否侵权。此时，被告可否起诉不侵权？（不 可以，只能提起行政诉讼） （5）专利权人在甲法院起诉被告侵权，被告在乙法院起 诉不侵权，应由先收案法院审理。 （6）专利权人发出警告是否立案的必要条件？
4、发明人资格纠纷、奖励报酬纠纷，原告只 能是个人。
（二）被告
1、专利行政诉讼的被告只能是行政主管机关。
2、专利侵权诉讼的被告
（1）专利侵权诉讼中，依侵权产品追查侵权行为，依侵权行为选定被 告。 （2）专利侵权诉讼中可以追加被告（被告实施的技术由受让而来，可 追加转让方为共同被告）。 （3）专利侵权诉讼中发现多个被告如何起诉？ 针对同一专利实施的不同侵权行为（制造、销售、使用等），可以作 为一个案件，将不同行为人作共同被告； 针对同一专利实施的相同侵权行为（均为制造或者使用），应当分案 起诉，相同的行为人不能作共同被告； 针对不同专利实施的相同侵权行为（均为制造或者销售）或者不同侵 权行为（分别制造或者销售），应当分案起诉。
(二) 与方法专利侵权举证责任倒置相 关的法律规定
1985年4月1日实施的专利法第60条第2款规定：“在 发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方 法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方 法的证明。” 1993年1月1日起施行的专利法第60条第2款修改为： “在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的 制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品 制造方法的证明。 ” 2001年7月1日施行的专利法第57条第2款规定：“专 利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样 产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利 方法的证明。 ”
九、方法专利侵权举证责任倒置问题
(一) 举证责任倒置的含义
举证责任分担的一般原则：谁主张，谁举证。 举证责任的倒置是指，原告对自己提出的事实主张或 权利主张一开始就可以不提供全部证据加以证明，而由被 告举证证明原告的主张不成立，否则即由被告承担不举证 的责任。 适用举证责任倒置的条件： 1、必须是法律或法规明确规定的特殊类型的侵权纠 纷案件，不能在实践中随意扩大举证责任倒置的适用范围。 2、需要举证证明的对象，必须是特定的责任对象， 不能超越被告人正当的责任范围。 在知识产权侵权诉讼中，目前只有涉及方法专利侵权 时，才有可能发生举证责任倒置。
最高人民法院于2001年11月13日书面答复 ：
最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题 的若干规定》第8条第1款规定：“提起侵犯实用新型专利权 诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出 的检索报告。”该司法解释是根据专利法第57条第2款的规 定作出的，主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利 权无效导致中止诉讼问题而采取的措施。因此，检索报告， 只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索 报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释 所称“应当”，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松 而使之失去意义。凡符合民事诉讼法第108条规定的起诉条 件的案件，人民法院均应当立案受理。 但对于原告坚持不出具检索报告，且被告在答辩期间 内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求，如无其他可以 不中止诉讼的情形，人民法院应当中止诉讼。
（四）检索报告的性质与作用
“实用新型专利权有效的初步证据”值得质疑。 检索报告是供法院在被告反诉专利权无效时，决定 是否中止审理本案时考虑的一个证据。 检索报告的结论与法院决定是否中止侵权诉讼有关， 但也不是绝对决定中止审理侵权诉讼的依据。
（五）检索报告制度的弊端
1、受到普遍信任（权利人、执法者、法官、公众）； 2、不受任何监督（不是行政决定）； 3、实际效力极低（检索范围有限）。
3、提出诉前临时禁令的原告为专利权人或者 利害关系人。
利害关系人包括：专利实施许可合同的被许可人、 专利财产权利的合法继承人等。 专利实施许可合同被许可人中，独占实施许可合同 的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可 合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申 请。不含普通专利实施许可合同的被许可人。
（二）检索报告的产生
国务院专利行政部门收到作出实用新型专利检索报告 的请求后，应当进行审查。 经审查，实用新型专利检索报告请求书符合规定的， 应当及时作出实用新型专利检索报告。
（三）请求作检索报告的主体
专利法实施细则第55条规定：授予实用新型专利权的 决定公告后，实用新型专利权人可以请求国务院专利行政 部门作出实用新型专利检索报告。
专利诉讼中的若干问题
程永顺
北京务实知识产权发展中心 主任
2007年11月
一、专利案件的种类
（一）专利行政案件(以被告划分)：
1、诉中国专利局（专利法55条） 不服国务院专利行政部门实施强制许可决定案件； 不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决案件； 不服国务院专利行政部门行政复议决定案件。 2、诉专利复审委员会（专利法41条、49条） 不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定案件）； 不服专利复审委员会专利权无效宣告请示决定案件； 3、诉地方专利管理机关（专利法57、58、59条；细则79条） 不服地方管理专利工作的部门行政决定案件
3、在销售地可以起诉制造行为，但必须将销售者 作为共同被告；
三、原告与被告
（一）原告
1、专利行政诉讼中的原告只能是行政决定的相 对人。第三人作原告时，必须是真名实姓（请求 宣告专利权无效可以是任何人） 。 2、侵权诉讼中的原告是专利权人或者利害关系 人。 利害关系人指独占被许可人（可单独作原 告）、排他被许可人（可共同作原告）、普通被 许可人（经特别授权，可单独或共同作原告）。
（三）法官中止侵权诉讼应当考虑的因素：
三条原则：1、合理均衡双方利益原则； 2、公平原则； 3、讲求诉讼效益原则。 审查重点：1、专利权的稳定性（无效理由是否充分）； 2、是否构成侵权（侵权抗辩理由与专利无效 理由是否一致）； 3、专利权客体的种类（发明专利稳定性强； 实用新型有无检索报告）； 4、提出无效的时间（是否故意拖延诉讼）； 5、有无补救措施。