翻烙饼？最高法院就本田诉恒胜侵害HONDA商标权案再审判决评述

翻烙饼？最高法院就本田诉恒胜侵害HONDA商标权案再审判
决评述
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黄璞琳有关商标法的文章与资料（三）（持续更新中…）
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翻烙饼？最高法院就本田诉恒胜侵害HONDA商标权案再审判决评述
黄璞琳
黄璞琳
【案件名称】再审申请人本田技研工业株式会社与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案【裁判文书】
再审判决：最高人民法院(2019)最高法民再138号《民事判决书》（2019年9月23日）（审判长林广海、审判员秦元明、审判员马秀
荣）。

二审判决：云南省高级人民法院(2017)云民终800号民事判决。

一审判决：云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院(2016)云31民初52号民事判决。

裁判文书见：判决速递 | 最高院最新司法观点：涉外定牌加工行为构成商标侵权
【裁判要点】最高人民法院再审判决认为：1.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为属于涉外定牌加工。

商标法第四十八条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源,包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。

在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。

2.本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。

本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。

而且,随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。

同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。

3.商标法规定的“容易导致混淆的”一语,指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品,有发生混淆的可能性,并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品,也并不要求混淆的事实确定发生。

本案被诉侵权行为构成商标的使用,亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性,容易让相关公众混淆。

4.通过司法解决纠纷,在法律适用上,要维护法律制度的统一性,不能把某种贸易方式(如本案争议的涉外定牌加工方式)简单地固化为不侵犯商标权的除外情形,否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则。

5.恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉涉外定牌加工行为构成侵害本田株式会社注册商标专用权,依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

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【璞评】
从2012年無印良品案，到2015年PRETUL案、2017年“东风”
柴油机案，再到今年“HONDAKIT”摩托车散件案，最高人民法院有关涉外定牌加工中标志贴附行为是否构成中国境内商标使用行为的裁判观点，由“不构成”至“构成”，完完整整地翻了次烙饼！相关行业经营者的法律预期，得重新规整了。

BUT，BUT，最高人民法院或者全国人大常委会下次会不会再翻一次烙饼呢？！
定牌加工产品是由定牌委托方以自己的名义向消费者、用户提供，定牌加工方仅是向定牌委托方提供该产品。

定牌加工方并不直接向消费者、用户承担产品生产者销售者责任（包括产品质量等责任），而是由定牌委托方直接向消费者、用户承担产品生产者销售者责任。

定牌加工方的商标标志贴附行为，与其产品制造中的其他行为一样，都是应定牌委托方要求实施的。

定牌加工产品上贴附的相关商标标志，所指示的商品来源是体现定牌委托方的意图。

定牌加工方的标志贴附行为，是定牌委托方商标使用行为的帮助行为。

我国《商标法》第五十七条第一项和第二项所指的“在商品上使用商标”行为，与该条第六项的“帮助”行为是有区别的。

定牌加工行为，不应当认定为《商标法》第五十七条第一项和第二项所指的“在商品上使用商标”行为。

基于电子商务导致涉外定牌加工产品出口至境外市场后，回流国内市场的可能性，以及中国消费者出国旅游和消费接触到出口至境外市场的涉外定牌加工产品的可能性，就认定涉外定牌加工中的标志贴附及出口行为在中国境内市场起到识别商品来源的作用？此裁判思路，还是值得进一步论证：1.跨境电子商务导致境外产品进入中国市场时，相关产品上贴附的商标标志在中国境内市场起到识别商品来源功能的，是跨境电子商务中“进口”行为导致，与该境外产品是否在中国境内生产并无商标法上的关系，不能据此得出在中国境内的涉外定牌加工行为构成在中国境内商标使用行为之结论。

2. 中国消费者出国旅游和消费接触到品牌商品，包括中国境内生产出口至境外市场的涉外定牌加工产品及其他中国出口商品，也包括中国境外生产的商品。

此情形下，中国消费者在境外市场接触到品牌商品时，相关商品上商标所具备的商品来源识别功能，是指向该境外市场上的商品来源识别功能，而非指向中国境内市场，同样不能据此得出在中国境内的涉外定牌加
工行为构成在中国境内商标使用行为之结论。

另外，从对外贸易政策角度来看，将涉外定牌加工行为认定为在中国境内的商标使用行为，对我国的对外加工贸易发展，以及我国品牌创新与产业发展，是利大于弊，还是弊大于利？将涉外定牌加工行为排除在中国境内的商标使用行为之外，就一定会损害我国品牌创新与产业发展吗？个人觉得，最高法院有关“HONDAKIT”摩托车散件案的裁判思路，并不一定整体上有利于我国现阶段的对外贸易发展与相关产业发展。