商标法中的功能性原则
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商标注册和保护中最重要的原则是商标显著性原则,商标显著性理论也是商标法律制度的核心理论。各国商标立法都从不同角度对显著性理论作了规定,而商标功能性问题却还处于逐渐被人们分析和认识阶段。从目前各国的立法规定来看,大多数西方发达国家的商标法只对立体商标的功能性问题作了明确规定,如《英国商标法》在第3条第2款规定,如果标记完全是由下列要素构成的,则它不能注册为商标:(a)商品.自身的质产生的形状;(b)商品要达到的技术效果所必需的形状;(C)给商品带来实质性价值的形状。《德国商标法》也在第3条第2款作出了几乎相同的规定。《日本商标法》在第4条第1款第18项规定,为确保商品或者商品包装发挥的功能所必需的立体形状构成的商标不能获得注册。我国《商标法》在第12条规定,以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。只有美国商标法没有将功能性标识的规定限定于立体标志。美国专利和商标局以及美国法院一直认为,功能性标识不能作为商标获得注册和保护,但该原则的立法化却在1998年美国国会修改《兰哈姆法》时才实现。当时,国会在《兰哈姆法》中增加了一项15 u.S.C,§1052(e)(5),规定“任何由总体上具有功能性的东西构成的商标”不能注册在主登记簿上。该项规定不但没有具体限定功能性分析所适用的商标构成要素,还通过“任何”一词将功能性规定的范围无限扩大,这把包括立体标志在内的一切标识都囊括进来。
从普遍意义上说,各国立法对立体商标功能性认识不足,对立体标志以外标识的商标功能性根本上就缺乏认识。法律对于生活有一个逐渐发现的过程,商标功能性集中体现在由三维标志构成的立体商标中,可法律允许将立体标志作为商标保护出现于商标制度的突破性发展之后。世界上最早在商标法中明确规定保护立体商标的是1857年的法国。但法律有明确规定并不意味着立体商标在实践生活中会立即遍地开花。以美国为例,1946年《兰哈姆法》就规定了保护立体商标,但在该法颁布后的很长时间里,商品包装一直不能作为商标注册。美国专利商标局在1958年的“海格”案中终于表明商品包装可以注册为商标。在该案中,威士忌酒的“箍缩瓶”被认定为可以指示商品的来源而获得了注册。从上文梳理的各国规定来看,大多数国家对立体标志外的商标功能性没有规定。
本文主要介绍美国商标法律制度对于商标功能性的认识,结合其他西方发达国家以及我国商标法律制度规定,厘清商标功能性的基本原理,希望此分析能对我国今后商标立法中商标功能性的规定有所启示。
这里,笔者需要明确的是,除了商标具有功能性以外,商品包装、商业外观等也具有功能性,这些标识的功能性问题也应该属于功能性探讨的范围。但是,在美国,《兰哈姆法》本来就把商业外观作为商标的一种特殊形式进行保护,同时,商标权可以通过使用获得,未注册为商标的商品包装、商业外观既可以要求商标保护,也可以提出反不正当竞争主张,在反不正当竞争纠纷中同样要判断功能性问题。商标以外的商业标识功能性的判断和商标的功能性判断没有什么原则上的区别,因此,虽然本文以“商标的功能性”为题,但本文所说商标功能性原则的适用范围比其文义所包含的内容要),确切地说应该是“商业标识的功能性”。
一、商标功能性的概念和分类
什么是商标的功能性?我们很难从一个统合的角度给它一个概括的定义,因为美国法区分了实用功能性(UTILITARIAN FUNCTIONALITY)和美学功能性(AESTHETIC FUNCTIONALITY),抽离两者内部规定性的共同特征来整合出一个共通的定义会太抽象而使人们不得其意。因此,我们从两条线索探讨商标功能性问题。
美国法中最早发现的商标功能性是实用功能性,该发现体现了法律逻辑演变中的内在悖论,因为不允许功能性商标获得注册或保护恰恰是从实用特征获得商标地位开始的。100多年前,美国法院曾明确指出,颜色不能作为商标使用;商标必须是商品之外、能从商品分离的东西。桶、盒子或者包装的尺寸以及形状也难为商标。但是,这并不能阻碍人们在现实生活中把产品设计或包装当作识别商品来源的标记。尽管司法判例不认可,消费者仍然将形状、包装等商品外观作为商标看待。如此一来,若不保护这些标记,任由其他竞争者使用相同或类似标志则显然有违公平。于是,法院迫于现实压力发展了假冒诉讼,以此保护具有实用意义的商标。但是,事有一利必带一弊,对实用特征提供了商标保护后,如果过度保护实用特征,则会妨碍自由竞争,同时也和专利法规定相冲突,因为根据专利政策,对实用设计只提供有限期间的保护。于是,1904年,第二巡回法院在马弗尔诉珀尔(MARVEL CO.V.PEARL)一案中提出,产品实际运转所必需的那些特征或者用于提高产品效能的特征不能被保护。这是对商标实用功能性的最早概括。此后,法院逐渐通过不同的标准发展、校正了商标实用功能性。1995年,最高法院在夸里提克斯(QUALITEX CO.V.JACOBSON PRODUCTS)一案中对实用功能性所做的定义具有划时代的意义,该案认为,如果商品特征为商品使用或性能所必需,或者影响商品的成本或质量,而独占使用该特征会给其他竞争者带来非由商业信誉本身产生的严重不利,则该特征就是功能性的。例如,由于蓝色、蓝红色影响药品的使用就具有功能性,因为很多高龄的患者都把颜色和疗效联系在一起,一些患者将药物混合在一个容器中,通过颜色对它们进行区分。在紧急情况下,颜色可以在一定程度上
帮助区分药品,在某种药品以及它们的同类药品上使用相同的颜色可以防止分发药品的人发生混淆。饮料瓶使用的黑色由于影响商品的效能而具有功能性,因为黑色可以完全避光,由此来保持瓶子里的东西新鲜;同时黑色使消费者肉眼看不见瓶子里饮料的果汁和果肉之间的分离,而消费者一旦看到这种分离状态会大倒胃口,就不再想购买饮料了。白色影响药品的成本具有功能性,因为药片的自然颜色就是白色,如果允许对白色进行独占,则其他竞争者就必须额外增加成本将药片涂抹成别的颜色。
美国法对于美学功能性的认识略晚于对实用功能性的认识,但也有将近100年的历史了。1913年美国法院就认识到了美学功能的存在,第三巡回法院在约翰· 赖斯诉雷德利克(JOHN H.RICE&CO.V.REDLICH MFG.CO.)一案中指出,美学特征同样会带来竞争优势,该案涉及的是一个像台式电话机的小瓶子,它把平时人们经常使用的物品微缩化,给人一种幽默、诙谐的感觉,因此颇受消费者喜爱,对孩子们尤其如此。其后,人们在一些模仿动物或者卡车的玩具上都发现了这种美学功能的存在。关于美学功能的明确规定则最早见于1938年美国侵权法重述(第二次),“如果消费者购买商品很大程度上是因为商品所具有的美学功能,那么,这些美学特征就具有功能性,因为它们促成了美学价值的产生,有助于实现商品所要达到的目标。”美国第九巡回法院于1952年就帕列罗诉华莱士瓷器公司(PAGLIERO V.WALLACE CHINA CO.)一案作出判决时首次适用了美学功能原则。该案中,被告模仿了原告的四个花样设计生产了宾馆用餐具。第九巡回法院运用“重要因素(IMPORTANT INGREDIENT)”标准判断美学功能的存在,提出下述观点:如果特的特征是商品获得商业成功的重要因素,为了维护自由竞争之利益,若该特征没有申请专利、不受著作权保护,则允许其他人对其进行模仿。法院发现,花样设计具有功能性,因为花样设计的吸引力和视觉愉悦是最重要的卖点。在迪尔诉农地公司(DEERE&CO.V.FARMLAND,INC.)一案中,第八巡回法院也认为,绿色具有功能性。该案中,原告是美国最大的农业机械生产商,它在一种挂在农用拖拉机上的装货机械上使用了一种绿色——JOHN DEERE GREEN,该机械的主要功能是铲挖和搬运肥料、积雪。被告也在同类装货机械上使用相似的绿色,原告要求被告停止在该类机械上使用类似的绿色。法院认为,因为农用拖拉机的颜色是绿色的,而很多时候农民会把装货机械挂在拖拉机上,他们非常希望装货机械的颜色和拖拉机的颜色一致,这样该颜色就具有美学功能,绿色不能为原告独占,其他竞争者仍然可以使用绿颜色作为商标。在前文提到的QUALITEX一案中,最高法院也通过引用美国反不正当竞争法重述(第三次)的规定,明确认可了美学功能的存在,指出美学价值存在于一种替代设计无法产生的实质利益。
那么,究竟哪些商品特征可能具有功能性呢?前文我们已经提到了主要是产品的外形,除此之外,还有产品的包装、商业外观和颜色。饶有兴味的是,在美国商标法发展历史中,曾经有一个阶段,法院认为,任何不能作为商标使用的标记都是功能性的,词语、名字也可以,如DAMN I’M GOOD就具有功能性。有学者批判说,从商标角度分析,词语分为三类:一为可以在任何情况下都能识别商品来源的词语;一为功能性词语;还有处于二者之间的不具有显著性但通过使用能够获得显著性的描述性词语。笔者认为,该学者的评论有待商榷。词语本身很难具有功能性,如果它直接表示了商品的功能,那它也只是通过使用可以获得显著性的描述性词汇,这和词汇本身具有功能性是不同的。因此,笔者认为,除了立体商标、商业外观、商品包装和颜色外,其他标识很难具有功能性,因此,它们的客观构成本身限制了其表现力,决定了它们和商标功能性无缘。
三、商标功能性的判断标准
怎样判断商标具有功能性,美国司法实践给出了不同的答案,综合起来主要有实用标准、竞争必需标准和二分标准三种观点。
(一)实用标准
根据该标准,所有具有实用意义的商品特征都具有功能性,均不能作为商标使用。美国很多早期案例都将功能性等同于实用性。1938年,《美国侵权法重述(第二次)》规定了“无免责特权的模仿”,其中一个构成要件为:模仿或者复制的特征不具有功能性,或者如果具有功能性、模仿者没有采取合理措施通知潜在的购买者他销售的商品不是他人的商品。而究竟什么是功能性的,侵权法重述认为,如果商品特征影响了商品的用途(pURPOSE)、作用(ACTION)或者性能(pERFORMANCE),或者是加工制造、处理、使用中的便宜、经济,它就是功能性的,否则就不具有功能性。侵权法重述(第二次)采用的是实用标准,因为很多商品特征都会影响商品的用途、作用或性能,但这不一定对竞争带来实质影响。此后,很多法院都根据侵权法重述(第二次)的规定,认为功能性就是实用性或者有用性的同义词,因此,只要被复制的特征有助于商品的性能或者生产制造,法院就会拒绝给权利主张人以救济。后来,在美国商标法发展历史上很有影响的经典判决——英伍德实验室诉艾夫斯实验室(INWOOD LABORATORIES,INC.V.IVES LABORATORIES)对实用功能作出了详细的定义,认为如果商品特征为商品的使用或性能所必需(ESSENTIAL TO THE HSE OR PUR-POSE),或者影响它的成本或质量,则不能用该商品特征作为商标。该定义第一部分关于“商品使用或性能所必需”的规定采用的是竞争必需标准,遗憾的是,关于功能性的第二部分规定——影响商品的成本或质量,则是倒退到了侵权法重述(第二次)的实用标准,因为很多实用特征都会影响商品的成本或质量,但是如果影响的程度不大,不会带来竞争上的不利,则不构成竞争必需标准下的功能性。第二部分的规定决定了英伍德案总体上倒退到了侵权法重述