PCT法规与中国专利法规关于申请文件的修改之比较

PCT法规与中国专利法规关于申请文件的修改之比较
PCT法规与中国专利法规关于申请文件的修改之比较
光电技术发明审查部光学处朱宇澄
摘要：本文从修改时机、修改的形式、修改超范围的判断原则、允许的修改、不允许的修改、依职权修改六个方面对中国专利法规与PCT法规进行了比较，得出了二者相同之处和不同之处。

关键词：修改，时机，方式，超范围，中国专利法，PCT
一、引言
在依照中国专利法规对中国国家申请的审查中，以及在依照PCT 法规对PCT国际申请进行国际检索和初步审查的过程中，如何判断申请人对申请文件的修改是否能够接受是审查员需要面对的问题，本文从修改的时机、修改的形式、修改超范围的判断原则、允许的修改、不允许的修改、依职权修改六个方面对中国专利法规与PCT法规进行了比较，得出了二者相同之处和不同之处。

二、修改的时机
1．中国国家申请的修改时机
CPL细则第51条第1款规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

CPL细则第51条第3款规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。

2．PCT国际申请在国际阶段的修改时机
PCT第19条规定，申请人在收到国际检索报告后，有权享有一次机会，在规定期限内对国际申请的权利要求书向国际局提出修改。

PCT细则第46.1条对PCT第19条中所述的“规定期限”做了具体规定：自国际检索单位将国际检索报告向国际局和申请人送交之日起两个月，或者自优先权日起16个月，以后到期者为准，但国际局在适用的期限届满后收到按照条约第19条规定所作的修改的，如果该修
改在国际公布的技术准备工作完成之前到达国际局，应认为国际局已在上述期限的最后一日收到该修改。

PCT第34条规定，在国际初步审查报告做出之前，申请人有权依规定的方式，并在规定的期限内修改权利要求书、说明书和附图。

PCT细则第66条对PCT第34条中的“规定期限”做了具体规定（参见66.1(b)、66.4之二）：申请人可以在提交国际初步审查要求书时或者在国际初步审查报告做出之前提出修改。

需要注意的是，PCT细则第66.4条规定，如果国际初步审查单位愿意发出一份或多份追加书面意见，应申请人请求，国际初步审查单位可以给予一次或多次提出修改或答辩的追加机会。

PCT第28条规定，申请人应有机会在规定的期限内向每个指定局提出对权利要求、说明书和附图的修改。

PCT细则第52条对PCT第28条中所述的“规定期限”做了具体规定：在申请人向每个指定局提供国际申请的副本及其译本各一份并缴纳国家费用之日起1个月内；在优先权日起30个月届满时，国际申请连同国际检索报告或者国际检索单位做出的不作检索的宣布向指定局的送达仍未进行的，在优先权日起30个月届满之日起不超过4个月的期限内；只要本国法允许，在其后的任何时间内。

具体而言，当中国作为指定局时，在国际申请进入国家阶段时，申请人明确要求以按照专利合作条约第28条作出的修改为审查基础的，可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件。

PCT第41条规定，申请人应有机会在规定的期限内向每个选定局提出对权利要求、说明书和附图的修改。

PCT细则第78条对PCT第41条中所述的“规定期限”做了具体规定：在申请人向每个选定局提供国际申请的副本及其译本各一份并缴纳国家费用之日起1个月内；在优先权日起30个月届满时，国际初步审查报告连同规定的附件的送达仍未进行的，在优先权日起30个月届满之日起不超过4个月的期限内。

具体而言，当中国作为选定局时，在国际申请进入国家阶段时，申请人明确要求以按照专利合作条约第41条作出的修改为审查基础的，可以在提交原始申请译文的同时提交修改文件。

3．二者比较
PCT国际申请在国际阶段的修改机会更多，修改期限也相对较长，除根据PCT第19条规定所作的修改只允许修改权利要求外，其余修改均可对权利要求、说明书和附图进行修改，并且根据PCT34条的修改在规定期限内有多次修改机会；中国国家申请的修改机会相对较少，修改期限也比较短，但是，中国国家申请的修改可以针对全部申请文件进行，并且在规定期限内具有多次修改机会。

三、修改的形式
1．中国国家申请的修改方式
CPL细则第52条规定，说明书或者权利要求书的修改部分，应当按照规定格式提交替换页。

替换页的提交有两种方式：
(i) 提交重新打印的替换页和修改对照表。

这种方式适用于修改内容较多的说明书、权利要求书以及所有修改的附图。

申请人在提交替换页的同时，要提交一份修改前后的对照明细表。

(ii) 提交重新打印的替换页和在原文复件上作出修改的对照页。

这种方式适用于修改内容较少的说明书和权利要求书。

申请人在提交重新打印的替换页的同时提交直接在原文复制件上修改的对照页，使审查员更容易察觉修改的内容。

申请人提交的替换页应当一式两份。

2．PCT国际申请在国际阶段的修改方式
（1）修改的形式
PCT细则第46.5条规定，对于因按条约19条规定作了一项或者几项修改，以致与原来提交的权利要求书不同的每一页，申请人均应提交替换页。

附送替换页的信件应说明替换页与被替换页之间的不同之处。

如果修改导致了一整页被取消，该修改也应当在信件中说明。

除根据PCT第19条规定所作的修改外，在国际初步审查阶段所作的修改（根据条约第34条、第28条、第41条的修改）均应符合PCT 细则第66.8条的规定，除修改是删去某些段落或者是做小的改动或者增加的情况外，对于国际申请中由于修改而导致与原提出页不同的每一页，申请人均应提交替换页。

附送替换页的书信中应说被明替换页与替换页之间的差别，并且最好解释修改原因。

在修改是删去某些段
落或者是做小的改动或者增加的情况下,申请人可以提交国际申请含有改动或增加的有关页的复印件,条件是该页的清晰度和直接复制性没有受到不利影响。

如果修改结果导致整页删除,该项修改应以书信提出,而该书信最好对修改的原因也予以解
释。

此外，PCT国际检索和初步审查指南20.08还规定，当根据上述要求替换页时，申请人必须递交打印形式的替换页。

但是，也允许根据审查员的意见递交包含手写修改的替换页。

在申请人所作更正或修改较小的情况下（例如，不超过6个字），国际初步审查单位可以接收在打印原稿上插入更正或修改的有关页的复印件，条件是这种插入不存在删减、变更或盖写，并且该页的可靠性不存在问题，以及满足对于清晰度和良好复制性的要求。

当不符合这些原则时，国际初步审查单位则应当通知申请人重新递交正确形式的替换页。

（2）修改使用的语言
PCT细则第66.9条规定，如果国际申请在提出时使用的语言与公布时使用的语言不同,任何修改以及所述的书信均应以公布时所使用语言提出，除非国际初步审查是在国际申请译文的基础上进行的，此时，任何修改以及所述的任何书信应以该译文的语言提出。

需要特别指出的是，PCT国际申请在不同时期提出的修改其提交对象也有所不同，具体而言，根据条约第19条规定所作的修改应直接向国际局提出，根据条约第34条规定所作的修改应向国际初步审查单位提出，根据条约第28条规定所作的修改应向指定局提出，根据条约第41条规定所作的修改应向选定局提出。

3．二者比较
中国国家申请与PCT国际申请在国际阶段的修改都要求提交替换页并明确示出修改后的文件与原申请文件的差别；PCT国际申请国际阶段的修改在更正或修改较小的情况下，还允许递交包含手写修改（增加不超过六个字）的替换页，对于中国国家申请，则不接受提交包含手写修改的替换页；中国国家申请的修改均应以中文提交，而当中国作为国际初步审查单位时，只接受以中文和英文提交的修改；此
外，中国国家申请的修改的提交对象都是中国专利局，而PCT国际申请的修改根据其所处时期向不同的对象递交。

四、修改超范围的判断原则
1．中国专利法规
CPL第33条规定，专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

其含义在中国专利审查指南第二部分第八章5.2.1中有进一步解释，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

2．PCT法规
PCT第19条、第34条、第28条和第41条均规定，修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。

PCT国际检索和初步审查指南20.12指出，如果整个改变申请的内容（不管是通过增加、改变或者是通过删除的方式）导致本领域普通技术人员面对这一信息时，甚至在考虑到对于本领域普通技术人员来说在已经明确提及的内容中所隐含的内容时，这样的信息也属于原始提交申请中没有表达或者没有暗示出的内容，此时这一修改应当视为引入了超出原始提交申请内容的主题，因此是不可以接受的。

术语“暗示”是指所缺少的描述内容需要公开并且本领域普通技术人员应当认识到。

暗示不可以立足于可能性或者或然性，仅仅存在“某一事情可能源于给定的一组环境”的事实是不充分的。

3．二者比较
中国专利法规和PCT专利法规从不同的角度对修改超范围的判断原则进行描述。

中国专利法规描述了其可以接受的内容，即原始说明书和权利要求书中文字记载的内容，以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，其中，虽然没有明确提到“本领域技术人员”，但根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容的必然是由本领域技术人员来判断的。

PCT法规拒绝原始提交的申请中没有表达或没有暗示出的内容，同时，指出“暗示”是本领
域技术人员应当认识到的，并且不可以立足于可能性或或然性。

换言之，所谓“暗示出的内容”是本领域技术人员从原始提交的申请文件中可以认识到的必然的内容，由此可知，PCT法规接受原始提交的申请中表达的内容以及虽然没有表达但本领域技术人员可以从原始提交的申请文件中认识到的必然的内容。

由此可见，中国专利法规和PCT 法规对于修改超范围的判断原则实质上是一致的。

五、允许的修改
1．中国专利法规
仅就修改内容而言，对于中国国家申请来说，允许的修改就是符合CPL第33条的修改，中国专利审查指南第二部分第八章5.2.2详细给出了几种CPL允许的修改。

对于权利要求而言，只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中，就可以变更独立权利要求的主题类型、名称以及技术特征；增加独立权利要求的技术特征；删除一项或多项权利要求；修改从属权利要求的引用关系或限定部分。

对于说明书而言，只要经修改后的说明书中记载的内容不超出原说明书和权利要求书记载的范围，就允许对说明书及其摘要进行修改,以克服说明书中本身存在的不符合CPL及CPL细则规定的缺陷，或者根据修改后的权利要求书对说明书作出的适应性修改。

2．PCT法规
仅就修改内容而言，对于PCT国际申请在国际阶段的修改来说，允许的修改就是没有超出国际申请提出时对发明公开范围的修改，即对权利要求书、说明书、附图的修改未导入超出原始提交申请内容的主题，PCT法规允许的修改包括：
（1）引入新的主题，但申请人可以提出有力的证据证明，在所要求保护的发明的上下文中，所引入的新的主题对于所属领域技术人员是公知的，并且是本领域技术人员必然的选择；
（2）当在原始申请中清楚地公开了一个技术特征，但没有提到或者没有完全提到其效果，而所属领域技术人员从原始申请中可以毫无困难地推出该效果；
（3）申请人随后插入或者修改了发明所要解决的技术问题，当所强调的效果是所属领域技术人员能毫无困难地从原始提交的申请中推出的效果；
（4）当在原始提交申请的权利要求中公开了某一主题而在说明书中任何地方均没有提到该主题时，允许对说明书进行修改以便使其包括权利要求中公开的这一主题。

3．二者比较
中国专利审查指南指出了几种允许修改的具体情形；PCT国际检索和初步审查指南中没有指出允许修改的具体情形，强调本领域技术人员的作用，对几种可以接受的引入了未超出原始提交的申请内容的主题的情形进行了概括。

PCT法规接受中国专利审查指南中指出的允许修改的具体情形；中国专利法规也接受PCT国际检索和初步审查指南概括的引入了未超出原始提交的申请内容的主题的情形。

中国专利法规和PCT法规所允许的修改实质上是一致的。

六、不允许的修改
1．中国专利法规：
仅就修改内容而言，对于中国国家申请来说，不允许的修改包括两种：不符合CPL第33条的修改；以及因不利于节约审查程序而不允许的修改。

具体如下：
对于不符合CPL第33条的修改，中国专利审查指南第二部分第八章5.2.3列出了CPL不允许修改的几种情况。

具体而言，不允许将不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息，例如，测量附图得出的尺寸参数技术特征、原申请文件中未提及的附加组分、有益效果、实验数据、实施方式、除背景技术的附图之外的附图等增加到权利要求或说明书中，不允许改变或删除权利要求书或说明书中的技术特征或技术特征之间的关联而出现无法从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，不允许删除独立权利要求中的必要技术特征，同时，不允许“放弃”原权利要求书和说明书中没有记载的某特征的原数值范围内的其他中间数值，除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可
能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性。

对于因不利于节约审查程序而不允许的修改，即使该修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被接受，指南中列出以下四种情形：删除或改变独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围；将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；增加新的独立权利要求，其限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

2．PCT法规
对说明书、附图和权利要求书作出超出国际申请提出时对发明公开的范围的修改，均是不允许的，即不允许导入超出原始提交申请内容的主题的修改，PCT法规不允许的修改包括：
（1）通过明确提及某一内容，这一内容是之前根本没有提到过的；
（2）改变或者删除，以及增加其他的文本，而导致本领域普通技术人员面对这一信息时，甚至在考虑到对于本领域普通技术人员来说在已经明确提及的内容中所隐含的内容时，这样的信息也属于原始提交申请中没有表达或者没有暗示出的内容；
（3）修改引入其他的实施例时，例如在化学领域中，总是应当非常仔细地考虑，因为表面上看，为了阐明所要求保护发明的任何增加的实施例均可能超出原始提交国际申请的公开范围；
（4）对于否定性限定、放弃或者排除是否产生新主题，国际初步审查单位可以采取两种处理方法。

第一种：如果被排除的主题在原始提交的申请中得不到支持，新权利要求中加入的或者通过修改加入的否定性限定将产生新的主题。

第二种：当加入限定或者放弃是为了克服参考文献偶然的预测，或者是为了除新颖性以外的原因，如缺少工业实用性或者公开不充分而排除权利要求的一部分时，否定性限定或者放弃不以原始提交的申请为基础是允许的。

3．二者比较
中国专利审查指南中不允许修改的情形包括超出原始申请记载的范围的修改以及因不利于节约审查程序的修改两种；而PCT国际检索
和初步审查指南中不允许修改的情形仅包括超出国际申请提出时对发明公开的范围的修改一种。

其中，对于超出原始申请的修改均不允许；而且CPL和PCT关于判断修改是否超出原始申请的标准实质上一致。

主要区别在于对于否定性限定、放弃或者排除是否产生新主题的处理方法上有所不同，具体地，PCT国际检索和初步审查指南给出了两种可以采用的处理方式，而根据中国专利法规的处理方法与PCT国际检索和初步审查指南给出的第二种处理方式相同，作为国际初步审查单位，我国采用PCT国际检索和初步审查指南中给出的第二种处理方式。

此外，中国专利法规对于即使没有超出原权利要求书和说明书记载的范围，但不利于节约审查程序的修改不予接收。

而PCT法规并不拒绝不利于节约审查程序的修改，除非这种修改超出国际申请提出时对发明公开的范围。

七、依职权修改
1．中国专利法
CPL细则第51.4规定，国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。

中国专利审查指南第二部分第八章5.2.4.2指出，对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误，审查员可以依职权予以修改，并通知申请人。

具体包括以下几个方面：a.说明书方面：修改明显不适当的发明名称和/或发明所属技术领域；改正错别字、错误的符号、标记等；修改明显不规范的用语；增补说明书各部分所遗漏的标题；删除附图中不必要的文字说明等；b.权利要求书方面：改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号，但是，可能引起保护范围变化的修改，不属于依职权修改的范围；
c.摘要方面：修改摘要中不适当的内容及明显的错误。

2．PCT法规
专利合作条约实施细则第38.2条规定，如果国际申请没有包含摘要，并且国际检索单位没有接到受理局关于已经要求申请人补交摘要的通知,或者如果该国际检索单位认为摘要与本细则8的规定不符,该国际检索单位应自行制定摘要。

制定该摘要所用的语言应与该国际申请
公布时所用的语言或者与国际检索单位进行检索的国际申请的译本的语言一致。

专利合作条约实施细则第37.2条规定，如果国际申请没有包含发明名称,并且国际检索单位没有接到受理局关于已经要求申请人补交发明名称的通知,或者如果该国际检索单位认为发明名称与本细则4.3的规定不符,该国际检索单位应自行制定一个发明名称。

制定该名称所用的语言应与该国际申请公布时所用的语言一致,或者与国际检索单位进行检索的国际申请的译本的语言一致。

PCT国际检索和初步审查指南第22.26条指出，国际初步审查单位可以依职权修改要求书中存在的许多错误。

3．二者比较
中国专利法规适用于中国国家申请和进入中国的PCT国际申请，其审查的主要目的在于对所要求保护的具有授权前景的发明进行规范，最终授予专利权。

PCT法规适用于PCT国际申请在国际阶段的审查，审查的主要目的在于确定所要求保护的发明是否具有三性并提出初步的无约束力的意见，而不在于规范所要求保护的发明。

因此，中国专利法规允许审查员依职权修改说明书、权利要求书及摘要中存在的个别明显错误，并具体给出了审查员可以依职权对说明书、权利要求及摘要进行修改的具体情形。

PCT法规中没有规定审查员可以依职权修改说明书、权利要求书中存在明显不正确的内容，仅允许审查员重新确定发明名称和说明书摘要。

十、结束语
以上是笔者对中国专利法规和PCT法规关于申请文件的修改进行的比较分析，有不妥之处，请大家指正。

参考文献：
[1]《中华人民共和国专利法》，知识产权出版社，2002年2月第1版
[2]《中华人民共和国专利法实施细则》，知识产权出版社，2002年2月第1版
[3]《审查指南》，知识产权出版社，2006年6月修订版
[4]《专利合作条约（PCT）及专利合作条约实施细则》，世界知识产权组织，2006年版
[5]《PCT法律文件汇编（2004）》，知识产权出版社，2005年1月第1版
[6]《专利合作条约（PCT）审查指南》（英文版）。

（文章点评：文章对于PCT法规与中国专利法规关于“申请文件的修改”进行了细致、深入的比较研究，且提出了建议和意见，为进一步的研究提供了参考意义。

审核人：谢岗）。