美国某公司、岳阳某公司等侵害发明专利权纠纷案

美国某公司、岳阳某公司等侵害发明专利权纠纷案文章属性
•【案由】侵害发明专利权纠纷
•【案号】（2021）最高法知民终2480号
•【审理法院】最高人民法院
•【审理程序】二审
•【裁判时间】2023.12.14
正文
美国某公司、岳阳某公司等侵害发明专利权纠纷案
中华人民共和国最高人民法院
民事判决书
（2021）最高法知民终2480号上诉人（一审原告）：美国某公司。

住所地：美利坚合众国特拉华州肯特县多佛市。

代表人：詹某，该公司知识产权副总裁。

委托诉讼代理人：苗征，北京市永新智财律师事务所律师。

委托诉讼代理人：寇飞，北京市永新智财律师事务所律师。

上诉人（一审被告）：岳阳某生物科技公司。

住所地：中华人民共和国湖南省岳阳市云溪区。

法定代表人：李某，该公司董事长。

委托诉讼代理人：尹雪明，上海市锦天城律师事务所律师。

委托诉讼代理人：尹涛，上海市锦天城律师事务所律师。

上诉人（一审被告）：宜昌某药业公司。

住所地：中华人民共和国湖北省宜昌
市宜都市。

法定代表人：朱某，该公司总经理。

委托诉讼代理人：王峒栋，北京市道可特律师事务所律师。

委托诉讼代理人：胡天宇，北京市道可特律师事务所律师。

上诉人美国某公司、岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司因侵害发明专利权纠纷一案，均不服中华人民共和国上海知识产权法院（以下简称一审法院）于2021年5月31日作出的（2017）沪73民初712号民事判决，向本院提起上诉。

本院于2021年12月13日立案后，依法组成合议庭，并于2023年11月19日公开开庭审理本案。

上诉人美国某公司的委托诉讼代理人苗征、寇飞，岳阳某生物科技公司的委托诉讼代理人尹雪明、尹涛，宜昌某药业公司的委托诉讼代理人王峒栋、胡天宇到庭参加诉讼。

本案现已审理终结。

美国某美国某公司于2017年10月25日向一审法院提起诉讼，请求：1.判令岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司立即停止侵害专利号为200480036105.7、名称为“内切葡聚糖酶STCE和含有内切葡聚糖酶的纤维素酶配制品”的发明专利权（以下简称涉案专利权）的行为，即岳阳某生物科技公司立即停止许诺销售、销售侵权产品，宜昌某药业公司立即停止制造、使用、许诺销售、销售侵权产品；2.判令岳阳某生物科技公司立即销毁未出售的侵权产品，宜昌某药业公司立即销毁制造侵权产品的专用设备以及未出售的侵权产品；3.判令岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司共同赔偿美国某公司经济损失1000000元；4.判令岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司共同赔偿美国某公司为制止侵权行为支出的合理开支50000元。

一审审理中，美国某公司明确其在本案中主张的涉案专利权的保护范围为权利要求1、11，被诉侵权产品的型号为GC-66、GC-99、GC-863、GC-16、LS-68、LS-98、LS-868、LE-14、SE-8、N-11；变更诉讼请求3为判令岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司共同赔偿美国某公司经济损失18500000元，变更诉讼请求4为判
令岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司共同赔偿美国某公司为制止侵权行为支出的合理费用1500000元。

事实和理由为：日本某株式会社系涉案专利的专利权人，涉案专利至今合法有效。

美国某公司经日本某株式会社许可取得涉案专利的排他许可和授权。

根据许可协议的约定，在日本某株式会社知晓侵权行为但不采取行动的情况下，美国某公司有权采取任何法律措施以制止侵权行为，维护自身的合法权益。

2017年4月，美国某公司发现岳阳某生物科技公司在上海世博展览馆举办的第十七届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会上展出了GC-66、GC-99型号的纤维素酶产品样品，并在展板上展示了GC-66型号的产品、在产品手册中展示了GC-66、GC-99型号的产品。

岳阳某生物科技公司展出的上述产品由宜昌某药业公司生产。

2017年5月，美国某公司委托代理人前往宜昌某药业公司的工厂，购买了该公司生产的型号为GC-66、GC-99的纤维素酶产品；2019年7月和2021年1月，美国某公司先后两次经公证从岳阳某生物科技公司处购买了型号为LS-68、LS-98的纤维素酶产品。

经检测，上述四款型号的产品均落入涉案专利权利要求1、11的保护范围。

未经专利权人许可，岳阳某生物科技公司许诺销售、销售侵权产品的行为，宜昌某药业公司生产、使用、许诺销售、销售侵权产品的行为，侵害了美国某公司享有的合法权益，应当承担停止侵害、赔偿损失等法律责任。

同时，岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司于2017年11月已知涉诉，仍然持续实施侵权行为，在法院委托的鉴定机构出具的《司法鉴定意见书》确认被诉侵权产品的技术方案落入涉案专利权保护范围后，明知其行为构成侵权而未停止侵权行为，由此可以认定岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司系故意侵害涉案专利权，追求、放任损害结果发生，主观恶意明显；且岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司侵权获利巨大，因此在确定经济损失赔偿数额时应考虑惩罚性赔偿的计算方式。

岳阳某生物科技公司一审辩称：（一）根据美国某公司提交的《DNA序列许可
协议》，被许可人是“杰某”，美国某公司既非涉案专利的专利权人，也非被许可人，不具有诉讼主体资格。

（二）岳阳某生物科技公司销售的被诉侵权产品系从宜昌某药业公司处采购，具有合法来源，故无论被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围，均不应承担赔偿责任。

（三）被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围。

（四）岳阳某生物科技公司仅于2017年销售了型号为GC-66、GC-99的被诉侵权产品，被诉侵权产品已没有库存。

（五）美国某公司主张的赔偿数额和计算方法缺乏依据；（六）岳阳某生物科技公司和宜昌某药业公司不存在共同侵权的故意及行为，且两公司均为有限责任公司，不存在关联关系，依法独立承担民事责任，美国某公司主张岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司承担共同侵权的民事责任没有法律依据和合同依据。

宜昌某药业公司一审辩称：（一）根据美国某公司提交的《DNA序列许可协议》，被许可人是“杰某”，美国某公司既非涉案专利的专利权人，也非被许可人，不具有诉讼主体资格。

（二）被诉侵权产品的技术方案未落入涉案专利权的保护范围。

（三）宜昌某药业公司仅于2017年生产、销售了型号为GC-66、GC-99的被诉侵权产品，美国某公司起诉后即已停止，被诉侵权产品已没有库存。

（四）美国某公司主张的赔偿数额，缺乏事实和法律依据。

一审法院认定事实：
（一）关于美国某公司主张的权利方面的事实
日本某株式会社是涉案专利的专利权人，该专利的申请日为2004年10月22日，PCT申请的公布号为WO2005/054475JA，公布日期为2005年6月16日，授权公告日为2012年5月2日。

该专利载明的权利要求包括：1.蛋白质，其由SEQIDNO.3表示的氨基酸序列组成并且具有内切葡聚糖酶活性；11.纤维素酶配制物，其包含权利要求1的蛋白质。

该专利说明书中的序列表列明了上述权利要求1中SEQIDNO.3表示的氨基酸序列的具体构成。

2016年4月5日，中华人民共和国
国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）专利检索咨询中心对涉案专利出具《授权专利检索报告》，检索结论为权利要求1-18具有新颖性、创造性，符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第二款、第三款的规定。

2018年5月8日，原国家知识产权局专利复审委员会作出第35881号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效。

2018年6月8日，国家知识产权局出具的涉案专利《专利登记簿副本》记载的内容包括：原申请人名称“日本某株式会社”，现申请人名称“日本某药业株式会社”，著录项目变更生效日2012年2月27日。

美国某公司与日本某株式会社签订《ＤＮＡ序列许可协议》一份，该协议首部载明的内容包括：此ＤＮＡ序列许可协议，由美国某公司为其旗下的杰某（美国某公司是一家特拉华州的公司，营业地位于纽约罗切斯特子午线中心大道，以下简称Ｇ某）与日本某株式会社订立，自2009年10月1日起生效。

为本协议需要，Ｇ某和日本某株式会社有时被分别称为“一方”，有时被合并称为“各方”。

序言部分载明的内容包括：鉴于，Ｇ某想要获得日本某株式会社专利下含有“ＤＸＳＴ”编码的ＤＮＡ序列的独占许可，包括相关技术、商业秘密以及生产工艺，以使Ｇ某能够在“区域”（定义如下）内为本“领域”生产、使用、发行并销售“被许可产品”（定义如下）。

定义1.1“附属公司”是指以下任何公司：（ａ）控制一方；（ｂ）被一方控制；或者（ｃ）与一方共同控制的任何公司，此处“控制”是指通过证券表决权、合同或者其他方式有权决定管理和政策的实施或者影响该决定，ＧＣＯＲ的附属企业包括但不限于Ｇ。

1.5“领域”是指一切纺织品加工应用领域。

1.6“被许可产品”是指在本区域内任何由Ｇ某、代表Ｇ某或其附属公司通过ＤＸＳＴＤＮＡ序列的表达，为了使用、出口、进口、销售和许可销售单一或者含有ＤＸＳＴ序列与其他活性酶混合的产品而制造的包含ＤＸＳＴ的所有产品。

1.8“日本某株式会社专利”是指包含一个或一个以上包含日本某株式会社ＤＸＳＴ产品，
由ＤＸＳＴ编码的ＤＮＡ序列，或通过微生物宿主生产ＤＸＳＴ的方法作为权利要求的日本某株式会社专利及专利申请，具体而言，至少包括以下所列专利或专利申请，包括其延展申请或替代申请，以及在该等专利基础上所作的续展申请、分案申请、再授权、复审和注册的全部专利，以及所有外国与此等同的专利及专利申请：ＷＯ2005／054475以及ＷＯ2005／056787。

1.9为了根据本协议计算许可使用费，“净销售额”是指ＧＣＯＲ和／或其任何关联公司销售给第三方的被许可产品的总发票价格，减去（ｉ）实际允许的交易、数量和现金折扣；（ｉｉ）实际支付或者发生的实际扣减销售价格的折扣、退款、打折、佣金、拒绝付款以及追溯价格的调整；（ｉｉｉ）与出售、交付或使用被许可产品所征收和实际支付的任何关税、税费、和／或销售税、附加值税、消费税（不含代扣税）；（ｉｖ）运费；（ｖ）保费和（ｖｉ）任何其他美国一般公认的标准会计准则的扣减额。

1.10“使用期限”是指第一次由Ｇ某及其附属公司在区域范围出售被许可产品至以下日期的较晚日期“使用期限”是指第一次由Ｇ某及其附属公司在区域范围出售被许可产品至以下日期的较晚日期；（ａ）最后一项日本某株式会社专利包含有效权利要求失效的次日，或者（ｂ）被许可产品在区域范围内第一次出售后的第十五年的当日。

1.11“区域”是指全世界，没有任何界限和限制。

2.1日本某株式会社在此授予Ｇ某及其附属公司日本某株式会社专利及日本某株式会社技术秘密的排他收费许可（包括根据本协议
3.3条再许可的权利），并授予Ｇ某使用和应用ＤＸＳＴＤＮＡ序列、日本某株式会社技术秘密、ＤＸＳＴＤＮＡ（无论是由ＧＣＯＲ合成抑或是由日本某株式会社供应）、以及制造、销售被许可的相关产品所必须的技术和方法的权利，用以在区域内为本领域制造、生产、使用、销售、许诺销售、出口以及进口被许可产品，并且Ｇ某在此接受上述许可和授权。

上述许可为Ｇ某及其附属公司的排他许可，日本某株式会社及其附属公司可以在区域内使用、应用、开发ＤＸＳＴＤＮＡ序列、ＤＸＳＴＤＮＡ、日本某株式会社专利及日本某株式会社技术秘密
以制造、生产、使用、销售、许诺销售、出口和进口通过ＤＸＳＴＤＮＡ序列所获得的产品，包括但不限于在本领域内的使用以及应用。

6.1作为本协议所授予权利和许可的对价，Ｇ某应在使用期内向日本某株式会社支付如下使用费：（ａ）除非双方就混合产品另行达成一致，Ｇ某应向日本某株式会社支付如下费用（ｉ）在该国或区域的任何管辖区内在该领域使用的所售出许可产品的净销售的百分之五，如果生产、使用、出口、进口、要约出售、出售或其他商业利用该等被许可产品侵犯了在区域内的一个或多个日本某株式会社专利权项，日本某株式会社在本协议项下所授予Ｇ某的许可除外，或（ｉｉ）在区域内该国或任何管辖区内在该领域使用的所售出许可产品的净销售额的百分之二。

如果生产、使用、出口、进口、要约出售、出售或其他商业利用该等所许可产品没有侵犯在区域内的一个或多个日本某株式会社专利权项，或（ｂ）只要在试用期内任何年份应付给日本某株式会社的所许可产品使用费（不含试用期第一年）并未超过一千万日元，Ｇ某应负责支付日本某株式会社一千万日元作为相应时期的最低使用费。

6.3根据协议的约定，Ｇ某仅需就所许可产品的净销售额支付日本某株式会社一笔使用费，无论日本某株式会社专利的数量以及适用于本协议的专利要求范围。

16.其他（ｍ）事先未经另一方书面许可，日本某株式会社或美国某任何一方均不得转让本协议……。

（ｏ）……本协议已于2009年10月1日由美国某公司和日本某株式会社签署生效。

2012年，因涉及日本某株式会社名称变更为日本某株式会社的现名称、Ｇ某营业地址变更、延长许可使用费支付的时间事宜，上述《ＤＮＡ序列许可协议》签约的双方又对协议的相关内容作了修订。

2017年7月4日，日本某株式会社出具声明，该声明载明的内容包括：经美国某公司书面通知，日本某株式会社获知了岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司及/或其他关联方在中国境内实施了侵害涉案专利权的行为。

日本某株式会社已决定不就上述侵权行为对任何第三方侵权人（或将来出现的其他侵权人）采取任何法
律措施，美国某公司有权就该专利侵权向该等第三方采取一切法律措施。

（二）关于岳阳某生物科技公司、宜昌某药业公司被诉侵权行为的事实
某中国集团有限公司转委托其代理人刘浩于2017年4月13日向上海市徐汇公证处申请保全证据公证。

同日，上海市徐汇公证处的公证员、工作人员与刘浩来到在上海市浦东新区国展路1099号上海世博展览馆举办的第十七届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会上参展商名称显示为“岳阳某生物科技公司”的展位，岳阳某生物科技公司在其展位及宣传册中展示的产品中包含了型号为ＧＣ-66、ＧＣ-99的中性纤维素酶产品。

刘浩现场取得了宣传册及两张名片，两张名片分别印有“阳某生物科技公司”和“宜昌某药业公司”标识。

2017年5月8日，北京市永新智财律师事务所委托代理人李飞向北京市方正公证处申请保全证据公证。

同年6月23日，在北京市方正公证处公证员、工作人员的监督下，李飞操作自备手机，打开微信软件，查看与“星宇悠悠”（微信名）的聊天记录，并使用屏幕快照对相关页面进行截屏。

截屏保存的聊天记录内容是关于李飞与“星宇悠悠”于2017年5月16日至18日就型号为ＧＣ-66、ＧＣ-99产品的购销事宜进行协商的过程。

其中，2017年5月16日的微信聊天记录显示的内容包括：“星宇悠悠”称其是岳阳某生物科技公司的内勤，负责合同制作和客户跟踪，另称“刚跟工厂那边沟通过了，可以自提的”“您把提货人名称和电话告诉我，我们在发货委托函上备注清楚就ＯＫ”“提货地址：宜昌东××期××。

2017年5月18日，李飞向“星宇悠悠”发送信息：“已在宜昌某药业公司提货……”
2017年5月8日，北京市永新智财律师事务所委托代理人李飞向北京市方正公证处申请保全证据公证。

同年5月18日，北京市方正公证处的公证员、工作人员与李飞一同前往位于湖北省宜昌市杨华公路西侧标牌显示为“宜昌某药业公司”厂区内，李飞以普通消费者的名义提取了标识分别为“中性纤维素酶（ＧＣ-66）”和“中性纤维素酶（ＧＣ-99）”的液体各3桶，并取得了“宜昌某药业公
司发货成品检验报告书”两份、“发货通知单”两份及“宜昌某药业公司货物运输明白卡”一张。

在公证员、工作人员监督下，李飞将上述6桶液体运往位于湖北省宜昌市××路××市场“德邦”物流点。

公证员随机挑取了上述标识分别为“中性纤维素酶（ＧＣ-66）”和“中性纤维素酶（ＧＣ-99）”各一桶进行拆封，并分别将上述桶装液体各取出四份分别存入8个清洁塑料瓶中并进行编号，编号分别为ＧＣ-66-1、ＧＣ-66-2、ＧＣ-66-3、ＧＣ-66-4、ＧＣ-99-1、ＧＣ-99-2、ＧＣ-99-3、ＧＣ-99-4。

公证员将上述8个塑料瓶和6桶液体用盖有北京市方正公证处保全专用章的封条进行封贴，交由李飞自行保管。

上述两份《发货成品检验报告书》载明的客户名称均为岳阳某生物科技公司，列明的内容包括产品名称、批号、包装规格、数量、报告日期、检验项目、检验结果及打印人、审核人、批准人等，并盖有“宜昌某药业公司ＱＣ专用章”字样的印章。

2017年10月25日，申请人美国某公司的委托代理人北京市永新智财律师事务所的工作人员李俏申请对其浏览北京市永新智财律师事务所的工作人员马海瑞手机中相关微信内容进行截屏的过程进行录像。

截屏保存的聊天记录是关于马海瑞与岳阳某生物科技公司的方某于2017年9月13日至9月20日期间就型号为ＧＣ-66、ＧＣ-99的产品购销事宜进行协商的过程，以及马海瑞与微信名为“星宇悠悠”的岳阳某生物科技公司工作人员于2017年9月20日至9月27日期间就上述产品的货款、发货、开票等事宜进行确认的过程。

马海瑞与方某聊天记录显示的内容包括：双方在商定价格后，方某向马海瑞发送了岳阳某生物科技公司的收款账号，马海瑞按收款账号进行了汇款。

马海瑞与“星宇悠悠”的聊天记录显示的内容包括：“星宇悠悠”：“你好！我是岳阳瑞康尹某”；马海瑞：“打的ｇｃ66和ｇｃ99货款已经收到了是吗？”“星宇悠悠”：“对的，款已收到，谢谢您！另外还有具体收货信息麻烦发送。

”马海瑞：“货物发送到河北省石家庄市裕华区南二环东路2号马经理收……”；在马海瑞于2017年9月21日询问是否发货后，
“星宇悠悠”称已经发货，检测报告和随货同行单都已附上。

2017年9月27日，北京市永新智财律师事务所委托代理人马海瑞向河北省石家庄市燕赵公证处申请证据保全公证。

同日，公证处的公证员和工作人员与马海瑞一同来到河北省石家庄市栾城区××路××道××号，在公证员和工作人员监督下，马海瑞在该处领取了货物6桶，其中3桶货物外观标有“规格ＧＣ-66工业纤维素酶”字样，另3桶货物外观标有“规格ＧＣ-99工业纤维素酶”字样，并获得宜昌某药业公司货物运输明白卡1张和信封1个。

马海瑞将上述6桶货物分别编号1、2、3、4、5、6，从编号为1的货物中取样3份并编号1-1、1-2、1-3，从编号为4的货物中取样3份并编号4-1、4-2、4-3。

之后，马海瑞将上述6桶货物及6份样品进行包装密封，公证员在密封包装封口处粘贴了公证处的封条、加盖了公证处封章。

密封后的6桶货物及6份样品由马海瑞自行保存。

随后马海瑞将上述信封打开，公证处工作人员将信封内装有的《发货成品检验报告书》、发货通知单共2份和马海瑞取得的货物运输明白卡1张分别进行了复印，原件由马海瑞自行保存。

除了增加了执行标准一栏，上述《发货成品检验报告书》的样式和所列项目，与前述美国某公司于2017年5月取得的《发货成品检验报告书》基本一致。

2019年7月30日，北京市永新智财律师事务所的代理人李飞向北京市方正公证处申请保全证据公证。

同日，在北京市方正公证处公证员、工作人员的监督下，李飞操作自备手机，打开微信软件，查看微信名为“JUSTHERE”的用户与微信名为“lee”的用户的聊天记录，并使用手机自带功能对相关页面进行屏幕截屏。

截屏保存的聊天记录内容显示了“JUSTHERE”与“lee”于2019年7月3日至7月19日期间就型号为LS-68、LS-98的产品购销事宜进行协商的过程。

协商过程中，“JUSTHERE”要求在宜都提货，但“lee”称工厂管理规定不能自提，后双方约定在岳阳提货；“JUSTHERE”询问“lee”：“他们产品有检测报告吗？”“lee”：“有的，一般一吨以上都会出检测报告，不知道几桶会不会有，因为我们基本上都
是一吨以上下单，我可以帮您问问。

”“lee”：“这个货是私底下找关系从工厂弄出来的，没达到量一般工厂不受理，公司人多口杂。

咱以后量多了，就走正规流程，营业执照开票资料，走公账开发票都可以，说白了这一单就是要互相信任，我相信你你也要相信我。

”“JUSTHERE”:“你们岳阳某生物科技公司主要就是做宜昌某药业公司的纤维素酶吗，有没有其他厂家的？”“lee”：“没有，只做宜昌某药业公司，宜昌某药业公司唯一总代。

”2019年7月12日下午，“lee”发送信息：“李总，货您朋友已经拿走了啊。

”
2019年7月12日，北京市永新智财律师事务所委托代理人杨杰向北京市方正公证处申请保全证据公证。

同日，北京市方正公证处公证员、工作人员与杨杰来到位于湖南省岳阳市云溪区云港路标牌显示为“湖南某国际港务集团有限公司”院内的“岳阳某生物科技公司”，杨杰从该公司收取了订购的6桶产品并从该公司取得了产品名称分别为“纤维素酶LS-68”“纤维素酶LS-98”的宜昌某药业公司《发货成品检验报告书》各一张及收据一张。

随后，公证员将上述6桶产品随机编号，用盖有北京市方正公证处证据保全专用章的封条进行封存，由杨杰将上述6桶封存的产品通过德邦快递寄往江苏省-无锡市新吴区新区梅星路102号杰某（中国）生物工程有限公司并取得德邦快递单一张。

上述两份《发货成品检验报告书》载明的客户名称均为岳阳某生物科技公司，列明的内容包括：产品名称、批号、包装规格、数量、报告日期、检验项目、检验结果及打印人、审核人、批准人等。

与美国某公司于2017年9月取得的《发货成品检验报告书》相较，所列项目少了执行标准一栏，在检验项目中多了“酶活（50℃）”一项，另加盖的字样为“宜昌某药业公司QC专用章”印章的椭圆形样态不同。

（2019年7月12日、7月30日公证保全的购买过程以下简称第三次公证购买。

）
2021年1月28日，北京市永新智财律师事务所的委托代理人马海瑞向北京市方圆公证处申请保全证据公证。

同日，在公证员和公证人员的监督下，马海瑞从。