上海倍安实业有限公司与首安工业消防有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案

上海倍安实业有限公司与首安工业消防有限公司侵害
实用新型专利权纠纷上诉案
文章属性
•【案由】侵害实用新型专利权纠纷
•【案号】（2012）渝高法民终字第00071号
•【审理法院】重庆市高级人民法院
•【审理程序】二审
•【裁判时间】2012.06.14
裁判规则
法院在进行等同特征判定时，应当按照《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款的规定，对不相同技术特征在手段、功能、效果方面进行比对，若三方面基本相同且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，应认定构成等同，一般不简单依据鉴定结论作出侵权判定。

《鉴定意见书》中关于被控侵权产品的构造、工作原理等鉴定分析内容可作为法院在进行比对、判定等同与否时的依据。

正文
上海倍安实业有限公司与首安工业消防有限公司侵害实用新型专利权
纠纷上诉案
重庆市高级人民法院
民事判决书
(2012)渝高法民终字第00071号
上诉人（原审被告）：上海倍安实业有限公司。

法定代表人：闵永林，董事长。

委托代理人：程欣，该公司员工。

委托代理人：刘利琳，重庆佳程律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：首安工业消防有限公司。

法定代表人：李伟刚，董事长。

委托代理人：张琳珠，陕西菲尔律师事务所律师。

委托代理人：蔡蓉，天津才智专利商标代理有限公司员工。

上诉人上海倍安实业有限公司（下称倍安公司）与被上诉人首安工业消防有限公司（下称首安公司）侵犯实用新型专利权纠纷一案，前由重庆市第一中级人民法院于2011年11月10日作出（2010）渝一中法民初字00236号民事判决。

宣判后，倍安公司对该判决不服，向本院提起上诉。

本院受理后依法组成合议庭，于2012年3月13日公开开庭审理了本案。

上诉人倍安公司的委托代理人刘利琳、程欣，被上诉人首安公司的委托代理人蔡蓉、张琳珠到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

一审法院经审理查明：首安公司是“一种具有可熔或可融绝缘层的模拟量线型感温探测器”实用新型专利（专利号ZL200520113373.6，专利申请日2005年7月13日，授权公告日2006年8月30日）的专利权人。

该专利至今有效。

该专利的独立权利要求是：一种具有可熔或可融绝缘层的模拟量线型感温探测器，其特征在于，由二根探测导体、NTC特性塑料层、绝缘层、电阻信号测量装置组成，二根所述的探测导体绞合在一起，在所述的二根探测导体之间叠加设置有所述NTC特性塑料层及所述绝缘层，所述绝缘层的熔化或软化温度区域为40℃-120℃。

2009年3月27日，倍安公司与重庆钢铁集团设计院签订了《重庆钢铁集团设计院总包项目消防系统工程设备采购和安装调试分包合同》，约定由倍安公司承建重庆钢铁集团有限责任公司（下称重钢集团）位于重庆市长寿区江南镇的轧钢
110KV区域变电站消防系统工程，并约定在工程中安装由西安智畅电子有限公司（下称智畅公司）生产的JTW-LCD-ZC500A型可恢复式线型差定温火灾探测器3050米（价格50元/米）、JTW-LCD-ZC500A型微机调制器47只（价格3400元/只）、JTW-LCD-ZC500A型终端盒47只（价格100元/只）。

倍安公司完成上述工程后，相关部门对工程进行了验收。

根据倍安公司提供的《（感温电缆敷设）报验申请表》及附件，监理工程师在《感温电缆敷设检验批质量验收记录表上》签署“合格”意见的时间为2009年5月10日，在《（感温电缆敷设）报验申请表》审查意见栏签署“按设计要求安装，质量合格，同意验收”意见的时间是2009年5月15日。

根据倍安公司提供的《单位（子单位）工程质量交工验收记录》，建设单位、监理单位、施工单位、设计单位及质监站共同确认前述工程验收合格。

其中，监理单位盖章确认的时间为2009年12月31日，施工单位和设计单位盖章确认的时间为2009年12月10日，质监站盖章确认的时间为2010年1月21日。

首安公司认为、倍安公司提交的《（感温电缆敷设）报验申请表》及附件上只有监理人员的签字，没有监理单位的盖章确认，因此不认可其真实性。

2009年12月2日，首安公司向倍安公司发送函件，指出倍安公司向重钢集团销售的智畅公司生产的JTW-LCD-ZC500A型线型感温火灾探测器侵犯了其
ZL200520113373.6专利的专利权，并要求倍安公司立即停止销售前述产品。

倍安公司于2009年12月3日收到上述函件。

倍安公司称其销售的涉案产品购自沈阳通适达自动灭火技术有限公司（下称通适达公司），并提供了产品买卖合同、增值税发票、产品检验报告及通适达公司营业执照等予以证明。

根据倍安公司提供的合同，其共向通适达公司购进JTW-LCD-ZC500A型可恢复式线型差定温火灾探测器10000米（单价29元/米）、微机调制器（含终端盒）100套（单价2500元/套）。

本案一审期间，根据首安公司申请，一审法院依法委托了重庆科学技术咨询中
心司法鉴定所（下称鉴定中心）对安装在重钢集团轧钢110KV区域变电站的JTW-LCD-ZC500A型可恢复式线型差定温火灾探测器的技术特征进行了鉴定。

其鉴定结论是：1、该探测器由二根探测导体、NTC特性塑料层、半导体材料层、绝缘编织层、电阻信号测量装置组成，二根探测导体绞合在一起，在二根探测导体之间叠加设置有NTC特性塑料层及半导体材料层、绝缘编织层，半导体材料层的熔点为
82±1℃；2、与涉案ZL200520113373.6专利相比，JTW-LCD-ZC500A型探测器的不同点在于该探测器的探测导体与NTC塑料层之间有半导体材料层和绝缘编织层，而ZL200520113373.6专利所述的探测器的探测导体与NTC塑料层之间只有绝缘层。

以上两种方式或手段，在常温下均使探测导体与NTC塑料层之间起绝缘作用，在高温下均使探测导体与NTC塑料层之间起导电作用。

二者在手段、功能和效果上均相同。

本领域的普通技术人员在阅读ZL200520113373.6专利说明书后无需创造性劳动就能够联想到二者的不同之处。

首安公司认可前述鉴定结论。

倍安公司认可涉案“探测器由二根探测导体、NTC特性塑料层、半导体材料层、绝缘编织层、电阻信号测量装置组成，二根探测导体绞合在一起，在二根探测导体之间叠加设置有NTC 特性塑料层及半导体材料层、绝缘编织层，半导体材料层的熔点为82±1℃”的结论，但认为涉案探测器的技术特征“半导体材料层+绝缘编织层”与
ZL200520113373.6专利的技术特征“绝缘层”相比，二者在手段和效果上均不相同，故不构成等同。

一审法院另查明：1、鉴定费18000元由首安公司垫付；2、首安公司声称其为本案诉讼已（或需）支付代理费6万元（张琳珠、王顕的代理费各3万元）、差旅费53105.3元（包括其工作人员参加本案庭审、鉴定协调会、证据保全的差旅费），并提供了相关代理合同、发票等予以证明。

倍安公司对首安公司垫付18000元鉴定费无异议，对首安公司支付的代理费及差旅费的合理性有异议。

理由是首安公司撤换代理人增加了不必要开支，其提供的差旅费发票有些项目与本案无关，且
其参加诉讼的人员数量过多，亦产生了不必要开支。

2010年5月26日，首安公司向法院提起诉讼称：倍安公司在重钢新区铁后冶炼110KV总降及电气地下室安装使用了智畅公司生产的JTW-LCD-ZC500A型线型感温火灾探测器，该探测器落入首安公司专利号为ZL200520113373.6专利的保护范围。

首安公司于2009年向其发送了警告函，但未收到任何回复。

倍安公司未经首安公司许可，擅自销售使用涉案产品，侵犯了首安公司的专利权。

请求法院依法判令：1、倍安公司立即停止销售使用涉案侵权产品，并拆除安装在重钢集团的相关侵权产品；2、倍安公司赔偿经济损失100万元；3、倍安公司赔偿首安公司为制止侵权所支付的合理费用65000元（后变更为113105.3元）；4、倍安公司承担本案诉讼费用。

一审庭审中，首安公司明确在本案中只针对倍安公司承建重钢集团轧钢110KV区域变电站消防系统的行为提起诉讼，其要求赔偿的诉讼请求也只限于前述范围。

倍安公司答辩称：1、首安公司不能证明涉案产品落入其专利保护范围；2、即使涉案产品系侵权产品，倍安公司事前并不知情，且该产品系智畅公司生产，倍安公司能提供涉案产品的合法来源，依法不承担赔偿责任。

一审法院认为，本案争议的焦点是：1、涉案产品是否落入首安公司专利的保护范围；2、责任承担。

现结合本案查明的情况分析评判如下：
一、涉案产品是否落入首安公司专利的保护范围。

与涉案ZL200520113373.6专利相比，JTW-LCD-ZC500A型探测器的不同点在于该探测器的探测导体与NTC塑料层之间有半导体材料层和绝缘编织层，而
ZL200520113373.6专利所述的探测器的探测导体与NTC塑料层之间只有绝缘层。

二者的其他技术特征相同。

首安公司认为，涉案探测器的技术特征“半导体材料层+绝缘编织层”与ZL200520113373.6专利的技术特征“绝缘层”相比，二者在手段、功能和效果上均相同，本领域的普通技术人员在阅读ZL200520113373.6专利
说明书后无需创造性劳动就能够联想到二者的不同之处，故二者构成等同。

涉案探测器落入了首安公司专利的保护范围。

倍安公司认为，前述两种技术特征在手段和效果上均不同，本领域的普通技术人员在阅读ZL200520113373.6专利说明书后未经创造性劳动不能够联想到“半导体材料层+绝缘编织层”这一技术特征，故二者既不相同也不等同，涉案探测器未落入首安公司涉案专利的保护范围。

重庆科学技术咨询中心司法鉴定所出具的鉴定意见书认为前述两种技术特征在手段、功能和效果上均相同。

一审法院认为，与涉案ZL200520113373.6专利相比，JTW-LCD-ZC500A型探测器的不同点在于该探测器的探测导体与NTC塑料层之间有半导体材料层和绝缘编织层，而ZL200520113373.6专利所述的探测器的探测导体与NTC塑料层之间只有绝缘层。

二者的其他技术特征相同。

根据鉴定中心出具的鉴定意见书，涉案探测器的技术特征“半导体材料层+绝缘编织层”与ZL200520113373.6专利的技术特征“绝缘层”相比，二者在常温下，均使探测导体与NTC特性塑料层之间起绝缘作用，在高温下，均使探测导体与NTC塑料层之间起导电作用，二者在手段、功能和效果上均基本相同。

本领域的普通技术人员在阅读ZL200520113373.6专利说明书后无需创造性劳动就能够联想到“半导体材料层+绝缘编织层”这一技术特征。

故前述两种技术特征构成等同。

因此，涉案探测器落入了ZL200520113373.6专利的保护范围。

倍安公司应承担停止侵权的民事责任。

首安公司要求倍安公司停止销售涉案产品的诉讼请求理由成立，一审法院予以支持。

首安公司要求倍安公司停止使用涉案产品的诉讼请求，一审法院认为，从本案查明的情况看，倍安公司并无使用涉案产品的行为，故对该诉讼请求不予支持。

关于赔偿问题，首安公司认为，倍安公司在收到警告函后仍然向重钢集团销售涉案产品，属故意侵权，故应当承担赔偿责任。

倍安公司认为，涉案产品系其通过正常的途径和价格从通适达公司购进，倍安公司并不知道该产品侵权，且倍安公司在2009年5月已完成对该产品的安装并交付重
钢集团使用。

且首安公司在2009年12月发送的警告函并未附有专利证书等足以证明涉案产品侵权的证据，倍安公司无法根据该警告函作出合理判断。

基于此，倍安公司认为其销售涉案产品时不知道产品侵权，且其已尽到合理审查义务，能够提供涉案产品的合法来源，依法不应当承担赔偿责任。

一审法院认为：根据《中华人民共和国专利法》（2008年12月27日修订）第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

”即销售专利侵权产品不承担赔偿责任必需满足二个条件，一是销售者不知道产品侵权，二是销售者能够证明产品的合法来源。

本案中，倍安公司提供了购进涉案产品的合同、增值税发票以及卖方身份资料等，故足以认定倍安公司能够证明涉案产品的合法来源；同时，在倍安公司收到警告函之前，无证据表明倍安公司存在知道或者应当知道涉案产品侵权的情形。

本案的关键问题在于倍安公司售出涉案产品的时间（即倍安公司是否在2009年5月已经完成涉案产品的交付）以及首安公司的警告函是否足以让倍安公司知道或者应当知道涉案产品侵权。

对于涉案产品的交付时间，倍安公司认为，监理工程师已于2009年5月10日在验收记录表上签署合格意见，该时间应视为交付时间。

首安公司认为，验收记录表上只有监理工程师的签字而无监理单位的盖章，故其真实性无法确认，且相关监督部门颁发质量证书的时间是2010年1月21日，此时已在倍安公司收到警告函之后。

一审法院认为，建设工程的交付，应按一定的程序进行并经相关部门（如建设单位、监理单位、施工单位、监督部门等）的共同确认，倍安公司提交的《（感温电缆敷设）报验申请表》上只有施工单位和监理单位的工作人员签字，并无监督部门尤其是业主方的签字认可，故该申请表记载的签字时间不能被认定为交付时间。

倍安公司提交的《单位（子单位）工程质量交工验收记录》有建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、监督部门的盖章确认，可以作为交付的证明。

根据该记录，监督部门（冶金工业工程质量监督总站重钢监督站）最后盖
章确认，其盖章时间（2010年1月21日）可以确认为交付时间。

显然，此时已在倍安公司收到警告函（2009年12月3日）之后。

同时，首安公司的警告函明确指出了侵权产品型号（JTW-LCD-ZC500A型）及侵权对象（ZL200520113373.6专利），足以使倍安公司知道或者应当知道涉案产品侵权，倍安公司在知道或者应当知道涉案产品侵权的情形下仍然向重钢集团交付，不符合《中华人民共和国专利法》（2008年12月27日修订）第七十条规定的免责条件，理应承担赔偿责任。

关于赔偿金额问题。

由于首安公司因被侵权所受到的实际损失无法查明，同时，尽管可以确定倍安公司侵权产品的购进价格及销售价格，但倍安公司并非完全以侵权为业，不能以销售利润计算其获利金额，故仍无法确认其营业利润，因此，一审法院根据《中华人民共和国专利法》（2008年12月27日修订）第六十五条第二款之规定，综合考虑涉案专利类型（实用新型）、倍安公司行为性质（销售侵权产品）、涉案产品数量（探测器3050米、微机调制器47个、终端盒47个）及价格[探测器进价29元/米、售价50元/米，微机调制器（含终端盒）进价2500元/套、售价3500元/套]酌情确定倍安公司应当赔偿的金额为7万元。

关于首安公司为本案所支付的合理费用，尽管首安公司举示了113105.3元的票据，但诚如倍安公司所言，首安公司确实存在参与诉讼人员过多等情形，一审法院酌情主张6万元。

至于首安公司要求倍安公司拆除已经安装的涉案产品的诉讼请求，鉴于涉案产品已经交付给重钢集团，不在倍安公司控制范围，故对该项诉讼请求不予支持。

同时，因首安公司提出了过高的赔偿金额请求，故应当承担相应的诉讼费。

综上，依照《中华人民共和国专利法》（2008年12月27日修订）第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第二款、第七十条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定，判决如下：一、上海倍安实业有限公司立即停止销售涉案JTW-LCD-ZC500A型可恢复式线型差定温火灾探测器；二、上海倍安实业有限公司在本
判决生效后十日内赔偿首安工业消防有限公司经济损失13万元（包括首安工业消防有限公司为制止侵权所支付的合理费用）；三、驳回首安工业消防有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费13800元，由首安工业消防有限公司负担5520元，上海倍安实业有限公司负担8280元。

证据保全费30元、鉴定费18000元，合计18030元，由上海倍安实业有限公司负担。

宣判后，倍安公司不服该判决，向本院提起上诉，请求二审法院依法撤销原判第二项，改判倍安公司不承担赔偿首安公司经济损失的民事责任，诉讼费用由首安公司承担。

具体理由是：1、一审法院认定事实错误：鉴定意见作出的结论是被控侵权产品与专利所述特征相同或等同，并未对二者在功能和效果上进行比对，也未做出结论，一审法院擅自扩大鉴定结论作出侵权判定，是认定事实错误；鉴定结论依据《专利说明书》而非《权利要求书》作出，有重大瑕疵，不应作为定案依据；被控侵权产品与首安公司专利在结构、原理及产生的有益效果等方面均不同，没有落入该专利权的保护范围，不构成侵权；2、即使被控侵权产品是侵权产品，一审法院认为倍安公司不符合《中华人民共和国专利法》第七十条规定的免责条件，也是认定事实和适用法律错误，因为倍安公司事实上不知道也不可能知道JTW-LCD-ZC500A型可恢复式线型差定温火灾探测器是侵权产品，事实是倍安公司供货方向其提供了该产品有效的《发明专利证书》，“中国消防产品信息网”也公示了该产品为合格，此外，首安公司发送的《警告函》仅列明了其专利号，内容过于简单，倍安公司无法对涉案产品是否侵权进行初步判断；3、一审法院认定工程质量证书颁发时间是工程交付时间，有悖行业惯例；4、关于赔偿金额，倍安公司无法接受一审判决酌定判赔方式和金额，同时，因倍安公司符合专利法第七十条规定的免责条件，不应承担赔偿责任。

首安公司答辩称：1、鉴定结论对两种技术方案中的技术特征进行比较符合法律规定，且从《鉴定意见书》的鉴定分析部分看，其并非仅依据《专利说明书》作出；2、倍安公司在收到《警告函》后仍未停止侵权行为，是主观恶意侵权，严重违背了诚实信用原则；3、依照《中华人民共和国消防法》第十三条的规定，项目验收应由公安机关的消防机构进行，倍安公司主张以《报验申请表》记载的日期作为工程交付日期没有法律依据，交付日期最早也是其内部颁发质量合格证之日；4、一审法院酌定赔偿数额符合法律规定。

因此，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，鉴定依据和程序合法，应予维持。

请求二审法院依法维持原判，驳回上诉。

本案二审开庭审理时，首安公司向法院提交了4份证据材料，拟证明其新增加的维权费用。

包括：1、2012年2月2日，首安公司与天津才智专利商标代理有限公司签订的委托合同；2、天津才智专利商标代理有限公司于2012年3月2日出具的3万元代理服务费的发票；3、2011年12月15日，首安公司与陕西菲尔律师事务所签订的委托代理合同；4、陕西菲尔律师事务所于2012年3月9日出具的2万元代理费发票。

倍安公司认为首安公司当庭提交证据材料不符合法律规定，同时，其代理费用过高且不是必须开支的，请求法院不予支持。

本院认为，因证据材料1中没有约定代理费金额，证据材料2也未显示与本案诉讼有关，因此，证据材料1、2不能实现其拟证明的目的，本院不将其作为本案证据。

证据材料4是举证期限届满后产生的，与本案相关联，可以作为本案新证据。

证据材料3虽未在举证期限内提交，但它是证据材料4产生的基础，本院也将其作为本案证据。

倍安公司在庭后向法院提交了1份证据材料：重庆钢铁集团设计院于2012年3月15日出具的《证明》，其上盖有“重庆钢铁集团设计院重钢环保搬迁长寿新区工厂一次配电系统工程总承包项目部”印章。

拟证明轧钢110KV区域变电站消防系统工程中安装了涉案侵权产品的工程部分已于2009年5月15日报验并交付，2009年6月3日已
投入使用。

首安公司提交书面质证意见认为出具该证明的单位与倍安公司有利害关系，该证明不能采信；该证明内容与《单位（子单位）工程质量交工验收记录》内容矛盾，对该证明的真实性有异议；同时，该证据材料证明效力低，且不能作为新证据。

本院认为，该份证据材料在二审庭审结束后才提交，不符合“新证据”的法律规定，本院不将其作为本案证据。

本院二审期间，根据倍安公司申请，法院依法通知鉴定人出庭接受当事人质询。

鉴定人王某某到庭。

据鉴定人陈述，《鉴定意见书》中列明的鉴定材料是专利（ZL200520113373.6）说明书1份，现场照片若干，其中“专利说明书”是指包括摘要、权利要求书、说明书及说明书附图在内的一整套实用新型专利说明书文件。

鉴定的内容是法院委托鉴定的事项，即分析判断被控侵权产品与专利
（ZL200520113373.6）说明书所述的一种具有可熔或可融绝缘层的模拟量线型感温探测器的异同，即分析判断被控侵权产品是否具有以下特征：由二根探测导体、NTC特性塑料层、绝缘层、电阻信号测量装置组成，二根所述的探测导体绞合在一起，在所述的二根探测导体之间叠加设置有所述NTC特性塑料层及所述绝缘层，所述绝缘层的熔化或软化温度区域为40℃-120℃。

鉴定的依据是权利要求书。

此外，在鉴定过程中，鉴定中心经双方当事人同意委托了重庆大学恒瑞纳米技术工作站对被控侵权产品中半导体材料层的熔点进行了测试，测试结果是该半导体材料层的熔点为82±1℃，没有对绝缘编织层的熔点作检测。

本院经审理查明：《鉴定意见书》是鉴定机构将被控侵权产品与首安公司专利权利要求书中记载的技术方案的全部必要技术特征进行比对做出的司法鉴定意见。

鉴定材料是包括摘要、权利要求书、说明书及说明书附图在内的一整套实用新型专利说明书文件和现场照片若干。

还查明：首安公司参加本案二审诉讼已支付律师代理费2万元。

本院二审查明的其他事实与一审查明的事实相同。

本院认为，本案首先需要认定被控侵权产品是否落入了涉案专利的保护范围。