律师实务-知识产权风险防范讲义
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知识产权风险防范
万Leabharlann Baidu通法律培训
前言
1 . 风险的定义 • 国际标准化组织（ISO）技术管理局风险 管理工作组第四次工作组会议，采纳了 我国代表提出的“风险”定义：不确定 性对目标的影响。 • 风险是一种不确定性 • 风险会影响目标
万法通法律培训
2 . 风险防范的对象
• 不确定性是一个中性概念，可能是正面 的，有可能是负面的 • 风险防范的对象是负面的不确定性 • 负面的不确定性意味着要付出代价，而 这是人们所不希望看到的
万法通法律培训
研发阶段商业秘密泄露的法律风险
在技术开发阶段，对技术情报、资料、试验数据，设计方案，技术 程序、电子文档，开发计划和进度等信息缺少保护，尤其是对核心
技术员工掌握的技术数据和成果缺少有效监控，有的技术开发人员
甚至为了晋升高级职称擅自发表论文，把整个技术研制的过程、主
要理论依据、主要的技术参数都通过论文不经意地公开了，致使技
万法通法律培训
三、知识产权风险防范
1 . 知识产权的法律风险主要来源于几个方面： 现有专利技术管理混乱而导致保护不力 缺乏针对专有技术和商业秘密的内部保护机制而造成无形资产流失 未能根据市场优势和商业价值定位核心技术，区分知识产权保护的轻重缓急， 浪费了法务部资源
缺少对同行业竞争对手核心技术、知识产权状态和相关法律政策的实时监控而
在新开发的市场进行专利申请以便在被诉时有谈判的筹码
知识产权部门与业务部门共同分析未来的业务计划，以提前 制定知识产权保护方案
对竞争对手的知识产权组合进行分析以了解他们的申请策略
和趋势
万法通法律培训
5 . 防范知识产权风险的基本原则
• 保持安全距离 尊重他人的权利和劳动成果，不要傍名牌、搭顺风车，更不要窃 取 • 坚持自主创新 提高自主创新能力，增加科技投入，努力掌握自主知识产权 • 重视事前调研 摸清底数，找准目标和方向，不花冤枉钱 • 分清轻重缓急 注重核心利益，关切根本大计 • 盯住竞争对手 竞争对手包括现有的和潜在的，侵权者主要是竞争对手 • 熟悉相关规则 不熟悉法律法规、规章就会比较盲目，就会存在风险
注册与监测管理
在与外资合资或合作过程中要善于保护中方知识产权
万法通法律培训
3 . 基本做法： 虽然没有一种“一刀切”的统一的做法，但纵观大多数国际公司的知
识产权管理，存在一套最基本的做法。
建立专门的知识产权部门以保护知识产权
公司就设置知识产权部门的目的做出明确的规定（例如，设置知识产
权部门的目的是保护主要的知识产权还是向他人授予许可使用知识产 权以增加公司收入）
为知识产权部门提供适当的资金
知识产权部门和业务部门共同分析公司的竞争地位和经营目标，以便 制定适当的知识产权保护方案。上述方案需根据公司的变化每年进行 更新 建立报告和奖励机制以取得员工所研制开发的新的知识产权。
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4 . 公司可以采取以下措施减少法律风险：
在将新产品投入市场之前进行相关的专利检索 在创建一个新的品牌前进行商标检索
作价、投资入股、质押融资
商业秘密使用、许可实施、转让、评估作价、投资入股、质押融资
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4 . 知识产权保护过程中的风险
保护手段（方式）的选择： 保密方式：保密措施的可靠性、保护对象是否适 合采用保密方式保护（反向工程破解 的可能性）
确权方式：商标注册、专利申请、著作权登记
对违约、侵权行为的监视 商业秘密：保密制度的制定及告知、保密人员的范围确定、 保密协议的签署、保密费用的支付、保密效果的 监视，对流出人员及竞争对手的监视。 著作权、专利、商标：对市场和竞争对手（合作伙伴、合同
撰写、相关资料的提供、实质审查程序的
起、
提
申请文件的修改、审查意见的答复、
相关费用的交纳 计算机软件：登记
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3 . 知识产权运用过程中的风险
作品发表、署名、修改、传播权的行使、许可权的行使、财产权的 让、演绎著作权的行使、表演者权的行使、录影录像制作者权的行使、评 估作价、投资入股、质押融资 商标使用、许可使用、转让、评估作价、投资入股、质押融资 专利实施：制造、使用、许诺销售、销售、进口、许可实施、转让、评估
小、是否涉及核心技术秘密，是否容易被模仿等，都应是企业在
申请专利的过程中必须考虑的问题。
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商业合作中商业秘密泄露的法律风险
企业在从事外部商业合作时，也是最容易泄露商业秘密的时候，关键在于
保密意识不强，保密制度不健全的原因。往往只重视商业合作本身，而对
相关的商业秘密缺少保护手段或措施，主要通过以下途径泄露： （1）国内外合作伙伴考察、参观过程中商业秘密泄露的法律风险 （2）缔约前商业秘密泄露的法律风险 （3）缔约后商业秘密泄露的法律风险 （4）员工流动中商业秘密泄露的法律风险 在员工流动过程中商业秘密泄露的主要表现是核心技术员工跳槽泄露商业秘 密，此外，在职职工兼职、退休员工为他人提供技术服务等也是泄露的常见途 径，同样需要竞业限制条款的约束。从风险的角度看，主要是人员管理的缺陷
新证据提交
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6、权力滥用的风险 • 以不正当的方式行使权利带来的风险： • 滥用市场支配地位：无正当理由拒绝交易、强制搭售、价格歧视、过高 定价、掠夺性定价、限制交易 • 联合限制竞争：价格联盟，谋取垄断利益 • 企业结合中滥用知识产权：产品和服务系列化，知识产权成为一个链条 • 无正当理由不实施或不充分实施知识产权：限制他人进入 • 对权利救济手段的滥用：恶意诉讼或恶意以侵权诉讼相威胁、恶意选择 会引起重大损失的救济手段 7、傍名牌、走捷径的风险 • 傍名牌：商标设计、字号、产品包装、产品名称 • 技术开发走捷径：直接仿制、等同替换、改劣发明
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一、知识产权与风险
1 . 知识产权的保护对象本质上是信息
无论是智力成果，还是商业标志，本质上都是一种信息。 知识产权法所保护的，正是人们对这种信息的控制权和支配权， 即利用这种信息获得经济利益的权利。
2 . 知识产权保护对象的特点：
是一种精神财富，具有永久存续性
具有可复制性
具有可广泛传播性
成果的控制、权利的归属
商业秘密：商业秘密的来源（自己研发、外部许可或转让）、
价值判定、保密措施的选择
计算机软件：借鉴的方式和程度、独创性、人才流动
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2 . 知识产权形成或取得过程中的风险
著作权：完成时间、稿本
商标专用权：申请注册的时间、产品类别的确定 专利权：申请时机的选择、专利种类的选择、申请文件的
证据的搜集和提交
案由的确定（符合规定、并列问题）
诉讼请求事项的确定 赔偿数额的确定和计算方法 诉状的详略 具状人签署（法定代表人签字盖章、律师代为签署） 财产保全（担保方式） 证据保全（保全内容、范围、结果）
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诉中 证据交换、质证
鉴定
辩论 与法庭、法官的沟通与配合 诉后 上诉、提起再审
重，对违约责任要约定明确，使受欺诈的可能性降到最低程度。
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2 . 商业秘密的风险防范 在商业秘密的保护中企业面临的最大风险就是商业秘密泄露的法
律风险，侵犯商业秘密情节严重的，可以构成侵犯商业秘密罪，而商 业秘密一旦遭到侵犯，即使获得赔偿，有关信息的秘密性也可能丧
失。商业秘密泄露的途径主要是企业内部管理过程中和外部交往活 动中的泄露。主要表现为以下几个方面：
，对员工缺少有效的商业秘密教育和管理、监控手段。
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3 . 知识产权出资的法律风险
知识产权出资范围认识不全面的法律风险
知识产权权利瑕疵的法律风险
知识产权出资价值评估中的法律风险
在评估过程中，忽视以下因素往往导致评估结果失误：
（1）审核高新技术前期开发费用不实
（2）同类产品或技术的市场风险预测不准确，市场潜 力和价值分析出现偏差 （3）后续开发费用投入预测失当 知识产权出资比例的法律风险 知识产权有效期限制的法律风险 出资后知识产权转移的法律风险
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四、几种知识产权的风险防范
1 . 技术合同漏洞及欺诈的防范
对技术合同中的技术标的进行严格的科学审查，全面了解该技术的
真实性、可靠性、市场价值。
在技术合同中对技术标的的来源和技术的持有人进行考察。
对技术转让合同中的技术成果的实用价值进行综合考察。 技术合同中的受让方对技术使用费、技术转让费的支付方式一定要慎
可以同时被许多人使用
不能用占有的方式控制
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3 . 知识产权的特点
权利法定性
易受侵害也易被滥用
知识产权的这两个特点决定了知识产权风险的广泛存在
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二、知识产权风险
1 . 知识产权创造过程中的风险 作品创作：借鉴的方式和程度、独创性 商标设计：回避查询、相似度、申请注册的时间 专利技术研发：查新检索、重复研究、研究进展监视、研究
相对人）的监视、发现侵权行为。
万法通法律培训
对违约、侵权行为的态度和策略
暂不理会，将来再说 立即制止 维权手段的选择 警告
协商、和解
行政保护
司法保护（民事、刑事）
临时禁令
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5 . 知识产权诉讼中的风险
诉前
被告的选择（诉讼策略的选择：先易后难、先难后易、对跨国公 司的处理）
管辖法院的选择（选择技巧、法律司法解释的规定和理解）
使企业一直陷于被动状态
不了解海外知识产权的保护规则而痛失商机甚至遭遇诉讼
这些知识产权风险会钳制企业的发展，甚至让企业苦心积累的成果毁于一旦
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2 . 企业如何防范知识产权法律风险
企业负责人意识到知识产权法律风险是关键
要建立和完善知识产权法律风险管理的工作体系 必须抓好与知识产权相关的合同管理、授权管理、
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术成果价值流失。
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申请专利权过程中商业秘密泄露的法律风险
对于获取专利权而言，其不利的代价就是在申请的过程中要公 开技术秘密，容易被他人通过专利申请检索获取关键信息，进
行模仿或利用，往往发生申请者尚未取得专利权，而市场上已
出现同类产品，由此产生复杂的法律风险。 如果一个企业缺少保护意识，就有可能将全部技术秘密或核心 技术成果通过法定的公布程序公开（专利申请初步审查合格后， 满十八月后即行公布），其后果可想而知。因此，公开范围的大
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3 . 企业防范风险的目的
• 企业的目的或使命：最大限度地赢利 • 因此，企业防范风险的根本目的：不是使企业零风险， 而是要保证企业赢利 • 企业在经营过程中，不可能不遇到风险，不可能不付 出代价 • 只要利大于弊，有利可图，冒一定风险是必要的 • 防范风险的目的： • 心中有数：对风险的类型、产生的时机、损害的程度、 规避的方法
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前言
1 . 风险的定义 • 国际标准化组织（ISO）技术管理局风险 管理工作组第四次工作组会议，采纳了 我国代表提出的“风险”定义：不确定 性对目标的影响。 • 风险是一种不确定性 • 风险会影响目标
万法通法律培训
2 . 风险防范的对象
• 不确定性是一个中性概念，可能是正面 的，有可能是负面的 • 风险防范的对象是负面的不确定性 • 负面的不确定性意味着要付出代价，而 这是人们所不希望看到的
万法通法律培训
研发阶段商业秘密泄露的法律风险
在技术开发阶段，对技术情报、资料、试验数据，设计方案，技术 程序、电子文档，开发计划和进度等信息缺少保护，尤其是对核心
技术员工掌握的技术数据和成果缺少有效监控，有的技术开发人员
甚至为了晋升高级职称擅自发表论文，把整个技术研制的过程、主
要理论依据、主要的技术参数都通过论文不经意地公开了，致使技
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三、知识产权风险防范
1 . 知识产权的法律风险主要来源于几个方面： 现有专利技术管理混乱而导致保护不力 缺乏针对专有技术和商业秘密的内部保护机制而造成无形资产流失 未能根据市场优势和商业价值定位核心技术，区分知识产权保护的轻重缓急， 浪费了法务部资源
缺少对同行业竞争对手核心技术、知识产权状态和相关法律政策的实时监控而
在新开发的市场进行专利申请以便在被诉时有谈判的筹码
知识产权部门与业务部门共同分析未来的业务计划，以提前 制定知识产权保护方案
对竞争对手的知识产权组合进行分析以了解他们的申请策略
和趋势
万法通法律培训
5 . 防范知识产权风险的基本原则
• 保持安全距离 尊重他人的权利和劳动成果，不要傍名牌、搭顺风车，更不要窃 取 • 坚持自主创新 提高自主创新能力，增加科技投入，努力掌握自主知识产权 • 重视事前调研 摸清底数，找准目标和方向，不花冤枉钱 • 分清轻重缓急 注重核心利益，关切根本大计 • 盯住竞争对手 竞争对手包括现有的和潜在的，侵权者主要是竞争对手 • 熟悉相关规则 不熟悉法律法规、规章就会比较盲目，就会存在风险
注册与监测管理
在与外资合资或合作过程中要善于保护中方知识产权
万法通法律培训
3 . 基本做法： 虽然没有一种“一刀切”的统一的做法，但纵观大多数国际公司的知
识产权管理，存在一套最基本的做法。
建立专门的知识产权部门以保护知识产权
公司就设置知识产权部门的目的做出明确的规定（例如，设置知识产
权部门的目的是保护主要的知识产权还是向他人授予许可使用知识产 权以增加公司收入）
为知识产权部门提供适当的资金
知识产权部门和业务部门共同分析公司的竞争地位和经营目标，以便 制定适当的知识产权保护方案。上述方案需根据公司的变化每年进行 更新 建立报告和奖励机制以取得员工所研制开发的新的知识产权。
万法通法律培训
4 . 公司可以采取以下措施减少法律风险：
在将新产品投入市场之前进行相关的专利检索 在创建一个新的品牌前进行商标检索
作价、投资入股、质押融资
商业秘密使用、许可实施、转让、评估作价、投资入股、质押融资
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4 . 知识产权保护过程中的风险
保护手段（方式）的选择： 保密方式：保密措施的可靠性、保护对象是否适 合采用保密方式保护（反向工程破解 的可能性）
确权方式：商标注册、专利申请、著作权登记
对违约、侵权行为的监视 商业秘密：保密制度的制定及告知、保密人员的范围确定、 保密协议的签署、保密费用的支付、保密效果的 监视，对流出人员及竞争对手的监视。 著作权、专利、商标：对市场和竞争对手（合作伙伴、合同
撰写、相关资料的提供、实质审查程序的
起、
提
申请文件的修改、审查意见的答复、
相关费用的交纳 计算机软件：登记
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3 . 知识产权运用过程中的风险
作品发表、署名、修改、传播权的行使、许可权的行使、财产权的 让、演绎著作权的行使、表演者权的行使、录影录像制作者权的行使、评 估作价、投资入股、质押融资 商标使用、许可使用、转让、评估作价、投资入股、质押融资 专利实施：制造、使用、许诺销售、销售、进口、许可实施、转让、评估
小、是否涉及核心技术秘密，是否容易被模仿等，都应是企业在
申请专利的过程中必须考虑的问题。
万法通法律培训
商业合作中商业秘密泄露的法律风险
企业在从事外部商业合作时，也是最容易泄露商业秘密的时候，关键在于
保密意识不强，保密制度不健全的原因。往往只重视商业合作本身，而对
相关的商业秘密缺少保护手段或措施，主要通过以下途径泄露： （1）国内外合作伙伴考察、参观过程中商业秘密泄露的法律风险 （2）缔约前商业秘密泄露的法律风险 （3）缔约后商业秘密泄露的法律风险 （4）员工流动中商业秘密泄露的法律风险 在员工流动过程中商业秘密泄露的主要表现是核心技术员工跳槽泄露商业秘 密，此外，在职职工兼职、退休员工为他人提供技术服务等也是泄露的常见途 径，同样需要竞业限制条款的约束。从风险的角度看，主要是人员管理的缺陷
新证据提交
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6、权力滥用的风险 • 以不正当的方式行使权利带来的风险： • 滥用市场支配地位：无正当理由拒绝交易、强制搭售、价格歧视、过高 定价、掠夺性定价、限制交易 • 联合限制竞争：价格联盟，谋取垄断利益 • 企业结合中滥用知识产权：产品和服务系列化，知识产权成为一个链条 • 无正当理由不实施或不充分实施知识产权：限制他人进入 • 对权利救济手段的滥用：恶意诉讼或恶意以侵权诉讼相威胁、恶意选择 会引起重大损失的救济手段 7、傍名牌、走捷径的风险 • 傍名牌：商标设计、字号、产品包装、产品名称 • 技术开发走捷径：直接仿制、等同替换、改劣发明
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一、知识产权与风险
1 . 知识产权的保护对象本质上是信息
无论是智力成果，还是商业标志，本质上都是一种信息。 知识产权法所保护的，正是人们对这种信息的控制权和支配权， 即利用这种信息获得经济利益的权利。
2 . 知识产权保护对象的特点：
是一种精神财富，具有永久存续性
具有可复制性
具有可广泛传播性
成果的控制、权利的归属
商业秘密：商业秘密的来源（自己研发、外部许可或转让）、
价值判定、保密措施的选择
计算机软件：借鉴的方式和程度、独创性、人才流动
万法通法律培训
2 . 知识产权形成或取得过程中的风险
著作权：完成时间、稿本
商标专用权：申请注册的时间、产品类别的确定 专利权：申请时机的选择、专利种类的选择、申请文件的
证据的搜集和提交
案由的确定（符合规定、并列问题）
诉讼请求事项的确定 赔偿数额的确定和计算方法 诉状的详略 具状人签署（法定代表人签字盖章、律师代为签署） 财产保全（担保方式） 证据保全（保全内容、范围、结果）
万法通法律培训
诉中 证据交换、质证
鉴定
辩论 与法庭、法官的沟通与配合 诉后 上诉、提起再审
重，对违约责任要约定明确，使受欺诈的可能性降到最低程度。
万法通法律培训
2 . 商业秘密的风险防范 在商业秘密的保护中企业面临的最大风险就是商业秘密泄露的法
律风险，侵犯商业秘密情节严重的，可以构成侵犯商业秘密罪，而商 业秘密一旦遭到侵犯，即使获得赔偿，有关信息的秘密性也可能丧
失。商业秘密泄露的途径主要是企业内部管理过程中和外部交往活 动中的泄露。主要表现为以下几个方面：
，对员工缺少有效的商业秘密教育和管理、监控手段。
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3 . 知识产权出资的法律风险
知识产权出资范围认识不全面的法律风险
知识产权权利瑕疵的法律风险
知识产权出资价值评估中的法律风险
在评估过程中，忽视以下因素往往导致评估结果失误：
（1）审核高新技术前期开发费用不实
（2）同类产品或技术的市场风险预测不准确，市场潜 力和价值分析出现偏差 （3）后续开发费用投入预测失当 知识产权出资比例的法律风险 知识产权有效期限制的法律风险 出资后知识产权转移的法律风险
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四、几种知识产权的风险防范
1 . 技术合同漏洞及欺诈的防范
对技术合同中的技术标的进行严格的科学审查，全面了解该技术的
真实性、可靠性、市场价值。
在技术合同中对技术标的的来源和技术的持有人进行考察。
对技术转让合同中的技术成果的实用价值进行综合考察。 技术合同中的受让方对技术使用费、技术转让费的支付方式一定要慎
可以同时被许多人使用
不能用占有的方式控制
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3 . 知识产权的特点
权利法定性
易受侵害也易被滥用
知识产权的这两个特点决定了知识产权风险的广泛存在
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二、知识产权风险
1 . 知识产权创造过程中的风险 作品创作：借鉴的方式和程度、独创性 商标设计：回避查询、相似度、申请注册的时间 专利技术研发：查新检索、重复研究、研究进展监视、研究
相对人）的监视、发现侵权行为。
万法通法律培训
对违约、侵权行为的态度和策略
暂不理会，将来再说 立即制止 维权手段的选择 警告
协商、和解
行政保护
司法保护（民事、刑事）
临时禁令
万法通法律培训
5 . 知识产权诉讼中的风险
诉前
被告的选择（诉讼策略的选择：先易后难、先难后易、对跨国公 司的处理）
管辖法院的选择（选择技巧、法律司法解释的规定和理解）
使企业一直陷于被动状态
不了解海外知识产权的保护规则而痛失商机甚至遭遇诉讼
这些知识产权风险会钳制企业的发展，甚至让企业苦心积累的成果毁于一旦
万法通法律培训
2 . 企业如何防范知识产权法律风险
企业负责人意识到知识产权法律风险是关键
要建立和完善知识产权法律风险管理的工作体系 必须抓好与知识产权相关的合同管理、授权管理、
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术成果价值流失。
万法通法律培训
申请专利权过程中商业秘密泄露的法律风险
对于获取专利权而言，其不利的代价就是在申请的过程中要公 开技术秘密，容易被他人通过专利申请检索获取关键信息，进
行模仿或利用，往往发生申请者尚未取得专利权，而市场上已
出现同类产品，由此产生复杂的法律风险。 如果一个企业缺少保护意识，就有可能将全部技术秘密或核心 技术成果通过法定的公布程序公开（专利申请初步审查合格后， 满十八月后即行公布），其后果可想而知。因此，公开范围的大
万法通法律培训
3 . 企业防范风险的目的
• 企业的目的或使命：最大限度地赢利 • 因此，企业防范风险的根本目的：不是使企业零风险， 而是要保证企业赢利 • 企业在经营过程中，不可能不遇到风险，不可能不付 出代价 • 只要利大于弊，有利可图，冒一定风险是必要的 • 防范风险的目的： • 心中有数：对风险的类型、产生的时机、损害的程度、 规避的方法