企业为什么要及时办理商标变更
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企业为什么要及时办理商标变更
企业在发展和扩张的过程中,往往伴随着地址的变迁甚至名称的变更。
对于有注册商标的企业而言,需要及时办理变更申请,否则将埋下隐患。
一、什么是商标变更申请
《商标法》第四十一条规定:“注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。
”《商标法实施条例》第十七条第一款规定:“申请人变更其名义、地址、代理人、文件接
收人或者删减指定的商品的,应当向商标局办理变更手续。
”简言之,商标注册人应当规范使用注册商标,在享有法律赋予权利的同时,还须遵守有关商标使用管理的规定,如商标注册后相关事项需要变更(名称、地址、代理机构、文件接收人、删减商品),应当向商标局
提出变更申请。
二、如不办理变更申请,可能存在哪些风险
对于商标注册人而言,最重要的是办理商标名称变更及地址变更,如不及时办理,可能存在如下几种风险。
(一)被商标局撤销
根据《商标法》第四十九条第一款的规定:“商标注册人在使用
注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;
期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。
”因此,如商标注册人在实际使用注册商标的过程中使用的是新企业名称、企业地址,属于“商标使用过程中自行改变注册人名义、地址”的情况,商标就存在被商标局撤销的风险。
(二)因地址变更无法接收到商标局文件被他人撤销
商标自注册之日起满三年后,任何人均可以连续三年不使用为由对注册商标提出撤销申请。
商标局在受理“撤三”案件后,会通过商标注册证上的地址将“撤三”文件邮寄给商标注册人,如商标注册人未及时向商标局申请变更名义或地址,商标局的文件将无法送达,此时商标注册人无法得知商标被他人提出“撤三”的事宜,最终将因为未提供使用证据被商标局撤销。
关于因未办理地址变更导致的商标撤销,包括以下几种情况。
1.商标注册人怠于办理地址变更申请:
在最高人民法院(2019)最高法行申2795号行政裁定书中,最高人民法院认为:“《商标法》第四十九条第一款亦赋予行政机关针对商标注册人在使用注册商标过程中不规范行为进行处理的行政职权,其目的并非附加行政机关相应义务,更不应理解为商标注册人可对法律规定其应自行履行的法定义务,可以消极等待行政机关对其进行敦促。
本案中,某光咨询所变更实际经营地址未向商标局提出变更申请,导致其最终无法正常维权,属其自身过失所致,现某光咨询所反将该责任归结于行政机关的职责所致,无事实和法律依据,其该再审申请
理由不成立。
”
2.商标注册人办理地址变更申请较晚:
在北京知识产权法院(2017)京73行初1762号判决中,法院认为:“本案中,第三人于2016年5月30日针对争议商标向被告提出无效宣告请求。
被告于2016年9月6日以原告争议商标登记证上所载地址向原告寄送答辩通知书,该邮件显示邮局寄出时的盖戳日期为2016年9月13日。
被告于2016年12月14日作出被诉裁定……另外,原告于2016年8月10日将其地址由某市某村三社变更为某县某村顺河组。
商标局直至2017年12月11日才收到原告关于变更商标注册人及地址的商标变更申请书,且原告的变更申请直至2018年2月7日才被商标局予以核准。
本院认为,原告在争议商标的注册人及地址变更之后,未能及时按照法律的规定进行变更登记,致使被告无法得知原告的相关变更情况,被告按照争议商标登记的原告名称和地址向原告寄送答辩通知书,在该邮件未被退回的情况下,在三个多月之后作出被诉裁定并无不当。
该邮件未能及时送达与原告变更名称及地址后未能依法及时进行变更登记具有很大的关系,其相应的法律后果应当由原告承担。
被告作出被诉裁定的程序符合相关法律、法规规定。
”
3.商标注册人未办理地址变更申请,仅在“撤三”答辩阶段委托了代理机构,“撤三”复审中官方仍以商标注册人原地址送达,未抄送代理机构:
在北京知识产权法院(2016)京73行初4642号判决书中,原告诉称,其在“撤三”答辩阶段委托了商标代理机构,由于企业在正常经营过程中挂号信形式基本不采用,收不到信件的可能性非常大,而被告(商评委)在行政阶段直接通过挂号信方式寄送给原告注册地址,又在退件后直接进行公告,而没有同时抄送给原告的商标代理机构,导致原告及其代理机构均未收到撤销复审答辩通知书,丧失补强证据的机会,故被告在送达程序上存在明显过失。
法院认为:“按照相关规定,一般情况下,如若商标注册人未提出变更申请,其申请注册商标时商标档案记录的地址即为接收行政机关寄送的答辩通知书、决定书等文书材料的地址。
本案中,原告未就企业注册地址的变更情况向相关机构提出变更申请,且连续三年不使用撤销申请程序中的商标局审查阶段和商标评审委员会复审阶段系不同的行政审查程序,原告于商标局审查阶段提交的商标代理委托书中亦仅勾选‘撤销连续三年不使用注册商标提供证据’的委托权限,不能当然认定代理机构的答辩或接收文书材料等委托权限可以延续至商标评审委员会复审阶段,且商标评审委员会于行政阶段因按照原告注册商标时留存的送达地址
寄送的答辩通知书被退回后而采取公告送达方式符合相关法律规定,并无不当。
”
(三)新申请商标与原在先注册商标相同/近似,但因申请人前后名义不一致出现自我驳回的情况
如申请人以新的公司名称申请商标,但新申请商标与在先注册商标构成相同/近似商标,因申请人前后名义不一致,因此新申请商标
将因“与他人已注册的在先商标近似”而驳回。
(四)影响商标办理转让
在办理商标转让时,需要提交转让人主体资质文件并盖章,如转让人名称已经变更但其名下商标未办理变更申请的,在提交转让时可能因转让人名称与主体资质文件不一致而导致转让申请被驳回。
此时,需要先提交变更申请,才能办理商标转让。
(五)影响商标办理续展
情况同(四),在提交续展申请时可能因主体资质文件与续展申
请人名义不一致而导致续展失败。
三、如何办理商标变更
商标注册人地址变更后,建议尽快办理商标变更申请。
(一)文书选择
根据商标变更的五种类型,分为三个书式:变更商标申请人名义/地址申请书;变更商标代理人/文件接收人申请书;删减商品/服务
项目申请书。
(二)变更注意事项
1.提交变更商标申请人名义/地址的,需要将申请人名下所有商
标都进行变更。
如部分商标不再使用的,需要办理注销申请。
2.如申请人名称、地址发生多次变更的,不需要逐次办理变更申
请,只需一次性将名称/地址变更成最终的名称/地址就可以。