庭前终止337调查的和解应用

庭前终止337调查的和解应用
作者：郜炜
来源：《法制与社会》2019年第18期
摘要美国国际贸易委员会负责进行的337调查程序，因高效、适用范围广、救济力度大、取证跨域等受到了美国知识产权权利人充分重视。

伴随着经济发展，我国在一定时期已经成为337调查申请最大目标国、2010年涉案中国企业占申请总量的33 .9% 。

因不熟悉美国司法实务，中国企业针对337调查常用的回避策略会引发严重的不利后果。

本文对于如何积极应对调查申请，并在正式庭审前有效终止程序、恢复正常贸易，有一定参考意义。

关键词 337调查和解同意令
作者简介：郜炜，华东政法大学法律硕士、美国芝加哥肯特法学院国际知识产权法学硕士，浙江导司律师事务所，三级律师，研究方向：知识产权及信息安全、国际贸易及跨境投资、民商事诉讼与仲裁。

中图分类号：D916 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码：
A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;DOI：10.19387/ki.1009-0592.2019.06.263
一、案件概述
（一）基本情况
2013年，美国J公司（简称J公司）作为美国B专利（简称B专利）的专利权人，针对超过20家中美公司经营生产的某一产品（以下简称涉案产品）进口美国于境内及销售的情形，向美国国际贸易委员会（简称ITC）提出了337调查程序申请，要求ITC签发永久性普遍排除令（Permanent General Exclusion Order）或者有限排除令（Limited Exclusion Order），以及禁止令（Cease and Desist Order）。

在上述被申请人中，美国公司主要属于进口及经销商，包括S公司在内的全部中国公司均属生产商。

J公司同时向美国某联邦地区法院（简称美国法院）提起民事诉讼，主张S公司、美国A 公司（简称A公司、系进口经销S公司产品的连锁经营商）等主体通過制造、销售、许诺销售、使用或进口涉案产品的行为而侵害了B专利，主张赔偿及采取永久禁制令。

若ITC最终裁决准许J公司申请，向S公司在内的多家主体或相关产品签发相关令状，S 公司所生产的涉案产品、S公司日后生产并出口至美国的所有产品、S公司已出口至美国但尚未上市的存货依不同令状均可能面临被禁售，无论这些产品经销主体是谁。

J公司此类申请人
另可同时向ITC提交实施临时排除令的动议，要求在最终裁决做出前暂时限制涉案产品的进口、从而影响S公司此类生产商实际出口和履行合同义务。

ITC关于专利的最终裁决对美国法院无既判力，但后者通常认可其有一定说服力，故S公司可能同时面临侵害专利权诉讼的败诉结果、需向J公司承担巨额赔偿等责任。

S公司最终选择和解方式终止纠纷。

（二）案件价值
337调查程序（简称337调查）是ITC就美国进口贸易中侵犯美国知识产权及不公平行为等，依申请或主动发起调查并采取制裁措施的简称，源自美国《1930年关税法》第337节（简称337节）。

实践中调查大部分是针对专利或商标侵权行为，少数涉及版权、工业设计等知识产权，目前反垄断、不公平雇佣等方面也正受到更多关注。

正常情况下337调查有较高时间限制，较法院诉讼案件2至3年的常规审理，337调查需在12至15个月内、通常至多在18个月内完成，加上被申请人可能同时面临美国法院民事诉讼审理、美国客户违约赔偿等综合因素，聘请美国律师进行代理是常规作法，除非被申请人能短时间内与申请人达成和解。

337调查申请的提出未必导致ITC发起调查，被申请人的20日答辩期限亦可通过及时申请而延长，除特定条件外，若被申请人拒绝答辩可被视作承认指控，ITC可推定申请事项属实并发布排除令或/和停止令。

但无论被申请人是否侵害申请人知识产权，通过和解协议、同意令、仲裁协议等方式亦可能提前终止337调查，且此类方式成本极可能远低于中国企业拒不答辩或参与程序可产生的损失。

本案中，中国律师修正了S公司完全依附美国律师通过专利无效宣告来应对的原有策略，通过直接与J公司律师的协商、利用商业谈判实现了和解，最大可能地缩短了涉案时间、减少了成本。

当S公司成功脱身时，同案各中国公司仍深陷泥潭，单其美国律师费用已是一笔巨款。

通常的337调查应诉费用金额庞大，一般在200至500万美元。

本案的和解操作，使S公司在基本未影响到公司产品出口前提下，于337调查程序正式庭审之前，使涉案产品得以顺利进入市场赶上美国圣诞旺季。

二、案件述评
（一）案件要旨
若申请人是以美国专利权被侵害为基础提出337调查申请，其依法应向ITC证明以下关键内容：（1）S公司生产产品侵害美国专利;（2）涉案产品进口到美国;（3）美国存在与B专利
相关国内产业。

申请人需同时证明被申请人不公平竞争方法或行为破坏或严重损害美国产业、阻碍该产业的建立、限制或垄断美国的贸易或商业。

通过337调查本身，申请人无法从被申请人处直接取得赔偿以抵销其申请费、律师费用等损失，故所提申请通常依据充分，尤其在认定产品进口、存在专利相关产业等问题上。

故通常有效应辩点围绕B专利本身有效性、实用性。

但S公司仅将应辩重点放于B专利本身未必能在有效时间内高效解决争议，且在聘请美国律师后其应对成本会无限放大。

因此，针对J公司提出337调查申请的目的、企业状况、其他被申请人信息等事项的了解亦是关键。

本案得以最终短时低成本的解决，上述相关信息起到了非常重要的实际效果。

（二）案件解析
1.争议事项
在定位总体应对策略为和解还是硬对抗上，曾出现分歧。

一方面，S公司通过专业人员发现了否定B专利有效性的突破口，若介入专利无效程序，无论B专利本身有效性如何，势必会给J公司的申请及法院诉讼带来重大压力。

但此类操作除去客观法律风险外，时间将会非常漫长，可能产生巨额美国律师的小时费用。

一方面，通过对于J公司申请目的和背景分析、其他被申请人信息调查等工作的开展，结合S公司及产品自身技术背景、业内知名度、目标定位、存货量、与A公司间的贸易关系、在美客户状况等综合信息，中国律师发现了直接与J公司谈判签署和解协议的可能性、筹码和可行性方案。

而S公司也充分知悉一旦谈判成功，所需花费的时间和金钱成本很可能低于上述硬对抗方案。

但是，在当时情况下，J公司显然占据谈判的主动权。

2.实际策略
S公司最终确定自行或通过美国律师向美国法院提出动议要求中止侵害专利权诉讼的民事诉讼程序;自行或通过J公司实现S公司答辩期限及和解期的延长，拖延时间点;分析J公司目标、对价和薄弱点，以期通过和解方式在337调查正式庭审前终止该程序;根据谈判进程、决定是否聘请美国律师与A公司或其他被申请人共同硬对抗B专利有效性。

具体应用过程中，S公司通过商业谈判纳入了J公司自身经营需求，充分利用J公司美国律师的专业背景和实务协助，促成与J公司间和解协议的签署和后续事项的进行，达到双赢。

3.案件结果
据上述策略，S公司的积极参与获得了ITC在时间上的理解，在J公司提出337调查申请后不到三个月的时间内达成和解协议，经由ITC颁布了两公司均接受的同意令（Consent Order），最终使针对S公司的调查完全终止。

此后， J公司撤回了其针对S公司的侵权诉讼，从而使J公司以极低成本顺利摆脱了此次纠纷。

S公司的涉案产品、相关存货、其他产品最终顺利地出现在了美国当年的圣诞季市场上、且不再面临被禁或其他罚金风险。

三、實务建议
若337调查启动，作为生产出口商的中国企业正常经营必受到重创。

即便最终裁决未下，中国企业出口产品也可能被美国海关和边境保护局（U.S. Customs and Border Protection）限制进口，直到申请人的申请最终未被ITC接受或实际停止。

因负责337调查的主体为ITC，属美国国内准司法联邦机构，而即便其调查结果对被申请人不利，在被申请人没有违反ITC签发的排除令、禁止令、同意令等情形下也不存在民事罚金，加上中国企业普遍认为美国国内的司法机构并没有直接跨域执行中国企业财产的实际能力，不少中国企业得知被列为被申请人后直接采取避而不应的做法。

这种错误理解，容易导致337调查限定的答辩期被错过、ITC则会因此直接依据申请人要求签发相关令状，导致中国企业被视为缺席而受到包括排除令、禁止令在内的不利裁决，其一类产品、甚或日后所有产品将因此被完全禁入美国。

此外，中国企业非常可能同时面临美国法院的另案侵害专利权案件审理、以及败诉后果，从而还需向美国专利权人支付巨额的赔偿款，而不得不聘请的美国律师小时费用这笔巨款亦需继续计付。

因此，在收到相应申请材料或起诉状副本后，积极参与是上策。

在确定聘请美国专利律师前，如S公司一样先聘请中国涉外知识产权律师进行初判并了解涉案产品是否落入美国专利权利要求保护范围，同时考虑美国专利权本身状态、及和解等可提前终止337调查的方案，或许更能低成本又高效地解决所面临的难题。

注释：
钟山主编.美国337调查：规则、实务与案例（第1版）[M].北京：知识产权出版社，2012：68-71.
汤姆·迈克尔·萧姆伯格主编.美国国际贸易委员会337调查律师实践指南（第二版）（第1版）[M].北京：法律出版社，2014：200，243.
冉瑞雪.337调查突围——写给中国企业的应诉指南（第1版）[M].北京：知识产权出版社，2015：1.
中国商务部公平局.美国337调查调查及应诉常见问题系列问答之一[EB/OL].中华人民共和国商务部贸易救济调查局官网（http：///article/cx/cp/ea/20
0808/20080805728786.shtml），2018年5月24日最后访问.
丁丽瑛，等.应对美国“337调查”的知识产权战略研究（第1版）[M].厦门：厦门大学出版社，2011：145.
19 U.S.C.1337 （g）（1）。

查尔斯·S·巴硅斯特，G·布莱恩·布塞，约翰·L·可来考斯基编著.美国国际贸易委员会专利诉讼手册（第1版）[M].北京：知识产权出版社，2013：5，29.
19 U.S.C.1337 （a）（1）（A）。

19 C.F.R PART210 210.52。