等同原则的限制规则及其对专利申请文件的规范作用

等同原则的限制规则及其对专利申请文件的规范作用

摘要：等同原则的适用将专利权的保护范围扩大至权利要求的文字含义之外，等同原则的适用应当受到一定的限制。我国限制等同原则适用的规则为全部技术特征原则、禁止反悔原则、现有技术抗辩原则、捐献原则等规则。这些限制规则不仅起到限制等同原则的适用的作用，还起到对专利申请文件撰写的规范作用。

关键词：等同原则；禁止反悔原则；捐献原则；限制规则；规范作用等同原则是专利侵权判定的一项重要原则，“等同侵权是指：被控侵权产品或方法中的一个或几个技术要素虽然与权利要求书中的技术要素不一样，但二者只有非实质性的区别；或者说，在专利法看来，被控侵权产品或方法中的那一个或几个技术要素等同于权利要求书中的某一个或某几个技术要素。”①从等同原则的概念可以得出等同原则的适用结果是将专利权的保护范围扩大到了专利权利要求的字面含义之外。

等同原则的适用扩大了专利权保护范围，且使专利的权利要求具有不确定性，不加限制地适用等同原则可能会不适当的扩张专利权的保护范围，从而破坏权利要求的公示作用及法律的确定性和可预见性，最终将损害社会公共利益和社会整体创新能力。等同原则的适用应当受到一定的限制。根据我国专利法及最高人民法院司法解释的规定，在我国等同原则的适用受到全部技术特征原则、禁止反悔原则、现有技术抗辩原则、捐献原则等规则的限制。这些限制规则不仅起到限制等同原则的适用的作用，还起到规范专利申请文件的作用。

一、等同原则的限制规则

（一）全部技术特征原则

我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第7条第1款规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”第2款规定：“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

该司法解释确立了我国专利侵权诉讼中的全部技术特征原则。根据该司法解释的规定，在判断等同侵权时，应当考虑权利要求的全部技术特征，将多余指定的情况排除在外。②应当注意的是，强调考虑权利要求的全部技术特征，并不意味着各个技术特征是一一对应的关系。区别技术特征可以是一个技术特征，也可以是几个技术特征组成的集合，这时，应当将几个技术特征组成的集合作为一个整体看待，这没有产生忽略技术特征的结果。

全部技术特征原则在我国的适用，否定了备受争议的多余指定原则。全部技术特征原则的实质是限制等同判断的比较对象，不允许忽略权利要求的任何一个技术特征，而不是排除等同原则的适用。

（二）禁止反悔原则

“禁止反悔原则是专利解释的一个原则，他要求解释专利时应当根据专利审查档案进行，专利权人为了获得专利而放弃的内容不能通过作为等同物而重新进入专利的保护范围。”③

导致适用禁止反悔原则的情形主要有两种，修改导致的禁止反悔和陈述导致的禁止反悔。

导致禁止反悔原则适用的最常见的情形是专利申请人在专利申请程序中对专利申请文件进行的修改，尤其是对权利要求书进行的修改。申请人为获得较大范围的专利权，通常采用“讨价还价”方式的申请策略，开始先写明显超过合理范围的权利要求，收到审查意见后再根据审查意见进行修改，删除、放弃有关权利要求或是缩小权利要求的范围。在发明专利的实质审查过程中，这种情况常常发生。即使申请人不采取“讨价还价”的申请策略，申请过程中对权利要求进行限制性修改、放弃也是经常发生的。在授权后，专利权人在专利无效宣告程序中也是需要对专利文件进行修改的，尤其是修改权利要求书，缩小权利要求的范围或是删除或放弃有关权利要求。这些申请文件的修改、权利要求的删除或放弃都会导致禁止反悔原则的适用。

陈述意见也会导致禁止反悔原则的适用。在专利申请程序中，针对审查员的审查意见，申请人需要进行答复。答复审查意见不一定修改申请文件，但一般需要对申请文件尤其是权利要求书进行解释、说明，如果这些解释、说明对原权利要求的范围进行了缩小或限制，这种陈述就会导致禁止反悔原则的适用。另外，在授权后的无效宣告程序中，专利权人进行的限制性陈述也导致禁止反悔原则的适用。

禁止反悔原则是民法上的诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体应用，判定是否适用该原则，不应当考虑专利申请人或专利权人修改或陈述的主观目的，也不应当考虑是否与专利授权条件或维持专利有效是否有因果关系，而只需判断修改或者陈述是否缩小了权利要求的保护范围，只要修改或者陈述缩小了权利要求的保护范围，就应当适用禁止反悔原则。我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

该司法解释表明，只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中缩小了其原来权利要求的保护范围，就导致禁止反悔原则的适用，而不必考虑

该修改或者陈述的动因、与专利授权条件是否有因果关系以及是否被审查员采信。④该司法解释的实施，将使禁止反悔原则对等同原则的适用起到非常大的限制作用。

（三）现有技术抗辩原则

现有技术抗辩是指，在专利侵权诉讼中，被控侵权人有证据证明其实施的是与原告专利申请日之前的公知技术相同或明显相近的技术，就可免除侵权责任。

⑤从现有技术抗辩的概念可以看出，该抗辩的内涵是，在专利侵权诉讼中，只要被控侵权人有证据证明其实施的是现有技术，他的实施行为就不构成专利侵权，就得以免除侵权责任。现有技术抗辩的实质并不是去否定专利权的效力，而仅仅是通过审查被控侵权技术或产品与现有技术之间的关系来否定原告专利权的行使。我国《专利法》第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”根据该条的规定，在专利侵权诉讼中，首先将被控侵权技术与被控侵权人提供的现有技术进行比较，判断现有技术抗辩是否成立，如果现有技术抗辩成立，则无需再将被控侵权技术与涉案专利技术进行比较了。

为增加《专利法》第62条规定的可操作性，我国最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第1款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术。”根据该条规定，现有技术的对比方式为，首先将被控侵权技术与涉案专利技术进行对比，确定被控侵权技术落入涉案专利保护范围的技术特征，然后再将落入涉案专利保护范围的技术特征与被控侵权人提供的现有技术对比，确定现有技术抗辩是否成立。司法解释确立的对比方式有自己的特点和优点，判断现有技术抗辩是否成立，不是直接将被控侵权技术与现有技术对比，也不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提，而是将落入涉案专利保护范围的被控侵权技术方案的技术特征与现有技术对比。按照司法解释的规定，判断被控侵权技术方案是否属于现有技术，被对比的技术特征范围要受到涉案专利的权利要求所记载的技术特征的指引和限制，只对落入涉案专利保护范围的被控侵权技术方案的技术特征与现有技术对比，这对正确判断被控侵权技术是否属于现有技术具有突出的意义。⑥

《司法解释》规定的对比方式与《专利法》规定的对比方式是不冲突的。《司法解释》的规定不是对《专利法》规定的细化，而是对《专利法》规定的补充。

⑦具体应当适用哪种对比方式，应当由被控侵权人根据自己实施的被控技术与掌握的现有技术从有利于自己的角度进行选择。如果被控侵权人掌握的现有技术披露了被控侵权技术的全部技术特征，则可以按《专利法》规定的方式提出抗辩，否则，可以按《司法解释》规定的方式提出抗辩。

现有技术抗辩的对比标准在理论界存在很大的分歧。因为《专利法》第62条规定的比较原则，而《司法解释》的规定也不明确，在理论界长期存在的争议没有得到解决。关于现有技术抗辩的对比标准，理论界主要有相同或明显近似标