浅析公知常识在新颖性与创造性判断中的适用

浅析公知常识在新颖性与创造性判断中的适用

作者姓名：赵传海① 吴志敏② 徐国亮③

作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心

摘 要

无论在发明专利申请的实质审查程序、实用新型专利权评价报告、复审与无效审查程序以及后续的行政诉讼程序中均有可能涉及“公知常识”用于新颖性、创造性的判断，在某些情况下“公知常识”会成为争论的焦点。本文首先分析了公知常识在新颖性、创造性审查中的不同适用，探讨如何既能提高审查效率，又可避免公知常识的滥用以确保审查工作的公正与公平，从而在听证原则与程序节约原则之间、公平与效率原则之间建立合理的平衡。

关键词

公知常识 新颖性 抵触申请 创造性 举证

一、前言

虽然专利法及专利法实施细则没有关于“公知常识”的相关内容，与“公知常识”相关的出处仅见诸于《专利审查指南(2010)》，然而这并不能说明“公知常识”在审查中使用的频率低，实际上在很多涉及创造性审查的案件中均使用了公知常识，甚至在某种情形下新颖性审查中也会涉及“公知常识”的适用，因此公知常识是专利申请审查领域的一个重要概念。本文试图从公知常识的定义入手，并分析公知常识在新颖性、创造性审查中的不同适用，通过实际案例探讨如何既能提高审查效率，又可避免公知常识的滥用以确保审查工作的公正与公平，从而在听证原则与程序节约原则之间、公平与效率原则之间建立合理的平衡，并提出自己的几点建议。

二、与公知常识有关的规定及对其的理解

1、与公知常识有关的规定

《审查指南》【1】第二部分第四章3.2.1.1节中关于“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”的步骤中，以举例的形式提出可以认定为公知常识的几种情况：所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

《审查操作规程（实质审查分册）》【2】第四章第1.3.1节规定：所述区别特征为公知常

识，例如，所属领域中用于解决发明所解决的技术问题的惯用手段，教科书或者工具书等中披露的解决发明所解决的技术问题的技术手段，或者教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容。

2、对公知常识的理解

通过上面审查指南以及规程中的相关定义，结合专利实质审查的工作，我们可以引申得到以下几点认识：

首先，公知常识的判断主体是“所属技术领域的技术人员”，是本领域普通技术人员知道或者理应知道的，并在能够在所属技术领域实践中熟练运用以解决具体的技术问题，或是相关技术领域的技术人员在解决具体技术问题时最容易想到并运用的技术手段。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

其次，对于“公知常识”判断的主体“所属技术领域的技术人员”的“所属领域”不能理解为该申请所声称的所属技术领域，也不是发明名称直接表示的所属技术领域，而不仅应当考虑狭义的技术领域，即专利申请涉及的应用领域；还应当考虑广义技术领域，即专利申请涉及的功能领域。例如，一项关于挖掘机悬臂的发明，其改进之处是将背景技术中的长方形悬臂截面改为椭圆形截面。其所属技术领域可以认为“本发明涉及一种挖掘机，特别是涉及一种挖掘机悬臂”(具体的技术领域)，而不宜理解为“本发明涉及挖掘机悬臂的椭圆形截面”或者“本发明涉及一种截面为椭圆形的挖掘机悬臂”(发明本身)。

再次，公知常识属于现有技术的一部分，而《审查指南》第二部分第三章2.1.2规定的现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制，从而公知常识没有地域性的区别。此外，属于公知常识范畴的技术手段或者技术特征处于一个不断增加、更新的状态，对其时间点的确定有时将会对其认定与否起到主要作用，特别是当前某些领域技术更新日新月异，发展速度之快前所未有，如果以审查当时的技术现状而不是以申请日或优先权日来进行公知常识的判断，则会失之偏颇。

最后，在上述的公知常识举例而非穷举的情况下可以将其分为两类：一是包括自然规律、日常生活经验法则等在内的众所周知的事实【3】【4】，以及作为所述领域的技术人员用于解决

发明所解决的技术问题的惯用手段，是无需通过特定的书面的证据来证明，在审查实践当中可以通过充分说理的方法来完成举证的过程的。二是教科书或者工具书等中披露的解决发明所解决的技术问题的技术手段，这一部分内容并非是所有人员均能知晓并能使用的，因此关于这样的公知常识，如果当事人存在异议，并且无法通过充分说理予以解释的，则是需要通过书面的证据予以证明的。

三、公知常识在新颖性和创造性判断中的适用

1、公知常识在新颖性判断中的适用

在新颖性判断中，我们知道可以分为两类，一类是用于直接评述新颖性的现有技术；还有一类就是也可以评述新颖性的非现有技术，即抵触申请。在《审查指南》第二部分第三章第3.2.3节中记载：如果发明或者实用新型专利申请的技术方案与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该项发明或者实用新型专利申请不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。但是抵触申请仅适用于由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。

在专利审查中的新颖性判断时，一般重在分析二个技术方案之间在技术构成及技术效果方面差异的有无，或者说重在对二者间的差别作“质”的判断，属于一种绝对的概念；而在与之对应的创造性判断时，则重在分析差别的大或者小，即对差别作“量”的判断，涉及一种相对的概念。可见在新颖性即“同样的发明或者实用新型”判断中，上述“惯用手段的直接置换”是对公知常识的直接使用，其所要要求的内涵也侧重于“质”的判断，用于置换的技术手段必须是现有技术中的技术常识，且置换技术手段没有导致不同的预期效果。通过审查指南中的举例也可知，螺栓与螺钉的共同点是都可以起到紧固的作用，如果就整个技术方案而言，起紧固作用是重要的，则二者间的其他差别便可以忽略；但如果除了紧固作用之外，其可拆卸性等其他效果对整个技术方案也有明显影响，则二者间的差别就不能被忽视，就是要侧重于“量”的判断。

2、公知常识在创造性判断中的适用

在专利实质审查过程中，不管是对现有技术的检索还是撰写审查意见通知书，很大一部分工作都是围绕创造性展开的，而在创造性判断中，“公知常识”的使用占有了举足轻重的地位与作用，其不仅影响着审查工作的效率与公平，还左右着专利申请的走向与专利权的稳