答OA经验分享

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.“公知常识”、“常用/常规/惯用技术/设计手段”、“有限次实验即可得到”、“本领域的普通技术人员容易想到”、“在对比文件2中(为解决其技术问题)所起的作用相同”、“本领域普遍需求及设计”、“对于本领域的技术人员来说是显而易见的”、“并不需要付出创造性的劳动”、“其效果是可以预期的”、“未能取得意料不到的技术效果”、“本领域技术人员采用常规手段可自行选择和设臵的”、“将*用于**并没有技术障碍”
——审查员的真正意思是说:我看这个区别技术特征没有和其他技术特征互动起来嘛!它还是起原来的作用,没有起到1+1大于2的效果,这根本就是拼凑!估计我说你拼凑你不服,那我只好说“在对比文件2(或者在公知常识中)中所起的作用相同”了!本来嘛,虽然对比文件2中的技术环境不同,但这个技术特征也是起与你专利申请中一样的作用啊!至少我没看出来什么不同,你也没说。

解决办法:尝试找到区别技术特征和其他必要技术特征一起组合后,新解决了什么技术问题。

这个新的技术问题是对比文件中所没有提到的,或者在对比文件中该技术特征并没有解决这一问题。

2. “请求保护的……系统的结构不清楚”、“不能直接或概括得出、得不到说明书支持”、“本领域普通技术人员不能预料还有其他手段可以实现”、“本领域技术人员不能确定除说明书具体实施方式提及的方式外的其他方式也能解决本发明的技术问题”
——审查员的真正意思是说:你公开这么少的实施例就想概括到这么
宽?或者是说,你权书中不要写入“程序”“软件”这些字眼,因为计算机程序的限定内容既不是结构特征,也不是方法特征,这种撰写形式导致请求保护的系统的结构不清楚,不符合A26.4的规定,或者是说,你权书中虽然没有写入“程序”“软件”这些字眼,但说明书中仅公开了以计算机程序实现的特定实施方式,本领域技术人员不能明了还可以采用说明书中其他等同替代方式来实现,因此,这样的权利要求得不到说明书的支持,不符合A26.4的规定。

解决办法:举例说明除了实施例中所说的方式之外,还有一些方式也能解决本发明的技术问题,而这些方式是本领域的技术人员根据本发明的启示所必然能想到的。

或者按审查员意思修改权利要求。

如果是后两种情况,你要把权利要求书改为功能模块构架的权利要求,即按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式,或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式,撰写装臵权利要求
3. “缺少必要技术特征”
——审查员的真正意思是说:保护太宽了,缩缩吧;你设定的发明任务那么大,这么少特征怎么能完成?!
解决办法:修改对技术问题和技术效果的描述,使你的技术方案和技术问题相适应;或者按审查员意思修改权利要求。

4. “公开不充分”“在说明书中没有记载,也不能由原申请文件直接
的毫无疑义的确定”“该技术方案是含糊不清的,本领域的技术人员根据说明书的记载无法实施本发明”
——审查员的真正意思是说:你省略的内容太多了,以到于无法实现。

审查员的真正意思也可能是说:你的技术方案自相矛盾,或者违反自然规律,比如象永动机之类。

解决办法:从现有技术中找到证据,证明你所省略的部分是可以从现有技术中得到的。

或者证明你的技术方案不违反自然规律,不自相矛盾。

5. “属于法25条第二项”
——审查员的真正意思是说:这根本就是一个数学算法(/人为规定/人为规则/人类活动)嘛!
解决办法:修改权利要求,把这个算法应用到具体的技术环境中!要有参加工业控制过程的特征记载,要应用于某技术领域、解决某技术问题、达到某技术效果。

把人的活动从中删除。

6. “不是技术方案,不符合法2条2款”
——审查员的真正意思是说:没有看到你利用什么自然规律解决什么技术问题!
解决办法:把权利要求改为一个由机器执行的流程,这个流程与现有的流程要不同,而且由于流程的调整使机器的执行结果得到改观了,比如:少了操作步骤、结果更合理了、运算更快了,等等。

要是涉及
商业方法的话,你得说明:这商业方法早就有了,不是本发明的主旨,但本发明由于把新的技术方案应用于该商业方法,取得了好的技术效果了!虽然大家都是用同样的硬件、做同样的商业活动,但本发明引入了新的技术方案后处理得更快/更好/更准确/占用资源更少,等等。

7. “尽管对比文件X并未记载***技术问题,但其客观上同样达到了***目的/解决了***技术问题”
——审查员的真正意思是说:对比文件X虽然没有明确提到这个技术问题,但该技术问题在对比文件X中客观存在,并且该技术特征在这里也解决了这个问题。

解决办法:证明该技术问题在对比文件X中并不存在,该该技术特征在对比文件X里也没有解决这个问题。

注意:凡是审查员说“其客观上同样达到了***目的/解决了***技术问题”,90%以上都是审查员错。

在审通中看到这样的措词,就等于直接找到了争辩的突破口。

案例。

现有技术中有记载该区别技术特征但没记载其作用而客观上它能起到相同作用时该发明是否有创造性在发明专利实质审查过程中,经常需要用三步法判断发明专利的创造性。

有时会出现这样的情形:审查员在第一、二步中确定了最接近的现有技术R1(S),并且找出了本发明与现有技术的区别技术特征(A),并且重新确定了本发明所实际解决的技术问题(T),但在第三步,审查员找到了对比文件R2中有公开相应的区别技术特征(S2),但在对比文件R2中没有说该区别技术特征可以用来解决相应的技术问题,也没有说该区别技术特征
在对比文件R2中起什么作用,而审查员根据本专利的介绍知道,该区别技术特征客观上可以用来解决相应的技术问题。

遇到这种情况,有的审查员会在审查意见通知中做如下评述:“对比文件R2中虽然没有明确记载,但该技术特征在该对比文件R2中客观上能起这个作用,即使没有记载,也算是公开了这个作用。

因此,现有技术中存在技术启示”。

例如:某发明的特征是在光纤的外包皮中采用阻析氢材料,阻止氢的析出,以保护光纤不受腐蚀。

对比文件R1是普通光纤,它的包皮和环境中的水气作用所析出的氢会腐蚀光纤。

对比文件R2是普通电缆,它的包皮与该发明的包皮的材料完全一致。

客观上它也能阻止氢的析出,但对比文件R2中并没有说它能阻止氢的析出,而只是说它可以防水阻燃。

审查员认为,虽然对比文件R2中并没有说它能阻止氢的析出,但客观上它有这个作用,因此认为有启示。

这种情况下如何答复审查意见?
有一种看法认为,审查员的这种审查意见可以理解为“连技术问题也被隐含公开了”“连区别技术特征所起的作用也被隐含公开了”。

因此,不知道怎么答辩,只好接受审查员的意见。

但事实上,审查员的这种评述通常是一种错误的评述,逻辑上缺少关键的一环。

我们只需要证明在对比文件2中并不存在对比文件1中所存在的该技术问题,就可以轻易推翻审查员的这一结论。

以上述例子为例,答辩要点如下:首先要证明氢的析出并不会腐蚀电缆中的铁丝,它只会腐蚀光纤(如果不能证明这一点,则不可能答辩成功。

如果能证明这一点,则能答辩成功)。

如果电缆上不需要阻止氢的析出的话,在三步法中的第三步,判断“现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示”时,由于对比文件R2中没有此技术问题,答案当然是没有“解决其存在的技术问题的启示”。

也就是说,判断所谓“是否有启示”,是从所解决的技术问题出发的。

启示是对什么的启示?是对于解决该技术问题的启示。

为了说明我们的结论的合理性,我们做如下假定:
假想我们回到专利申请日前,我们手头上只有一个对比文件R1,并且已知对比文件R1有一个待解决的技术问题:阻止氢的析出,我们的任务就是要解决这个技术问题。

另一方面,因为专利还没出现,所以还不知道专利的区别技术特征:特定的包皮。

那么,我们在现有技术的知识海洋中搜索的时候,在搜索框中是输入问题呢?还是输入区别技术特征?当然是输入问题,因为区别技术特征还没有出现!
我们搜索的结果如何?由于是在申请日前,对比文件R2中没有说它的电缆包皮可以阻止氢的析出,所以我们搜不到对比文件R2。

所以普通技术人员不会想到采用对比文件R2中的电缆包皮来解决上述技术问题。

相反,在专利审查的时候,因为已经到了申请日后,区别技术特征已经在申请文件中披露,所以审查员自然而然就直接用区别技术特征来
搜索,从而很轻松地就搜到了对比文件R2。

这样搜也未尝不可,但搜索之后要结合技术问题来判断是否有启示,否则就会陷入“事后诸葛亮”的误区。

8、(评价从属权利要求时)“上述附加技术已经被对比文件1公开”——审查员的真正意思是说:包含上述附加技术特征的技术方案已经被对比文件1公开。

解决办法:证明对比文件1中虽然有上述附加技术特征,但并没有构成相同的技术方案,因此不能用来评价新颖性;该特征虽然是出现在对比文件1中,但实际上是相当于对比文件2,只能用来评价创造性,因此,需要用三步法来评价。

然后,回到三步法来评述:即先要说出你的附件技术特征所解决的技术问题,然后再说在对比文件1中没有启示。

相关文档
最新文档