浅谈美国的专利无效

浅谈美国的专利⽆效
随着国内知识产权保护意识的不断提升，专利诉讼逐渐成为商业竞争的⼿段之⼀。

在发⽣专利诉讼时，对涉案专利提起专利⽆效请求，是常⽤的应对专利诉讼的策略。

在中国，当事⼈可直接向专利复审委员会针对涉案专利提起专利⽆效宣告请求，由专利复审委对涉案专利进⾏有效性审查。

美国也可以对涉案专利提起⽆效，但模式和流程与中国有较⼤区别。

美国对专利权效⼒的审查主要有两种模式：联邦地区法院对专利权效⼒的判断和美国专利商标局对专利权效⼒的审查。

联邦法院对专利权效⼒的判断
在出现以下两种情况时，联邦地区法院会对专利权是否有效进⾏判断：⼀是专利侵权诉讼中，被诉侵权⼈针对原告的专利提起专利⽆效抗辩或者提起专利⽆效的反诉。

⼆是提起确认专利⽆效的宣告判决诉讼。

专利⽆效抗辩是侵权诉讼中的⼀个环节，如果不满意法院对专利效⼒的认定结果，当事⼈不能针对该专效⼒的认定结果提起上诉。

专利⽆效反诉是独⽴的程序，对其判决结果则可以进⾏上诉。

由于美国专利法实⾏专利推定有效原则，在专利侵权诉讼中，提起专利⽆效抗辩的被诉侵权⼈负有证明专利权⽆效的举证责任。

联邦地区法院⾸先需要根据被诉侵权⼈提交的举证材料对专利的有效性进⾏判断，之后再进⾏专利侵权案件的审理。

在确认专利权⽆效的宣告判决诉讼中，⼀般情况下，和专利⽆效具有利害关系的⼈可以提起此种诉讼，如受到专利权⼈侵权警告的⼈可以提起该诉讼，同时提起该诉讼的原告需要提供证据来证明涉案专利⽆效。

通过法院提起专利⽆效诉讼时，不管是侵权诉讼中的专利⽆效抗辩还是专利⽆效的反诉，或者是专利⽆效的确权诉讼，法院均可以直接对涉案专利的效⼒进⾏审查。

美国在1971年之前的专利侵权诉讼中，对专利有效性的效⼒认定仅限于双⽅当事⼈，并不具有对世性。

后来，联邦最⾼法院认为对于已经经过司法认定的事实，如果其认定结果不具有对世性，还需要其他法院进⾏重复认定，会造成司法资源的极⼤浪费，最终判定在侵权诉讼中，法院对涉案专利效⼒的认定同样适⽤于另⼀案件即涉案专利的效⼒认定具有对世性。

若当事⼈不服美国联邦地⽅法院对专利效⼒的认定，可以上诉到联邦巡回上诉法院，仍不服其判决的，可以继续上诉到美国联邦最⾼法院。

⾏政机关对专利权效⼒的判断
随着2011年9⽉16⽇《美国发明法案》（《America Invents Act》）的签署，专利⾏政机构对专利权效⼒的认定具有以下⼏种⽅式：授权后复审制度(post-grant review)、当事⼈双⽅复审制度(inter partes review)以及单⽅再审查制度（ex parte reexamination）。

单⽅再审查制度是指在专利权有效期间，任何⼈包括专利权⼈均可以向美国专利商标局提起启动单⽅再审查的请求。

单⽅再审查制度强调公益性⽬的，任何⼈都可以为了公共利益对专利权的有效性提出质疑，申请专利商标局对专利权的再审查。

再审查程序启动以后，⽆法放弃或撤回该程序，该申请⼈也⽆法继续参与到后续的审查中，完全由专利商标局依职权对专利权效⼒进⾏审查。

单⽅再审查制度不会对当事⼈产⽣禁反⾔的效⼒，申请⼈依然可以依据相同的证据和理由向法院提起诉讼，由法院对专利权效⼒进⾏判断。

专利权⼈对通过单⽅再审查程序作出的专利权有效或者⽆效的决定不服的，可以向新设⽴的专利审判及上诉部申请复审。

对于专利审判及上诉部所作出的复审决定仍不服的，专利权⼈可以到联邦巡回上诉法院提起诉讼。

授权后复审制度规定，在专利授权9个⽉内，除专利权⼈之外的任何⼈均可以向专利商标局提起专利⽆效请求。

其中可以提起的⽆效宣告理由规定在修改后的第282条（b）(2)(3),具体为：第101条关于保护对象的规定，第102条所要求的新颖性，第103条的⾮显⽽易见性，第112条的记载要件但不包括最佳实施例（即不披露最佳实施例已不能成为专利⽆效的理由）以及第251条的再发⾏。

若申请⼈不能提交证明专利可能被⽆效的证据，则专利商标局局长不会启动授权后复审程序，不会对该专利进⾏效⼒审查。

在启动授权后复审程序，专利权⼈享有⼀次机会，对权利要求书进⾏删除或修改。

和单⽅再审制度⼀样，授权后复审程序同样也需要当事⼈到美国专利商标局下的专利审判及上诉部申请启动。

对授权后复审所确定的专利有效或者⽆效的决定不服的，当事⼈还可以起诉⾄联邦巡回上诉法院。

同时，该程序还规定了禁反⾔原则，即在授权后复审程序中提出的请求专利⽆效的理由和证据，在民事诉讼中不得以相同的理由和证据请求法院审查专利权的有效性。

《美国发明法案》还规定了授权后复审和民事诉讼的关系，具体为：（1）若申请⼈或利害关系⼈在授权后复审程序之前提起了民事诉讼来质疑专利的有效性则授权后复审程序不启动；（2）若在申请⼈提交授权后复审的请求之后，申请⼈或利害关系⼈通过提起民事诉讼来质疑专利权的有效性，则民事诉讼⾃动中⽌，直到：（a）专利权⼈到法院解除中⽌；（b）专利权⼈提起民事诉讼或反诉，主张申请⼈或利害关系⼈侵犯其专利权；或（c）申请⼈或利害关系⼈到法院撤销了诉讼。

可以看出，若申请⼈先通过民事诉讼来质疑专利的有效性，则不可以随后再提出授权后复审程序。

这表明，对于专利权效⼒的判断，司法途径要优先于⾏政确权，这也是与美国传统的以司法途径为主导的做法相⼀致。

若申请⼈提出授权后复审，再提起民事诉讼来进⾏专利确权，此时的民事诉讼需要中⽌。

但若专利权⼈提出申请⼈有专利侵权⾏为，则法院结束诉讼的中⽌，不等授权后复审的审查结果便开始进⾏案件的审理，其中也包括对专利权有效性的判断，这也体现出优先保护专利权⼈的态度，以及在对专利权的效⼒进⾏判断时，通过民事诉讼对专利效⼒的审查要优先于授权后复审程序对专利权效⼒的审查。

当事⼈双⽅复审制度是指在专利授权9个⽉后或者在授权后复审审查结束之后，除专利权⼈外的其他⼈均可以向专利商标局提起专利⽆效请求。

且当事⼈双⽅复审程序只能依据专利法102条规定的新颖性和103条规定的⾮显⽽易见性进⾏专利是否有效的审查。

该程序同样需要当事⼈到专利审判及上诉部提起启动审查的申请，不服当事⼈双⽅复审程序作出的专利有效或者⽆效决定的，同样能上诉⾄联邦巡回上诉法院。

当事⼈双⽅复审制度同样适⽤禁反⾔原则。

美国专利制度中，对于专利权效⼒的判断，采⽤了司法程序和⾏政程序的双轨制，既可以由法院通过司法程序对专利权的有效性进⾏判决，也可以由美国专利商标局⾏使⾏政权⼒对专利是否⽆效进⾏审查，且⾏政审查还包括授权后复审、当事⼈双⽅复审和单⽅再审查三种模式，使得专利⽆效的⼿段更为多样和灵活，对于意图⽆效某⼀专利的当事⼈⽽⾔，可以根据⾃⾝情况进⾏⾃由的选择。

专利侵权和涉案专利的⽆效这两种争议可以由同⼀法院的同⼀审判庭进⾏审理，这是美国模式与我国现有的专利制度的最⼤的区别。

采⽤美国这种模式，能够节约程序，使得当事⼈可以在专利侵权案件的审理中，直接向管辖法院提出对涉案专利有效性的质疑，由法院⼀并进⾏专利侵权和专利⽆效案件的审理，使得法院能够统⼀专利⽆效争议以及关于该专利的侵权诉讼的裁判尺度，即法院通过对涉案专利的效⼒进⾏审查后，对涉案专利的保护范围有了进⼀步的把握，进⽽再进⾏是否侵权的判断时，能够统⼀尺度。

若专利⽆效和专利侵权案件分属于不同法院进⾏审理，则两个法院均需要对涉案专利的保护范围进⾏认定和审查，容易造成两个法院对同⼀专利的保护范围认定不⼀致。

⽽且对同⼀专利由两个法院进⾏两次审查，也造成了诉讼资源的极⼤浪费。

同时这种模式也减少了当事⼈的诉累，当被诉侵权⼈认为涉案专利存在⽆效理由时，不需要再向其他法院或者专利商标局提起专利⽆效的请求，直接由管辖专利民事侵权案件的法院审理即可。

同时也避免出现我国⽬前的尴尬即专利侵权诉讼案件的审理还需要等待专利⾏政⽆效程序的审理结果，导致专利侵权案件久拖不决，纠纷解决所需时间很长，不利于保护专利权⼈的合法利益，也容易使被诉侵权⼈陷于长期的专利侵权纠纷中。

但这种模式也有⼀定的弊端，美国专利的授权机构只有专利商标局，但美国所有审理专利侵权的联邦地区法院以及接受专利权⽆效的确认宣告判决诉讼的联邦地区法院都有权宣告专利的⽆效。

这种制度对法官的⽔平有很⾼的要求，他们需要熟知专利的授权条件和⽆效条件，也需要对涉案的专利有到位的理解，也需要设法保持不同法院的审理⽴场的⼀致性。

法院能够恰当⾏使专利⽆效的权利，会很⼤程度上影响专利的稳定性。

为解决此弊端，美国设⽴了专门的专利上诉法院即美国联邦巡回上诉法院，负责受理对各联邦地⽅法院⼀审判决不服⽽提起的上诉以及受理专利审判及上诉部的审查决定。

进⽽实现了专利⽆效标准的统⼀，维护了专利的稳定性。

⽜炬钦
律师
北京天驰君泰律师事务所上海分所
教育背景：毕业于华东政法⼤学知识产权专业。

执业领域：曾任职于知名通讯公司及新型互联⽹公司，对企业内部知识产权管理和开发有较多经验，专长于企业的知识产权保护。