关于无效程序中修改权利要求若干问题的研究

关于无效程序中修改权利要求若干问题的研究魏征（笔名）版权声明：本文著作权属于作者本人，经作者授权在本网发布，未经作者明确许可，不得进行复制、转载等。

正文：一、概述根据专利法第56条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。

因此，权利要求书是用来确定专利保护范围的法律性文件。

对权利要求的修改，在不同的阶段，有着不同的具体规则。

在专利申请的审查过程中，权利要求的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，这是由于先申请原则的限制，不允许申请人利用修改将申请日以后的技术内容补充进来。

在专利授权后，一旦进行宣告专利无效的程序，对权利要求的修改受到了极大的限制，根据专利法实施细则第68条和《审查指南》的有关规定，此时只能修改权利要求书，而且，对于权利要求书的修改方式又规定了具体原则。

为什么在无效程序中，对权利要求的修改进行如此限制？如何理解权利要求书修改方式的具体原则，业界尚有不同的理解和做法；本文旨在对无效程序中修改权利要求若干问题进行初步的研究，以求抛砖引玉，希望引起这方面研究的争鸣和深入探索。

二、关于无效程序中权利要求修改原则的有关问题专利法实施细则第68条规定：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

该条的第二款进一步限定专利权人不得修改说明书和附图，也就是说，专利权人在无效程序中只允许修改权利要求书。

这条规定实际上是无效程序中权利要求书的修改原则，其核心是：这种修改不得扩大原专利的保护范围。

为什么要做出这样的规定？这主要还得从权利要求书的作用说起。

专利法律制度的正确实施，主要体现在两个方面；一是为专利权人提供切实有效的法律保护，二是确保社会公众享有使用现有技术的自由。

两者不可偏废。

因此，需要用授权的权利要求书形式，为专利权划出明确的范围。

所以说，授权的权利要求书是一种特殊的法律文件，它对专利权的批准授予以及专利权的保护有着十分重要的意义。

虽然说，在专利申请过程中，权利要求书仅表明申请人想要获得多大范围的权利，但是，一旦专利授权，权利要求书表明的范围则是国家给予专利权人的保护范围，并且以国家强制力为后盾，只要他人未经专利权人许可而实施的技术方案落入授权的权利要求书范围里，通常就构成专利侵权行为。

但是另一方面，经过授权的专利，必须采用法定形式即授权公告的形式向社会公开，其授权公告日即专利生效日。

授权公告后的权利要求书才产生法律效力，即通过公告产生公信力，这种公信力要求权利要求书必须是稳定的、明确的。

基于这样的要求，必须无效程序中权利要求书的修改做出明确的限制，使得修改后的新权利要求书的范围，也是公众能够预料到的，如果允许随意修改，很可能带来其他的法律问题。

（本文将在后面详细论述）三、关于原专利的保护范围《审查指南》第四部分第三章５.４规定了无效程序中权利要求书修改的原则：（１）不得改变原权利要求的主题名称；（２）与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围；（３）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（４）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

如上所述，笔者认为其中的“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”应该是最核心、最本质的内容。

如果允许改变原权利要求的主题名称，就会涉及权利要求的技术特征的改变，则通常会导致改变原专利的保护范围，这种改变也是一种广义上的“扩大原专利的保护范围”；同样，即使没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也可能出现扩大原专利的保护范围的情形，例如将原来只在说明书中记载的技术特征搬到权利要求中构成新的权利要求；所以，修改后的新权利要求，一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，也就是把原说明书中技术特征搬到新权利要求中也是不允许的。

依上述的理解，如果能正确地界定“原专利的保护范围”，《审查指南》所给出的原则，实质上就保留“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”这一条就行了。

实践中，恰恰是存在对“原专利的保护范围”有各种不同的理解，给审查和司法实践带来了混乱，其中比较典型的观点认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范围。

这种理解背离了《审查指南》的本意，是一种片面的理解。

笔者认为，正确的理解应当是，“原专利的保护范围”是由授权的权利要求书中的全部权利要求所决定的；所以，《审查指南》给出的必要前提是“与授权的权利要求书相比”，而不是仅仅以独立权利要求相比。

换句话说，授权的权利要求书与独立权利要求不能直接划等号。

毋须讳言，独立权利要求的保护范围是最宽的也是必须的，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中。

因而，有人据此认为，权利要求书的保护范围就等于独立权利要求的范围，也就是“原专利的保护范围”。

我们稍加分析就可以看出这种观点的逻辑错误。

专利法实施细则第２１条指出：“权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求”。

可见从权利要求书的构成上，它必须包括独立权利要求，还可以有从属权利要求。

从属权利要求在权利要求书中不是必须的，但并不意味着，权利要求书中只有独立权利要求。

当权利要求书中只存在独立权利要求时，才能认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范围。

既然通常的权利要求书中，既包括独立权利要求，也含有从属权利要求，那么“原专利的保护范围”与原权利要求书的关系是怎样的呢？换句话说，既然独立权利要求的保护范围是最宽，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中，那么从属权利要求对“原专利的保护范围”有何影响？如果按照上述观点推下去，必然得出：从属权利要求被淹没在独立权利要求之中了，从属权利要求对“原专利的保护范围”没有任何实质影响。

既然如此，《审查指南》的表述就应该改成“与授权的独立权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围”，不是更加直截了当吗？通过对下图１的分析，我们可以对何谓“原专利的保护范围”得出准确地结论。

图１从图１可以看出，权利要求２、３都位于权利要求１的范围内，由此认为权利要求１的保护范围最大是毫无疑问的。

但是，如果认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范围，就会出现新的问题，当独立权利要求１被无效掉的情况下，权利要求２、３都位于权利要求１的范围内，就会得出权利要求１和权利要求２也必然被无效的结论，这个结论显然是错误的。

笔者认为，在这种情况下，需要特别注意的是，权利要求１和权利要求２之间的地带，才是独立权利要求１真正被无效掉的范围，也就是图上最大的圈不存在了，但是另外两个圈还存在。

这样，才能说明权利要求２所确定的保护范围仍然存在。

由此可以推出“原专利的保护范围”的正确结论，即：原专利的保护范围”是由权利要求书的所有权项确定的，而不是由权利要求书的独立权利要求确定的。

进一步说，权利要求书确定的范围是由权利要求书中的每一项权利要求分别确定的，每一项权利要求都代表着一定的范围，“原专利的保护范围”就是每一项权利要求所确定的一组范围的并按照一定逻辑关系的集合。

而不是单单指的是独立权利要求所代表的最大的保护范围。

在正确界定“原专利的保护范围”之后，我们才能更好地理解权利要求书的作用，以及权利要求书中独立权利要求和从属权利要求的关系，进而真正理解无效程序中对权利要求书的修改限制的道理。

从上面图1的分析看出，权利要求１所代表的范围似乎就是权利要求１和权利要求２之间的地带，也就是一个一个封闭的带状的圆的范围，但并没有反映出其代表的最大保护范围。

这显然是上图表达上的局限造成的。

根据上述分析，权利要求书确定的范围是由权利要求书中的每一项权利要求分别确定的，我们不妨对图1加以改造，使之对应每一项权利要求所确定的范围，就不会出现误解了。

图２图2仅仅是为了本文叙述方便给出的权利要求的图示形式的一种表达，实际上这样的图示形式根据个案的不同，还可以有多种表达形式，但是并不影响本文的分析结论。

由图２可以看出，权利要求书所确定的范围，是其每一项权利要求分别确定的圆的集合，而独立权利要求对应这个集合中的最大的圆。

当独立权利要求１被无效掉后，权利要求２和权利要求３所在的圆仍存在，虽然这两个权利要求也要经受起无效的审查。

因此，在无效程序中，如何修改权利要求书使得其不扩大原专利的保护范围？《审查指南》给出的比较基准是与“授权的权利要求书”相比，也就是要考虑如图２所示的全部圆的集合，而不是单纯与独立权利要求对应的最大的圆相比。

图２给出的是由三个权利要求构成的权利要求书的图，在权利要求１所在圆和权利要求２之间所在圆之间，显然还存在着一个以上的圆的可能，也就是理论上还存在若干介于两个权利要求之间的权利要求的可能。

在无效程序中，是否允许通过修改权利要求书，找出这样一个或一个以上的小于权利要求１但是大于权利要求２的权利要求？换句话说，这样的修改是否属于扩大原专利的保护范围？这正是本文的下面一节所要讨论的问题。

四、关于权利要求书修改的具体方式的分析《审查指南》对无效程序中权利要求书修改方式作出了具体规定，指出“一般是指权利要求的删除、合并和技术方案的删除”三种形式，并分别给出了三种形式的解释。

笔者认为，无效程序中权利要求书修改的基本原则是“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”。

这一基本原则要贯穿到上述三种具体的修改方式中。

即按照上述具体修改的方式后得到的新的权利要求绝对不能违反修改的基本原则。

更进一步说，如果按照上述具体修改的方式进行修改，所得出的新的权利要求一定会符合上述关于修改的基本原则，那么，对上述关于权利要求书修改的具体方式进行深入细致的分析，总结出具有规律性的结论，就显得有着十分重要的实践意义，因此笔者试图找出上述三种修改方式的一些规律。

（1）关于权利要求的合并《审查指南》第四部分第三章第5.4节规定：“权利要求的合并是指两项或者两项以上从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，此时将所合并的技术特征组合在一起，形成了新的权利要求。

该新的权利要求应当包含被合并的权利要求中的全部技术特征。

” 下面通过举例来分析具体的修改方式。

例如：权利要求1:一种产品，其特征在于：包括特征A和B。

权利要求2:根据权利要求1所述的产品，其特征在于，还包括：特征C。

权利要求3:根据权利要求1所述的产品，其特征在于，还包括：特征D。

根据上述关于合并的规定，所述合并是指两项或者两项以上从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，换句话说，合并是仅指从属权利要求之间的合并，并且，从属权利要求都要从属于同一独立权利要求。

本例中，符合上述条件的有权利要求2和3，合并后，新的权利要求应当包含被合并的权利要求中的全部技术特征。

即应该包含了A、B、C、D。

（评注：这种合并后产生的技术方案，有可能在原说明书中没有记载，实际上已经超出了原始公开的范围，即使在原始说明书中有记载，也属于申请人在审查阶段放弃的权利要求，此时，通过无效程序又找回来了，这显然是对社会公众的不利益）上述的权利要求2和3分别直接从属于同一独立权利要求1，权利要求2和3两者之间并没有从属关系，如果两个要合并的权利要求之间有从属关系，情况又会怎样？不妨继续上面的例子：权利要求4:根据权利要求3所述的产品，其特征在于，还包括：特征E。