境外专利申请的流程方法与技巧-马佑平

揭秘境外专利申请的流程⽅方法与技巧

• ⻢马佑平

• 2015.7.15

提纲

一、如何选择境外申请的途径

二、巴黎公约途径的程序性技巧

三、PCT途径的程序性技巧

四、境外申请的申请文件准备和答复

五、PPH的使用及注意事项

六、境外申请的服务机构和费用

境外申请的途径

巴黎公约：中国专利申请à→外国国家申请

PCT途径：直接提交PCT国际申请à→进入国家阶段

中国专利申请à→PCT国际申请à→进入国家阶段

哪种好？

巴黎公约途径的特点

• 宽限时间短（自优先权日起12个月内） 适用案件：进入国家少或语种单一

• 费用少

适用案件：预算紧张

• 可修改文本

适用案件：技术方案要修改或补充

• 可多次进入

适用案件：发明和实用新型

PCT途径的特点

• 宽限时间长（一般自优先权日起30个月内）

适用案件：进入国家多、不确定

• 国际检索报告/国际初步审查

适用案件：后续程序需要利用检索报告的案件 • 国际阶段有额外的费用

适用案件：预算充足

• 一次进入

适用案件：进入类型单一

（除可转化或分案成其他类型的案件）

提纲

一、如何选择境外申请的途径

二、巴黎公约途径的程序性技巧

三、PCT途径的程序性技巧

四、境外申请的申请文件准备和答复

五、PPH的使用及注意事项

六、境外申请的服务机构和费用

• 进入语言：

1、能够用英语文本进入的主要国家/地区：美国、加拿大、澳大利亚、印度、新加坡、欧洲、南非。

2、能够先用英语提交延后提供本国语翻译的国家：日本（2个月）

• 关闭PCT国家通道的主要国家：

比利时、法国、希腊、意大利、荷兰。

• 有实用新型制度的主要国家

实审制：韩国（发明实用新型可互相转换）、巴西、波兰

非实审制：中国、中国台湾、日本（发明实用新型可互相转换）、德国（可从发明分案出实用新型）、法国、意大利、俄罗斯、西班牙、葡萄牙、澳大利亚

• 向国外律师事务所发出委托的必备文件：

1、指示函；

2、信息表 ；

3、提交文本；

4、委托书；

5、优先权证明文件（原件或扫描件）；

6、其他

• 切莫写错优先权数量、优先权号、优先权日和国家

• 尽早提出国家申请，不要等到12个月优先权期限届满

提纲

一、如何选择境外申请的途径

二、巴黎公约途径的程序性技巧

三、PCT途径的程序性技巧

四、境外申请的申请文件准备和答复

五、PPH的使用及注意事项

六、境外申请的服务机构和费用

p 国际阶段（以中国局为受理局）

• P CT国际申请的申请人的选择

中国法人、中国自然人、中外主体共同申请

• P CT国际申请的提交语言

中文、英文

• P CT国际阶段的规费

申：1130瑞郎+申附+审：2100人民币+传：500人民币 +优：150/个

约合：1万元人民币

p 国际阶段（以中国局为受理局）

• 国际检索报告意见不利的处理

1、分析检索报告书面意见，判断其审查结论是否正确。

2、模拟针对该审查结论的答辩意见和修改

3、如果不涉及保护范围的主动修改，一般不采取任何

动作（不做条约第19条修改）

• 是否提交国际初步审查？

如果不涉及保护范围的主动修改，一般不提交国际初步审查

p 国家阶段

• 超过进入期限（30或31个月）的补救

美国：陈述理由+补交费用（$1000 U SD），无严格时间限制； 加拿大：有宽限期，共计42个月，缴纳宽限费（ $200

CDN ）；

欧洲：收到丧失权利通知手后的2个月内，高额的宽限费。

中国：2个月宽限期，缴纳宽限费（￥1000 C NY）

p 国家阶段

• 费用

由中国局作为国际检索单位的PCT国际申请进入中国国家阶段时免交申请费、申请附加费和50%实审费。

考虑各国申请费收费情况：权利要求项数、独立权利要求、多项从属、说明书页数。

主要国家的申请文本收费概貌

1、日本、韩国：按权利要求数目逐个收费

2、欧洲：权利要求数目超过15项、50项以上附加费累进， 说明书（整体）超过35页有附加费

3、美国：权利要求数目超过20项、独立权利要求数目

超过3 项、多项从属权利要求均有附加费

4、印度：权利要求数目超过10项、说明书超过30页有附加费

5、澳大利亚：权利要求数目超过20项有附加费

p 国家阶段

• 推进各国审查程序手段：

1、同时请求实质审查

2、放弃采取某些修改并通知该国专利局（例如放弃在欧专局进行主动修改）

3、PPH（随后介绍）

4、新加坡—直接以有利的国际检索报告就可授权（非PPH途径）

5、利用各国/地区特有加速审查制度（非PPH途径）：加拿大、欧洲、美国

提纲

一、如何选择境外申请的途径

二、巴黎公约途径的程序性技巧

三、PCT途径的程序性技巧

四、境外申请的申请文件准备和答复

五、PPH的使用及注意事项

六、境外申请的服务机构和费用