实验室专利申请中常见问题分析

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1Hale Waihona Puke Baidu
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实验室专利授权情况
• 常见问题分析： “客体问题”、“公开不充分”、“新颖性/创造性”等严重 实质性缺陷的比例并不大，最为常见的是“不支持”、“不 清楚”等缺陷。 但两件“视撤”的专利申请涉及“客体问题”和“新颖性/创 造性”，由此可见严重实质性缺陷通常是难以克服的，影响 较大。
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如何缩短申请的周期
另一个审查意见相似的案例
申请号：200810105897 ，发明名称：用于视频稳定的快速全局运动估计方法 申请日：2008年5月5日 公开日：2008年10月8日 结案日：2010年5月12日 公开周期 5个月！审查周期 19个月！ 合计：24个月，2年时间。
1、第一次审查意见通知书：权利要求1中特征概括太大，未以说明书为依据。 2、意见陈述：将权利要求4并入权利要求1之中（说明了修改方式和出处）。 3、电话讨论。 4、通过补正的方式修改：修改了权利要求中不清楚的地方；对说明书发明内容 部分进行了适应性修改（说明了修改方式和出处） 。 5、授权。
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2011
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实验室专利授权情况
• 常见问题分析：
审查意见中的常见问题
客体问题 (A25/A2.2) 公开不充分 (A26.3) 新颖性/创 造性(A22) 不支持 (A26.4) 不清楚 (A26.4) 修改超范围 （A33）
问题类型
审查员并不是专家，省略的内容多了也会看不懂！！！
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应当避免的严重缺陷
• 说明书公开不充分（A26.3）：
上述案例的说明书中没有详细说明曲线的产生方法，而是概括性的描述了该 曲线的含义，虽然根据现有技术能够获得该曲线，但是在具体实施方式中省 略一些关键的步骤对于审查员的理解非常不利，毕竟审查员不是专家，而且 公开不充分的缺陷也不是每次都能争回来的。 在说明书撰写过程中，尤其是对于具体实施方式的描述应当详细、清楚。
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如何缩短申请的周期
总结：
对于修改者而言，提供修改对照页并说明修改的依据并不增加多少工作量， 因此如果是自己修改，请多做一步，提供修改对照页并说明修改的依据； 如果是代理人协助修改，请要求他们多做这一步。
代理机构业务繁重，很多时候工作能简则简。提高自身专利知识掌握程度， 可以有效督促和协助代理机构，加快申请的审批周期。
1、第一次审查意见通知书：权利要求1中特征概括太大，未以说明书为依据。 2、意见陈述：将权利要求2并入权利要求1之中，并根据说明书第4页19行至第5 页25行的内容对权利要求1进行了部分改写（未详细说明修改的出处，也未 提交修改对照页）。 3、第二次审查意见通知书：修改后的权利要求超出了原说明书和权利要求书记 载的范围；权利要求2存在表述方式不一致的情况，造成不清楚。 4、意见陈述：依据说明书第4页第22行至第5页第3行的记载对权利要求1进行了 修改（未详细说明修改的出处，也未提交修改对照页） 。 5、第三次审查意见通知书：继续指出修改超范围的问题；又发现一处表述不清 楚的地方。 6、意见陈述：继续修改（仍未详细说明修改的出处，也未提交修改对照页）。 7、第四次审查意见通知书：又指出两处表述不准确和用语不一致的地方。 8、继续修改（未详细说明修改的出处，也未提交修改对照页）。 9、授权。
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应当避免的严重缺陷
• 客体问题（A2/2, A25.1(2)）：
在审查时出于对“审查意见一致性”或“审查代价”的考虑，审查员一般不 会那么细致的区分同一申请的多个方案，也不会轻易改变审查意见，因此撰 写时一定要避免给审查员以“单纯算法”的印象。 避免单纯的算法，应当将算法应用到某一技术领域，并形成基于该算法的解 决方案。
实验室专利申请中常见问题分析
汇报内容
1. 实验室专利授权情况
2. 应当避免的严重缺陷 3. 如何缩短申请的周期
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汇报内容
1. 实验室专利授权情况
2. 应当避免的严重缺陷 3. 如何缩短申请的周期
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实验室专利授权情况
• 截止2012年5月4日，已公开的申请中：
(针对北航计算机学院数字媒体实验室2004-2011年的专利申请)
1. 积极与审查员沟通，善用电话讨论；
在收到第一次审查意见通知书之后，可以与审查员进行电话讨论； 对于不清楚如何修改的地方，可以征询审查员的意见； 对于审查意见有不同的看法，可以和审查员进行讨论； 审查员同意的情况下，意见陈述和修改替换页可以先发给审查员核实。
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如何缩短申请的周期
2. 节约审查员的时间就是节约你的时间；
2007年11月7日
2008年4月9日 2008年7月9日 2008年10月8日 2008年11月19日 2008年11月12日 2009年3月18日 2009年6月3日 2010年4月21日 2009年10月21日 2011年4月27日 2011年12月28日 2012年1月4日 2012年1月11日
不提供修改对照页，或不说明修改的出处，都会无谓增加审查员的工作量， 容易引人反感； 对于审查员未发现一些明显的缺陷，可以一并更正，避免再发一次通知书。
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如何缩短申请的周期
一个超长周期案例的分析
1、 申请号：200610113615 ，发明名称：一种基于边界梯度的视频流容错方法 申请日：2006年10月9日 公开日：2008年4月16日 结案日：2011年7月13日 公开周期 18个月！ 审查周期 39个月！ 合计：58个月，接近5年时间。
结案日
2008年3月26日 2011年7月13日 2009年5月20日 2009年8月5日
公开周期(月)
18 19 19 6
实审周期(月)
25 39 13 21
全申请周期(月)
43 58 32 27
2007年5月24日
2007年8月21日 2008年1月10日 2008年5月5日 2008年7月9日 2008年7月9日 2008年10月15日 2009年1月8日 2009年2月20日 2009年6月3日 2010年12月1日 2011年8月25日 2011年8月24日 2011年8月24日
2、 申请号：200610113617 ，发明名称：一种降低并行多数字信号处理器之间 申请日：2006年10月9日 消息传递开销的方法 公开日：2008年4月16日 结案日：2009年5月20日
公开周期 18个月！ 审查周期13个月！ 合计：32个月，不到3年。
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如何缩短申请的周期
一个超长周期案例的分析
例如: 交通规则；比赛规则；图书分类方法；字典编排方法； 仪器和设备的说明书；各种语言的语法；汉字编码方法； 计算机的语言和计算规则；数学理论和换算方法； 各种游戏、娱乐的规则和方法；信息的表述方法； 计算机程序本身。
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应当避免的严重缺陷
• 客体问题（A2/2, A25.1(2)）：
申请号：200810055859 发明名称：“基于Bernstein基的双正交小波构造方法及应用” 审查员指出：双正交小波的构造方法是一种抽象的数学理论，属于专利法第 二十五条第一款第（二）项规定的不授予专利权的范围。 实际上，本申请权利要求6要求保护的是一种实现图像压缩的方法，该方法 是有关双正交小波在数字图像处理领域的具体应用，是属于可以被授予专利 权的技术方案范畴。 城门失火，殃及池鱼！！！
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31 26 25 26 17 16 19 33 15
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实验室专利授权情况
• 申请周期分析：
审查周期趋势图
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
公开周期(月) 实审周期(月) 全申请周期(月)
2004
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
申请公开周期(月) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
2004 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2011 2011 2011
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如何缩短申请的周期
• 缩短申请审查的周期:
上述案例中，双正交小波的构造方法确实属于抽象的数学理论，但是将所述 构造出的双正交小波应用于图像处理领域，作为整体方案的其中一个环节， 则整体方案属于专利保护的客体。
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应当避免的严重缺陷
• 说明书公开不充分（A26.3）：
A26.3(专利法第二十六条第三款) 说明书应当充分公开。 说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，达到所述技术领域的技术人员能 够实现的程度。 申请号：200710120588 发明名称：“一种基于相关系数的自适应图像增强方法” 审查员指出：其中相关系数是基于附图中三条曲线获得的，但是并未说明上 述曲线是如何产生的，因此本领域技术人员无法实施该方案。
共有19项发明专利申请； 已授权专利13项；视为撤回的专利申请2项；
驳回的专利申请0项；在审/待审专利申请4项。
注：以下所说专利均指发明专利。
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实验室专利授权情况
实验室专利申请授权情况
•
专利申请的平均授 权率在50%左右 高校申请的授权率 明显高于平均值；
视撤专利数, 2, 13% 驳回专利数, 0, 0%
2009年5月27日
2010年3月17日 2010年2月24日 2010年5月12日 2010年9月8日 2009年12月9日 2010年2月17日 2010年8月4日 2011年11月14日 2010年9月8日
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8 6 5 4 4 5 5 14 5 5 4 4 5
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24 20 19 22 13 11 14 19 11
1. 积极与审查员沟通，善用电话讨论；
--更充分地表达申请人积极配合的意愿；
--更准确地了解审查员对修改的期望；
--更直接地消除审查员的一些误解。 2. 节约审查员的时间就是节约你的时间； --修改一定要提供修改对照页； --在意见陈述中说明修改的依据； --自我检查，一并修改一些明显错误。
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如何缩短申请的周期
判断标准是所属技术领域的技术人员，根据说明书的描述能够实现该发明。
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汇报内容
1. 实验室专利授权情况
2. 应当避免的严重缺陷 3. 如何缩短申请的周期
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如何缩短申请的周期
• 缩短申请公开的时间：
如果在提交申请的同时，提交“请求提前公开声明”， 公开时间可以从18个月减少为目前的5个月左右，能节约1年左右的时间。
•
•
高校申请的驳回率 较低；
高校申请的特点： （1）重视是否授 权，但不太在意保 护范围；（2）积 极配合修改。
•
已授权专利数, 13, 87%
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实验室专利授权情况
• 申请周期分析：
申请日
2004年9月3日 2006年10月9日 2006年10月9日 2007年5月24日
公开日
2006年3月1日 2008年4月16日 2008年4月16日 2007年11月7日
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汇报内容
1. 实验室专利授权情况
2. 应当避免的严重缺陷 3. 如何缩短申请的周期
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应当避免的严重缺陷
• 客体问题（A2/2, A25.1(2)）：
A2.2(专利法第二条第二款) 不属于专利法意义上的发明。 专利法所称的发明，是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。
A25.1(2) 智力活动的规则和方法； 智力活动的规则和方法，是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和 方法。
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谢谢大家！
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