关于两种优先权判断理论的比较研究

对于享有优先权的实质性条件，巴黎公约第4条H 规定：“不得以要求优先权的发明中的某些要素没有包含在原属国申请列举的权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，但以申请文件从全体看来已经明确地写明这些要素为限。”

由上述规定可见，在判断优先权是否成立时，一般是将在后申请中的所谓“要素”与在先申请的全文进行比较。但是，“要素”的确切含义，巴黎公约并没有进一步的规定。曾在一段时间内，对于“要素”应当解释为权利要求、技术特征、技术特征的组合、必要技术特征的组合，甚至是说明书或整个申请文件存在很大的争议。目前，在判断优先权是否成立时，各国专利工作者普遍将“要素”解释为技术方案。然而，对于“技术方案”应当如何理解又出现了较多分歧。例如，所谓“技术方案”是所有技术特征以不可拆分的方式构成的集合，还是能够构成一个技术方案的某些技术特征，如必要技术特征的集合？由此，在判断优先权是否成立时，在后申请权利要求中的技术方案是否必须完整地记载在在先申请中？如果在后申请权利要求中的技术方案是在先申请中记载的技术方案的改进、上位概括或是与在先申请记载的技术方案有交叉重叠，此时优先权是否成立？

上述问题的核心是，在判断优先权是否成立时，如何理解在先申请与在后申请进行比较的对象“要素”。对此，目前存在两种代表性理论，即“伞理论”和“拟

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制理论”。本文试图通过对两种理论内涵的解读，并结合两种理论在各国应用情况的分析，对两种理论进行比较，总结各自优缺点，为我国专利工作者在判断优先权是否成立时提供可参考的思路。

两种理论的内涵

所谓“伞理论”，就是将在先申请比作一把伞，将在后申请比作打伞的一个人，只要这个人在伞的下面，他就不会被雨水淋湿。换句话说，在这一理论下，只要在后申请权利要求的技术方案能够被在先申请公开的内容覆盖，不管是全部覆盖，还是部分覆盖，被覆盖的部分都能够享有优先权。

所谓“拟制理论”，就是在判断一件享有优先权的在后申请的新颖性和创造性时，将其申请日虚拟至优先权日。换句话说，在判断在后申请的新颖性和创造性时，将在后申请当作是在优先权日提出的申请，以优先权日作为时间基准来和现有技术进行比对。

两种理论在各国的应用

如前所述，在将所谓“要素”解释为“技术方案”的基础上，就“技术方案”应当如何理解，存在不同的理论解释，相应地，在各国的法律规定中，针对判断优先权是否成立时的比较对象，要么采用了与巴黎公约同样模糊的规定，要么虽然看似有完备的规定，但在审查实践中仍然难免操作不一致，有的采用伞理

关于两种优先权判断理论的比较研究

论的审查标准，有的采用拟制理论的审查标准，下面以欧洲、日本及中国为例进行说明。

（一）欧洲的规定和判例

欧洲专利公约第88条（3）规定，欧洲专利申请要求一项或多项优先权时，优先权只适用于欧洲专利申请中已经包括在被要求优先权的申请中的要素。

第88条（4）规定，如果要求优先权的发明的某些要素没有列在在先申请的权利要求中，只要在先申请的文件总的看来明确地公开了这些要素，仍然可以给予优先权。

根据上述条文第88条（3）和第88条（4），欧洲专利公约中，关于优先权的比较对象也采用了“要素”这一用语。而在审查实践中，虽然普遍的观点是将所谓的“要素”解释为“技术方案”，但是，就“技术方案”本身的解释经历了一个变化的过程，其中有代表性的案例如T73/88和G2/98。

在T73/88决定中，在后申请权利要求保护的是一种快餐食品，其中的特征“包含至少5%重量的油或脂肪”没有在优先权文本中记载；另外，优先权文本中只记载了食品中包含谷麸，在后权利要求中具体限定了“谷麸选自小麦麸、大麦麸、燕麦麸、黑麦麸、玉米麸以及它们的混合物”。在该决定的决定要点中指出：上述技术特征所起的作用仅仅是将优先权文本中较为概括的技术方案具体化，目的是进一步缩小权利要求的保护范围，但是增加这些技术特征没有改变发明的技术效果和功能，因此，在后申请的优先权成立。

由上述判决例可见，T73/88决定中允许增加了一个未在在先申请中披露的特征的权利要求享有优先权，其采用的是伞理论的审查标准。

在G2/98中，按照欧洲专利局（EPO）局长就Art.87（1）EPC的解释所提出的法律观点，扩大申诉委员会首先考虑的是，对“相同的发明创造”进行“窄”的解释是否与巴黎公约和EPC条款的有关规定相一致。“窄”的解释意味着，用于限定欧洲专利申请发明的权利要求的主题，也就是说，权利要求中所有技术特征的特定组合，至少要在优先权申请中隐含公开。扩大申诉委员会认为对“相同的发明创造”宽泛的解释，即通过区别与发明的功能和效果相关的技术特征和不相关的技术特征，使得修正、增补或删除了某个特征的发明创造仍被认定为“相同”的做法，是不恰当的，同时，也不利于优先权的正当行使。遵循申请人与第三方应同等对待的原则，以及遵循判断新颖性和创造性时所采用的原则，“相同的发明创造”应采用“窄”的解释方式，并且使之等同于Art.87（4）EPC中的“相同主题”。

在G2/98案之后，欧洲专利局在判断优先权是否成立时，比较统一地采用了将在后申请权利要求技术方案按照修改超范围的严格标准与在先申请公开的内容进行比较的方法，并且这一标准写入了EPO审查指南PART C第V章第2.2节中。不过，EPO采用修改超范围的标准并不意味着在后申请请求保护的主题必须要在先申请中有完全一致的记载。例如，欧专局审查指南PART C第V章第2.2节中列举了一个作为隐含公开的例子：一份申请公开了一种设备，该设备中涉及的固定部件是螺母和螺栓、或是弹簧扣、或是肘节式插销，只要在这些内容的公开中隐含了“可脱扣固定”的一般性概念，则一项包括“可脱扣固定部件”的设备的权利要求有权享受上述申请的优先权日。可见，G2/98决定后，EPO采用拟制理论的审查标准，但是，并不意味着要求在后申请请求保护的技术方案在在先申请中有完全一致的记载，在某些情况下，若在先申请公开的具体概念能够合理推出在后申请的一般概念，则认为在后申请与在先申请有相同主题，即有相同的“要素”。

（二）日本的规定和判例

根据日本审查指南1的规定，判断优先权是否成立，总的原则应该是将在后申请权利要求请求保护的发明与在先申请全文记载的内容，按照增加新规事项的原则（类似与我国关于修改超范围的标准，但需要注意的是，日本与我国修改超范围的标准不完全

1 日本《审查指南》，平成21年11月2日修订，第IV部分第1章第4.1小节。