[讲座11]同样发明创造的审查标准研究

同样发明创造的审查标准研究一、前言一项发明只能获得一项专利权，即禁止重复授权（Double－Patenting）原则，是专利法中一项非常重要的、最基本的法律原则，为各国专利法所奉行。

2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第9条第1款规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。

同时于2010年2月1日施行的《专利法实施细则》又给出了第41条第2款规定。

这一规定的目的就是为了保障公众及时了解专利申请的相关信息①，使公众在看到实用新型专利时即可知道就同样的发明创造还有一件发明专利申请有可能被授予专利权，从而采取适当的措施主动避免侵权行为；另外，申请人在申请时进行说明也为审查员提供了明确的线索，可以在发明专利申请的实质审查中及时通知申请人放弃在前获得的实用新型专利权，避免重复授权的发生。

笔者统计了自2010年2月1日《专利法实施细则》施行后所申请并授权的实用新型专利申请的总量为580400件，随机挑选了其中的235件实用新型专利，共检索到同一申请人于同日申请了同样的发明创造的有31篇（均在扉页的（ESM）项中进行了注明的），其比例高达13.19%；如此概率粗略推算的话，则共有约76563件发明专利申请具有同日申请并授权的实用新型专利，如果发明专利以70％的授权率计算，则在授权时需要审查员进行判断是否为重复授权的案件总量约为53594件，可见其数量之大。

即使进入了司法审查程序，争议点涉及到重复授权的案件仍然占有一定的比例，据统计，2001年至2011年10年间北京市第一中级人民法院知识产权厅审结的专利无效行政纠纷案件中，争议焦点为重复授权的案卷约占同期审结专利无效行政纠纷案件总数的10％。

由此可见，重复授权问题越来越成为审查程序和司法程序中的一个热点和难点问题，而对审查员来说，重复授权审查标准的统一也就成为了一个迫切的、亟待解决的问题。

二、重复授权审查的标准分析2．1我国目前关于同样发明创造的审查标准对于重复授权的审查标准，《专利审查指南2010》第二部分第三章6.1节规定：“判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同应当认为它们是同样的发明创造。

为避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请文件的内容进行比较②。

从目前我国《审查指南》中涉及的“同样的发明或实用新型”、“相同内容的发明或实用新型”、“同样的发明创造”以及“相同主题的发明或实用新型”这四个相似术语的比较可知③，新颖性审查中同样的发明或实用新型包括了其审查基准中所涉及的相同内容的发明或实用新型、具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段的直接置换。

而在判断的原则方面，相同内容的发明或实用新型、同样的发明创造以及相同主题的发明或实用新型的判断原则相同，不同只是比较的对象不同。

但是在实审过程中，由于同样的发明创造的判断涉及到任何单位或个人在申请日向专利局提交的专利或专利申请文件。

本文仅讨论同一申请人同日所提出的发明和已经授权的实用新型专利是否属于同样的发明创造的问题。

2．2他国同样发明创造的审查标准分析（1）美国“Double patenting”，是美国对重复授权的表达，根据美国的The Manual of Patent Exam?鄄ining Procedure 第804 节指出，在一个或一个以上的专利申请中，出现“double patenting”的情况只能发生在申请人相同或者部分相同时。

在美国，对“double patenting”的处理分为以“法定的”理由驳回和非法定的“显而易见类型”的理由。

美国专利局将上位概念的在后申请与下位概念的在先申请判断为相同的发明创造，例如溴和卤素。

美国即判断重复授权时，还要看上面提到的“显而易见类型”的理由。

美国法院认为，基础专利在先授权而从属专利在后授权是正常的；反之，如果从属专利在先授权而基础专利在后授权，这两件专利之间又存在共同的发明人或受让人，则认为属于重复授权，则不允许授予在后基础专利专利权。

因为从属专利即使先到期，公众还是由于基础专利还处于有效的保护期内而无法实施该技术。

（2）欧洲对于欧专局，由于重复授权情形常常发生在母案与分案之间，所以专门制定了相对具体的判断标准。

例如，如果母案的权利要求技术方案包括技术特征A和技术特征B，而分案权利要求的技术特征只有A，则欧专局肯定判断分案相对于母案属于相同的发明创造。

（3）日本日本特许厅对区别上下位概念的情况制定了非常具体的标准：如果在后申请是上位概念，该上位概念包括了在先申请的下位概念，尽管两份申请的申请日不同，也属于同样的发明创造，例如铁与金属:如果A,B两份申请的申请日相同，需要进行双向新颖性判断，即假设A在先、B在后申请，再假设B在先、A在后申请，分别用上下位概念来判断上述这两种情况是否属于相同的发明创造。

只有这两个判断条件同时满足，才会判断A和B是同样的发明创造。

三、判断是否属于同样发明创造的审查方法3．1审查方法笔者根据多年的审查经验，结合各国对重复授权的审查标准，提出了“全文内容制”与“权利要求制”相结合的判断是否属于同样发明创造的审查方法，由于现阶段我国指南规定判断同样的发明创造是将一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求进行比较，因此权利要求之间的比较，笔者称为“权利要求制”，即比较采用的狭义的内部证据（权利要求之间的比较），而将比较时需要考虑说明书内容的比较，称为“全文内容制”，即比较采用的狭义的外部证据（比较时考虑了说明书及其附图的内容）。

以下将结合图1所示的具体操作步骤并结合具体案例进行分析说明。

3．2案例分析（1）文意相同，不同表达方式图1针对发明和已授权实用新型的不同特征均清楚，文意相同只是表达不同的情况，这时无需引入说明书及其附图来解释，建议采用“权利要求制”进行比较，这也符合狭义的内部证据优先的比较原则，认为发明与实用新型专利属于同样的发明创造，二者构成重复授权。

【案例1】：发明专利申请的权利要求1主题名称“一种蜂箱”，已经授权的实用新型专利的权利要求1与本申请的权利要求1其他内容完全相同，只是主题名称为“一种蜜蜂饲喂系统”。

给出倾向性意见为：本申请的蜂箱就是饲养蜜蜂的蜂箱，也不涉及其他与饲养无关的系统，即本申请的“蜂箱”与实用新型专利的“蜜蜂饲喂系统”实质上都可以认为是饲养密封的蜂箱，因此本申请的权利要求1与实用新型专利属于同样的发明创造，构成重复授权。

（2）上下位概念对于区别在于上下位概念发明与授权实用新型专利申请的分析，虽然有研究者认为同一申请人的两份申请(专利)在满足授权的条件下，如果发现存在申请(专利)比在先申请(专利)保护范围大的两份申请，特别类似从属专利在前授权，基础专利在后准备授权的情况;或者在先申请(专利)是下位概念，而在后申请(专利)是上位概念的情况时，就应该认定为相同的发明创造，以防止申请人权利保护期不适当延长④。

而且在一些无效宣告审查决定中也利用了该观点对是否属于重复授权进行了判定⑤。

但是目前在实审程序中为了达到重复授权判断标准的一致性，还是认定该类发明与授权实用新型专利不属于重复授权。

因此在不同特征属于上下位概念的区别时，还是采用“权利要求制”进行比较，一般情况下二者不属于重复授权。

【案例2】：发明专利申请的权利要求1主题名称“一种风道板结构”，已经授权的实用新型专利的权利要求1与本申请的权利要求1其他内容完全相同，只是主题名称为“一种客车空调风道板结构”。

部门内给出规范做法及其理由为：实用新型的权利要求1中，明确限定了其是一种客车空调风道板结构，而本发明的权利要求1中，其限定的技术方案是一般风道板结构，“客车空调”对风道板结构有实质上的限定作用，因此，发明与实用新型权利要求1的保护范围不同，不属于同样的发明创造。

（3）用途、功能性限定对于区别在于用途与功能性限定的发明与授权实用新型专利申请的分析，则应具体分析该用途或功能性限定特征是否隐含了该产品的特殊结构，如果是的话，则认为二者属于同样的发明创造。

由于用途、功能性限定从文字上可理解其具体意义，因此关于不同点仅在于用途、功能性限定，一般还是采用“权利要求制”进行比较，不建议过多考虑说明书中的内容，给出以下两个案件为例：【案例3】：发明专利申请的权利要求1主题名称“一种用于雪糕板的吸尘检验挑选台”，已经授权的实用新型专利的权利要求3与本申请的权利要求1其他内容完全相同，只是主题名称为“一种吸尘检验挑选台”。

部门内给出规范做法及其理由为：本申请未体现出由于此用途导致吸尘检验挑选台的结构不同，同时基于二者说明书中完全相同的技术方案，认为二者构成重复授权。

【案例4】：发明专利申请的权利要求1主题名称“一种发动机端面皮带轮总成，包括发动机本体（１）和皮带（７）…”，审查员检索到同一申请人在同一申请日申请的已经授权的实用新型专利，其权利要求1与本申请的权利要求1其他内容完全相同，只是主题名称为“一种轿车发动机端面皮带轮总成”。

部门内给出规范做法及其理由为：实用新型的权利要求1中，明确限定了其是一种轿车发动机的端面皮带轮布置结构，而本发明的权利要求1中，其限定的技术方案是一般发动机的端面皮带轮布置结构，“轿车”并不能简单的看成一种用途限定，实质上其隐含了发动机端面皮带轮总成的特殊结构，因此，发明和实用新型不属于同样的发明创造。

（4）实用新型具有明显文字错误或引用不当对于此类造成不清楚缺陷的问题，由于实用新型克服该缺陷的做法唯一，所修改后的唯一结果与将授权发明专利申请的保护范围相同，因此一般在这种情况下，也是无需引入说明书及其附图来进行解释的，而是直接采用“权利要求制”进行比较，认定该发明与实用新型专利属于同样的发明创造，二者构成重复授权。

（5）实用新型不同特征部分得不到说明书支持应结合说明书的具体内容进行判断，该得不到说明书支持的技术手段是需要增加说明书具体实施方式所限定的内容来进行克服的，因此，一般来说，由于增加了说明书中相应部分所记载的具体技术手段，使得发明与实用新型专利申请的保护范围产生了变化，二者不构成重复授权。

这时需要采用“全文内容制”进行分析，一般情况下都认定该发明与实用新型专利不属于同样的发明创造，二者不构成重复授权。

（6）实用新型不同特征部分所限定的技术方案不清楚应结合说明书的具体内容进行判断，不同特征是否限定的技术方案不清楚，如果本领域技术人员无法理解该发明，需要借助说明书及其附图来理解该特征所限定的技术方案，这时应充分考虑说明书和附图中对该特征所作出的限定，来判断二者是否属于同样的发明创造。

由于申请人在发明专利的审查过程中已经克服了该缺陷，修改或增加了说明书中所具体限定的技术手段，因此需要采用“全文内容制”进行分析，一般情况下也都认定该发明与实用新型专利不属于同样的发明创造，二者不构成重复授权。