浅谈专利权无效与现有技术抗辩

浅谈专利权无效与现有技术抗辩
《专利法》第45条规定，专利权的无效是指自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

《专利法》第46条对决定程序及相对人的复议权作了如下规定：“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。

宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。

对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。

人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加
诉讼。

依照《专利法》第45条规定，任何单位或者个人，授予专利权的发明，实用新型或者外观设计，不具备《专利法》规定的新颖性、创造性和实用性等条件。

均可请求专利复审委员会宣告其专利权无效。

专利复审委员会经过审查，认为确实不具备专利条件的，可做出宣告专利权无效的决定。

《专利法》第五条规定：对违反国家法律，社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

如果国务院专利行政部
门对违反法律的发明创造授予了专利权，那么，任何单位或者个人均可向专利复审委员会提出该专利权无效的请求。

专利复审委员会经过审查，认为该请求属实，即可宣告该专利权无效。

依据《专利法》第二十五条的规定，如果国务院专利行政部门对该条所述的发明创造授予了专利权，则任何单位或者个人均可请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

提请专利权无效宣告的条件很容易满足，专利技术与自身无直接关系，但出于维护行业、技术领域健康发展，提请宣告专利无效的情况是比较少的。

在现实诉讼中，提请专利权无效宣告的要么是专利权人的被控侵权人，要么是权利人的竞争对手或潜在竞争对手。

究竟是否提请，关键要看提请宣告专利无效是否能有利于企业的发展。

一种情况是企业战略发展需要技术研发空间，而已有专利技术被别人掌握并不能绕开，这种情况下，出于发展需要，如果有足够证据支持就可以提请宣告专利无效；还有一种情况是被诉专利侵权情况下，或者是为了拖延审理时间，或者是有证据显示对方专利稳定性存在问题，也可提请宣告专利无效。

无论是权利所有人，还是无效请求人，都应该对专利无效程序有一个清楚的认识，双方一旦明确无效请求的目的，更能有的放矢，准备相应材料。

提请专利无效的理由包括现行专利法第22条、第23条有关新颖性、创造性、实用性的规定，现行专利法第26条有关专利权利要求书和说明书的规定，以及现行专
利法实施细则第2条有关发明、实用新型、外观设计的定义等。

结合上述规定，企业可通过对涉案专利技术重新检索，参照对比文件充分分析，查找存在的漏洞与缺陷，依照合法程序提请宣告专利无效。

对权利人来说，除了前期在专利申请文件撰写中尽量做到权利要求范围恰当，说明书及附图能够准确说明权利要求外，一旦遭遇专利权被提请无效，在应对过程中还需要采用一定策略。

首先，要对自身专利进行稳定性分析，重新界定权利的专利性。

看是否存在没有及时缴纳年费，或者其他非技术性因素导致的权利消失等因素。

如果通过专业机构确定权利不存在瑕疵，就要根据对方提出的证据，积极查找相关资料，逐一反驳。

其次，如果专利稳定性存在问题，有被全部或部分无效掉的可能，就要采取别的措施应对。

一方面，可以检查对比文件的适用性；另一方面，可以通过寻找对方拥有专利的漏洞，提请宣告专利无效。

一旦形成双方互被无效的状态，可为下一步和谈争取相对主动的状况。

最后，还要权衡专利的生命周期。

如果被诉无效专利对企业技术空间的拓展及已经没有多大价值，或者权利维护的成本与所带来的收益不成比例，就可以选择放弃应诉。

任何一项技术都有其相对的生命周期，如果涉案专利已经丧失继续维持的必要性，就应该及时放弃维护。

专利法第62条：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计
的，不构成侵犯专利权。

”由此，对于专利侵权诉讼中的被控侵权人来说，除了针对原告主张的专利权提出无效宣告请求或者依据专利法第69条作不视为侵犯专利权这两种方式之外，又多了一种利用现有技术抗辩的途径。

对于实施了现有技术的被控侵权人来说，利用无效宣告制度和现有技术抗辩制度都有可能解决其面对的侵权指控问题，但上述两种制度的立法目的及功能显然不同，在提出请求的主体、时机以及理由方面也有较大的差异。

对于普通的社会公众（包括潜在的被控侵权人）而言，只能通过无效宣告制度来对一项已经授权的专利是否符合法定条件提出质疑，而对于已被起诉的专利侵权案件的被告而言，如何选择适用两种制度应对自己面对的侵权指控亦具有重要的意义。

在司法实践中，如何更好地利用这两种制度维护自己的权益，对于当事人来说不无困惑。

如果被告是为了赢得市场竞争，增加经济效益，作为反抗专利侵权指责的反击。

无效程序启动将导致侵权诉讼审理的中止，时常被侵权者利用作为拖延时间的一种合法手段。

这就适用无效宣告制度；如果被告仅仅是为了赢得诉讼，维护自己的权利，则适用现有技术抗辩。

现有技术抗辩，又称公知技术抗辩，是被诉侵权人用于对抗专利权人侵权指控的一种不侵权抗辩，具体是指在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。

现有技术抗辩一旦成立，法院
就可以认定不侵权，节约了程序（无须走专利无效宣告程序），缩短了诉讼期限，有利于及时定分止争，因此，日益受到被诉侵权人及其代理人的重视，成为专利侵权诉讼法律实务的热点问题。

现在，我国法律允许被告采用现有技术抗辩，这实际上是在不宣告专利权无效的前提下，只要被告能够找到一项现有技术并将自己所实施的技术与之对比，得出其技术特征与之相同或者等同的结论，就可以免于承担侵权责任。

需要明确的是，被告所选择的技术必须是现有技术，而不能是保密技术。

现有技术抗辩一旦成立，被告的实施行为就不构成侵犯专利权的行为，从而也就不必承担侵权的法律责任。

根据专利法第22条的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

该规定明确了如下三点：1、时间界限：现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，是指优先权日，申请日以前公开的技术内容都属于现有技术，但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。

特别注意：抵触申请不属于现有技术；2、公开方式：在国内外出版物公开发表、在国内外公开使用、在国内外以其他方式为公众所知。

特别注意：旧专利法只规定了在国内公开使用；3、技术内容：现有技术须是为公众所知的技术内容，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。

特别注意：如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，
导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术也就构成了现有技术的一部分。

虽然对于利用了现有技术的被控侵权人来说，现有技术抗辩制度和无效宣告制度都可能使其免于停止侵权及赔偿责任。

无效宣告制度的目的是：为了防止不当授予的专利权对自由竞争的消极影响和对技术进步的不当阻碍，以在社会公众的辅助和支持下，对已授权专利是否符合相应的规定以及授予的专利权的权利范围是否适当进行再次审查，弥补授权机构资源和能力的不足。

现有技术抗辩制度在立法目的是：为了维护社会公众利用现有技术的利益，其直接理论支持来源于当前广泛被接受的知识产权激励理论。

两者有着较大差异，并且在提出请求的主体、时机以及适用的理由方面，都有很大不同。

具体的说：
（一）、在提出请求的主体方面。

现有技术抗辩仅仅适用于专利侵权诉讼已经进行且被控侵权人实施的技术属于现有技术的情形。

而对于更广泛的情形，例如市场主体为了减少投资风险或者扫清目标市场的知识产权障碍需要对已授权专利提出质疑、为了降低竞争对手利用持有的专利权进行宣传或者获取招投标中的竞争优势等情形，在能够确认或者通过咨询得知相关的专利权存在上述实质性缺陷的情况下，被控侵权方（或者社会公众）只能通过无效宣告制度来解决。

（二）、在提出请求的时机方面。

由专利法第45条的规定可知，无效宣告请求可以在专利授权之后的任何时间提起，包括专利权终止或者放弃（自申请日起放弃的除外）之后。

提出现有技术抗辩的时机在专利法和司法解释中均未提及，但就字面含义而言，现有技术抗辩只能在被控侵权诉讼进行期间主张，因为没有了专利侵权诉讼，就无从主张现有技术抗辩。

但由于侵权诉讼程序包括了一、二审程序，并且一、二审程序又包括了各个阶段，因此从操作的层面来说，现有技术抗辩的主张应当在某一具体的诉讼阶段提出，否则会造成当事人无所适从、司法标准不统一。

由于当前的法律及司法解释中并未对现有技术抗辩提出的时机作具体限制，在司法实践中也也比较困惑。

对此，结合司法实践我认为应当在一审程序庭审结束前提起：首先，从合理性上来说，对于实施现有技术的被诉侵权人来说，其应当明了其实施技术的来源，因此，对于面临的专利侵权之诉自然有在一审庭审结束前提出证据的能力，不存在找不到证据的问题，从而不适用最高人民法院《关于适用中华人民共和国民事诉讼法审判监督程序若干问题的解释》第10条关于新证据的规定；其次，如果允许当事人在一审庭审结束后甚至二审程序中提出现有技术抗辩，无疑会造成司法资源的浪费，以及对方当事人遭受诉讼突袭，这显然不利于专利权的保护，从这个角度来看，无效宣告相对于现有技术抗辩具有主动性，在作为
抗辩手段的同时也可以作为进攻竞争对手专利布局的手段。

（三）、在提出请求的适用的理由方面。

根据专利法实
“被施细则第65条第2款的规定，提起无效宣告的理由包括：授予专利的发明创造不符合专利法第2条（发明、实用新型和外观设计的定义）、第20条第1款（保密审查）、第22条（新颖性、创造性和实用性）、第23条（外观设计专利权授予的实体条件）、第26条第3款（说明书清楚、完整和充分公开）、第26条第4款（权利要求书得到说明书支持）、第27条第2款（外观设计图片或者照片清楚）、第33条（修改不得超出原申请文件的范围）或者本细则第20条第2款（必要技术特征）、第43条第1款的规定（分案申请的内容不得超出原申请文件范围），或者属于专利法第5条（法律、社会公德、公共秩序保留和遗传资源的保护）、第25条（不授予专利权的客体）的规定，或者依照专利法第9条（先申请原则）规定不能取得专利权。

”由此可知，提出无效宣告的理由基本涵盖了专利权授予时所要求的各项条件，对于已经授予的专利权不符合上述条件的，都可以提出无效宣告请求。

并且，在具体的无效宣告案件中，无效宣告请求人既可以单独地对涉案专利权相对于其提交的现有技术证据不具有新颖性和创造性提出质疑，也可以同时对涉案专利的说明书是否公开充分以及权利要求是否能够得到说明书的支持提出质疑。

并且，根据专利法及专利审查指南的相关规定，
无效宣告案件的主管机关专利复审委员会应当对其请求及
时审查并作出审查决定。

而现有技术抗辩针对的只是被控侵权人实施的技术为现有技术的情形，根据专利法第62条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若
干问题的解释》第14条的规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。

被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的
现有设计。

也就是说提出现有技术抗辩的被告只能依据一项现有技术以近似新颖性的标准提出抗辩，而不能将两项及以上的现有技术或者与公知常识进行组合。

因此，现有技术抗辩的适用范围会大大地减少。

需要说明的是，在现有技术抗辩的法律适用中，现有技术抗辩的对比是为了保护社会公众的基本信赖利益，而不是否定专利权的效力。

专利权人与被控侵权双方应该采取灵活态度，其中应引入成本核算制度，以企业的发展为取舍标准，有利于企业的战略目标和市场竞争优势的积累，以做出更有效的决策。