【知识产权案例分析】侵害商标权案例分析

莱斯公司诉亚环公司侵害商标权案案例分析

一、案件摘要

（一）基本案情

莱斯公司于2011年1月30日向浙江省宁波市中级人民法院起诉，诉称亚环公司侵害其商标权，一审法院认定亚环公司按照储伯公司的要求生产带有“PRETUL”商标的涉案产品属于定牌加工行为，且亚环公司在其加工的产品和所附包装、说明书上标注“PRETUL”商标的行为属于商标法意义上的使用行为，而该“PRETUL”商标与莱斯公司依法享有的注册商标构成相同，亚环公司与莱斯公司生产的商品也属同类，据此判决亚环公司构成侵害侵犯商标权。莱斯公司、亚环公司均不服一审判决，分别向浙江省高级人民法院提起上诉。二审法院支持一审法院的意见，认为亚环公司的行为构成对商标权的侵害。最高法院提审了本案，最终撤销了一审二审的判决，认为亚环公司不构成侵害商标权。

（二）最高院判决意见

最高院推翻了一审二审的意见，认为亚环公司受委托，按照储伯公司的要求生产产品，在产品上贴附“PRETUL”标识的行为仅属于物理贴附行为，因该标识在中国境内不能发挥识别功能故不具有商标属性，因此在产品上贴附标识的行为也不属于商标法意义上的商标使用。

最高院认为，根据商标法第四十八条规定①，商标法意义上的“使用”指的是“用以识别商品来源的行为”，而涉案产品不在中国境内销售，没有发挥商标的识别功能，不具有商标的属性，故定牌加工不能认定为商标意义上的使用行为。而根据商标法第五十七条第（一）项，判定商标构成侵权，需以涉案行为是否构成商标法意义上的使用行为为前提，既然定牌加工不属于商标法意义上的使用，则无需再讨论商品是否相同或类似、商标是否相同或近似。故亚环公司的定牌加工行为，不构成对莱斯公司“PRETUL”商标的侵犯。

②第四十八条本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

二、争议焦点

最主要的争议焦点是以下两点：

1.定牌加工行为是否构成使用

根据商标法第五十七条第一、二项②的规定，在没有权利人许可的情况下，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，属于侵犯注册商标专用权的行为，所以判断定牌加工行为是否构成使用是判断是否构成商标侵权的前提。若认定定牌加工行为不属于商标使用，则当然地排除了定牌加工侵害商标专用权的可能性，而商标法第四十八条关于商标使用行为的规定未明确界定定牌加工行为的性质，故在定牌加工行为是否构成使用的问题上，理论和实践都出现了很大的分歧。

2.判断商标侵权是否以混淆可能性为前提

最高院的判决中，涉案产品全部出口不进入国内市场从而没有造成中国境内消费者混淆之虞，也不会对境内权利人的商标造成实际损害。

根据商标法第五十七条第一、二项，商标相同、商品类别相同，构成侵权无需“容易导致混淆”；商标近似或商品类似，构成侵权需要“容易导致混淆”。据此在定牌加工商标侵权纠纷中，若商标和商品都相同，以不会导致混淆为理由，似乎不能当然地认定定牌加工行为不构成商标侵权。

三、理论分析

1、定牌加工行为是否构成商标意义上的使用行为

对于商标使用的规定，修改后的商标法列举了几种行为，并强调商标意义的使用是“用于识别商品来源的行为”。从条文来看，法律并没有明确界定商标使用的本质，仅从表面我们无法否认定牌加工行为构成商标意义上的使用，因为定牌加工中将涉案商标贴附在商品、包装、容器等的行为，属于第四十八条中列举的行为，并且该商品将投入市场即商标将发挥其识别功能。但有些学者认为在定牌加工中，境内加工方按照境外委托方的要求贴附商标的商品全部出口，未在国

②第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；